以显著性的动态变化谈正当描述性使用商标的认定

作者 | 陈颖 福建省高级人民法院法官 蔡伟 福建警察学院法律系副教授

裁判要旨

经核准注册为商标的通用名称或者描述性标志，其权利人在后续使用过程中，若缺乏对该商标的持续使用、宣传和推广，且他人在相同或者类似商品上使用相同或者近似标志时没有进行及时维权，会使该商标的显著性不断减弱、淡化甚至最终沦为某种通用名称或者某种描述性词汇。在此种情况下，行为人在描述其商品或者服务时对与该商标相同或相似文字进行的合理使用不受法律约束。

案情简介

福州市马尾区大掌柜贸易有限公司（下称大掌柜公司）系第384939号“椰子”商标（下称涉案商标）的被许可使用人，该商标于1991年3月30日被核准使用在第25类的鞋商品上。福建省莆田市佰良信息技术有限公司（下称佰良公司）于2011年4月18日提交第9355445号“Dliziz丁丽姿及图”商标的注册申请，该商标于2012年被核准使用在第25类的服装、鞋等商品上。在经营过程中，佰良公司开设了名为“丁丽姿运动户外旗舰店”的网店，并上线了标称“Dliziz 正品椰子款休闲跑步鞋”的多款商品。大掌柜公司认为，佰良公司未经授权在同类商品上使用“椰子”等字样的行为，会使相关公众误认为与大掌柜公司被许可使用的涉案商标“椰子”存在关联关系，容易误导消费，涉嫌构成商标侵权。据此，大掌柜公司将佰良公司起诉至莆田市中级人民法院（下称莆田中院）。

莆田中院经审理认为，相关公众通过各种搜索引擎搜索“椰子鞋”，搜索结果大多是德国阿迪达斯有限公司（下称阿迪达斯公司）与美国知名说唱歌手坎耶·维斯特（Kanye Omari West）联名发布的“yeezy”运动鞋以及类似样式的流行鞋子，大掌柜公司也认可市场上把“yeezy”音译为“椰子”，“椰子”是一款鞋型。可见“椰子”代表的是一种新潮、文化现象，“椰子鞋”是对一类鞋的款式的描述。佰良公司在其所售的鞋子的标题上使用文字“椰子”，只是对所售鞋子款式的描述，并非商标性使用，其标题中的“Dliziz”才是商标性使用，用于指示所售鞋子的来源。而且佰良公司没有在商品标题中突出使用“椰子”字样，不会使相关公众误认其所使用的“椰子”字样与大掌柜公司享有普通许可使用权的涉案商标“椰子”存在关联关系。综上，法院认为佰良公司未侵犯涉案商标专用权。据此，一审判决驳回大掌柜公司的全部诉讼请求。

大掌柜公司遂向福建省高级人民法院（下称福建高院）提起上诉。福建高院经审理认为，佰良公司在推广其生产的“Dliziz丁丽姿”品牌运动鞋时使用“正品椰子款”等字样，没有侵犯大掌柜公司对涉案商标享有的专用权，再次明确了椰子代表的是一种新潮、文化现象，“椰子鞋”是对一类鞋的款式的描述，佰良公司在其销售的鞋子的标题上使用“椰子”字样，只是对所售鞋子款式的描述，并非商标性使用，没有侵犯大掌柜公司享有的“椰子”商标专用权，据此驳回了大掌柜公司上诉，维持一审判决。

案件分析

根据我国商标法第九条规定，申请注册的商标，应当有显著性，便于识别。标志的显著性关键取决于标志与相关商品或服务之间的关系，即一件标志与其所使用的商品或服务之间联系越密切则显著性越弱，反之则显著性越强。商标的显著性可以分为固有显著性和获得显著性，固有显著性是指某些标志在用于特定商品或服务时，从一开始就具有显著性；获得显著性是指某些标志本身缺乏固有显著性，只是通用标志或者描述性标志，但经过权利人长期使用和广告宣传后，消费者已经逐渐意识到它们是在指示特定商品或服务的出处，而不仅是对商品或服务进行描述，如通用名称或者描述性标志经过长期使用获得其他含义之后可具有指示特定商品或服务出处的功能，后天获得了显著性，能够作为商标注册。需要注意的是，某件标志在申请商标注册时具有一定的显著性，但在后续的使用过程中，由于权利人没有进行持续的宣传推广，他人在相同或者类似商品上使用相同或者近似标志时也没有进行及时的维权，从而导致该商标的显著性不断减弱、淡化甚至最终沦为通用名称或者描述性词汇。

该案中，虽然“椰子”一词本身指代一种水果，并非臆造词，但作为商标被核准注册使用在鞋类商品上具有一定的固有显著性和识别性。大掌柜公司并没有提供相关证据证明其在涉案商标获准注册后进行了持续使用、宣传和推广，无法证明涉案商标的知名度；同时，没有证据显示市场上出现“椰子鞋”商品后，大掌柜公司第一时间进行了积极的维权。结合在案证据和所查明事实，该案一审和二审法院均认为至该案诉讼发生时，虽无证据证明“椰子鞋”已经成为一种法定或是约定俗成的的通用名称，但“椰子鞋”实际上已经成为一种新潮文化现象的代表，从消费者的角度来看，会认为“椰子鞋”只是指代某一类鞋的款式。这使得涉案商标“椰子”在鞋类商品上的显著性大大减弱，其指示商品来源功能的效果明显低于其第一含义的指代作用，涉案商标的保护强度自然被弱化。

认定商标侵权的一个重要前提是被告的使用行为必须构成商标性使用，这是必不可少的一个独立要件。而在实践中，很多被告会以其对相关标志的使用属于描述性使用而非商标性使用为由进行不侵权抗辩。描述性使用又称叙述性使用或说明性使用，是指行为人在描述其商品或者服务时对与他人商标相同或相似文字进行的合理使用。描述性合理使用包括对自己名称或地址的使用、商品通用名称以及自己商品或服务特性的描述等。相对于普通商标而言，由于含有描述性成分的商标缺乏先天显著性，在指示特定商品来源和商品提供者的效果上明显低于其第一含义的指代使用。如果禁止他人的正当性使用，显然是将一种公共资源演变为一种垄断性资源，这对于其他经营者来说显失公平，对于正常的市场竞争也不利。

该案中，佰良公司在其销售的鞋子商品的标题上使用文字“椰子”，只是对所售鞋子款式的描述，并没有发挥指示商品来源的商标性作用，并非商标性使用；其标题中的“Dliziz 丁丽姿”才是商标性使用，用于指示所售鞋子的来源。同时，佰良公司没有在商品标题中突出使用文字“椰子”，其并无故意误导公众的主观意图，客观上也不会导致消费者产生混淆、误认。

需要注意的是，即便某一件商标中含有描述性元素，在其获准注册后非经法定程序撤销或被无效前，其相关合法权益也应受到保护，他人需本着善意、合理和描述性的出发点使用，尽量与注册商标划清界限，否则还会有侵权风险。同时，商标的价值应当在实际使用中得到体现和提升，商标的知名度和显著性只有通过持续的使用、宣传及推广才能不断增强，与商标权利人提供的商品或服务来源之间建立起稳定的联系。对于商标中的元素，特别是文字内容有可能被通用化或者成为核定商品上的描述性词汇的趋势，商标权利人一定要在一开始引起注意，对于其他经营者的不当使用行为要积极维权，从而确保自己的商标在显著性上不被弱化。