涉外商标被驳回？如何应对和克服？

一、近似驳回

在审查过程中，世界各国最为常见的驳回理由莫过于因与在先商标相同或近似而被驳回。商标在文字字形、读音、含义，或图形的构图、颜色、外观，或者文字与图形的整体结构近似，使用在相同或类似商品/服务上，容易使消费者对商品/服务的来源产生混淆的，都有可能被判定为近似商标。

● 字形近似：

商标在字形上构成近似是各国普遍通用的近似驳回理由。如以下案例：

● 读音近似

在日本和韩国，与商标字形和含义相比，商标读音是商标近似判定中更为重要的考量因素。如以下案例：

● 含义近似

商标虽然在文字构成和读音上完全不同，但含义相同或近似的，有可能被判定为近似商标。由于全球语言的多样性，在欧美地区，来自世界各国的移民较多，因此，除英语外，审查员在审查过程中还会考虑西语、意大利等他国语言。如以下案例：

应对方案

1、删除冲突项目

在因部分商品项目构成类似而被驳回时，如被驳回项目并非申请人的主营产品，可以考虑删除，适当放弃冲突项目。

2、不近似答辩

不近似答辩需结合具体的驳回理由和商标情况来进行分析。审查员可能会基于音、形、义等任一方面的近似，有可能造成混淆而下发驳回。因此，在复审中消除或者降低混淆可能性是不近似答辩的核心。

√综合考量申请商标与引证商标在构成要素、整体外观、显著部分、含义、指定项目等方面的区别来进行论述；

√提交商标在申请国的使用证据材料，包括最早使用情况、产品销售、广告宣传等有关证据，以证明商标经过使用已享有一定的知名度，不易造成消费者混淆；

√商标近似判定还需结合指定商品或服务来决定，国内基本参照具体的类似群组来判定类似与否，而在美国、加拿大、哥伦比亚等国家，市场会作为重要的考量因素。审查员会依照商品或服务的性质、用途、销售渠道、消费对象、销售方式等方面进行判断，如认为商品或服务在性质、用途等存在相同的，或者有可能导致消费者混淆的，即使属于不同类别，都有可能认定为构成类似。因此，不近似答辩可结合商品或服务在以上相关因素的差异来进行争辩。

3、 对引证商标提出不使用撤销

大部分国家对商标使用都有具体的规定，如澳大利亚、韩国等国家要求商标必须在注册后3年内使用；欧盟商标必须在注册后5年内在欧盟的任何国家进行使用。针对引证商标，可以考虑提出不使用撤销申请，如引证商标被成功撤销，则将成功克服驳回。

4、 协商共存制度

世界知识产权组织(WIPO)指出：“商标共存是指两个不同的企业使用相同或近似的商标而不必然影响各自商业活动的情形。”【1】目前，世界各国对商标共存制度的态度不尽相同。像欧盟、英国、新西兰、印度等国家和地区在商标近似判断的审查实践中对于共存协议持完全接受的态度；而美国、新加坡、马来西亚、加拿大等国会根据具体案情进行审查，考量是否会造成公众混淆等多种因素，从而做出裁定，并不一定全盘接受。因此，在接受共存制度的国家，可以尝试与在先商标权利人进行协商，如对方同意出具共存协议，则可成功克服阻碍。

申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别。对显著性要求比较高的国家和地区主要有：欧盟、马来西亚、俄罗斯、加拿大等。通常的缺显驳回理由包括：属于商品或服务的通用名称或常用名称；仅直接表示商品或服务的质量、性质、用途或其他特点的；不具有商标识别商品/服务来源的作用等等。

应对方案

与国内相比，国外对于商标显著特征的审查会相对宽松。缺显驳回通常是针对纯文字商标，一般可从以下方面着手以进行复审：

1、 从商标本身的设计来进行反驳，如说明商标设计的独创性，创意组合等；

2、 通过援引在先相似的商标注册情况和法院判例来进行争辩；

3、 提交商标在申请国的使用情况说明和使用证据，以此表明该商标经过广泛的推广和使用，在相关市场上积累了知名度，已经可以用来区别商品或服务的来源，具有可注册性。（使用证据越充分，则成功率越高。）

4、 由于各国对于商标显著特征的审查标准会有所不同，如欧盟对这方面的审查日趋严格，同一商标申请欧盟商标和英国商标，在欧盟因缺显而被驳回，在英国已顺利注册。因此，针对核心市场在欧洲地区的申请人，当遭遇驳回时，除了驳回复审外，还可以尝试欧盟商标转单国商标申请的方案，将欧盟商标在重要的成员国内进行转化来最终获得保护。

除了以上两种常见驳回理由外，在涉外商标申请注册过程中，可能还会遇到以下驳回理由。

● 放弃专用权

很多国家和地区都存在商标放弃专用权制度，如美国、俄罗斯、南非、马来西亚、印度、台湾等。在审查过程中，如商标中包含了不能注册的部分，审查员会要求申请人放弃该部分专用权。审查员一般会考量该词是否为常见通用词、行业通用词汇或对指定商品或服务是否具有描述性等。比如，在30类“食品”上申请“XX FOOD”，“FOOD”属于直接描述商品内容的部分，需要放弃专用权。

应对方案

接受审查员的意见，声明放弃商标部分专用权。放弃部分专用权并不影响商标整体的专用性，对申请人的影响不大。如不想放弃，也可以递交复审进行争辩。但根据实践经验来看，成功几率相对较低。

● 商标联合

商标联合是一种特殊的商标制度，广泛存在于英美法系国家，特别是非洲地区，如南非、纳米比亚。审查员会依职权要求同一所有人将其相同或近似的商标申请进行联合。联合后的商标需要一并进行转让或变更，但商标联合并不会改变各商标申请的原有信息和状态，被联合商标各自仍然是独立的申请，可以单独进行维权。

应对方案

接受审查员的意见，同意将商标进行联合即可成功克服驳回。

以上为涉外商标申请中有可能遇到的驳回理由。在商标审查过程中，针对一些简单的驳回理由，一般通过简单答复即可克服。而对于一些复杂的案件，亦可以采取针对性的抢救对策与措施，巧妙结合多种方案，尽可能提高复审成功率，让商标起死回生。因此，商标被驳回不用怕，最重要的是及时与代理所沟通，根据具体情况选择最佳方案来进行驳回复审，争取注册成功。

注：

【1】  Nanayakkara ,T.(2006) .IP and Business: Trademark Coexistence. WIPO Magazine. Issue No. 6, 18.