创造性与说明书充分公开等授权条件之间的关系

鹿特丹医学中心、克雷格诉国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷案——创造性与说明书充分公开等授权条件之间的关系

 一审案号：（2018）京73行初2154号

二审案号：（2019）最高法知行终127号 

裁判要旨

专利申请的创造性、专利说明书充分公开、权利要求应当得到说明书支持等法律规定的授权条件在专利法上具有不同的功能，原则上不应当将属于说明书充分公开等授权条件所应审查的内容纳入创造性判断中予以考虑，否则既可能使创造性判断不堪承受重负，又可能制约申请人对说明书充分公开、权利要求应当得到说明书支持等授权条件进行实质性论辩，还可能致使说明书充分公开等授权条件被搁置。　
案情介绍

上诉人（原审被告）：国家知识产权局

被上诉人（原审原告）：伊拉兹马斯大学鹿特丹医学中心（简称鹿特丹医学中心）

被上诉人（原审原告）：罗杰•金登•克雷格（简称克雷格）

鹿特丹医学中心和克雷格作为发明专利申请人，于2005年7月22日提出名称为“结合分子”的发明专利申请，申请号为201210057668.0，最早优先权日为2004年7月22日，公开日为2012年9月12日。经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2015年10月8日驳回了本申请。鹿特丹医学中心、克雷格对上述驳回决定不服，于2016年1月22日向国家知识产权局提出了复审请求。经形式审查合格，国家知识产权局于2016年2月26日依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见书中坚持原驳回决定。随后，国家知识产权局成立合议组对本案进行审理。国家知识产权局于2017年1月20日向鹿特丹医学中心、克雷格发出复审通知书。在上述程序的基础上，国家知识产权局于2017年9月5日作出被诉决定。鹿特丹医学中心和克雷格不服决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

北京知识产权法院原审判决：撤销被诉决定，国家知识产权局就鹿特丹医学中心、克雷格针对申请号为201210057668.0、名称为“结合分子”的发明专利申请提出的驳回复审请求重新作出审查决定。一审案件受理费人民币100元，由国家知识产权局负担。国家知识产权局不服原审法院判决，向最高人民法院提起上诉。

最高人民法院二审认为，原审判决认定事实基本清楚，适用法律正确，应予维持。国家知识产权局的上诉请求不能成立，应予驳回。遂判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费人民币100元，由国家知识产权局负担。 典型意义

根据专利法的规定，在专利实质审查程序中，专利审查人员需要对专利申请的新颖性、创造性、实用性等所谓“三性”进行审查，同时也需要对说明书是否充分公开、权利要求是否得到说明书支持、修改是否超范围等授权条件进行审查。专利法针对授权条件作出了各种规定，这些授权条件都是各有各的目的，各有各的功能。专利审查人员在专利实质审查程序中要全面审查专利申请是否满足各种授权条件，不能顾此失彼，不能以此代彼，也不能混淆彼此。

本案争议焦点为涉案专利申请是否具备专利法规定的创造性。创造性判断所运用的“问题—解决方案”思路中，一般遵循三个步骤：确定最接近的现有技术；确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；判断要求保护的发明对本领域普通技术人员而言是否显而易见。在第二个步骤中，确定发明实际解决的问题时，通常是以最接近的现有技术为参照，在分析发明与最接近的现有技术相比所存在的区别特征的基础上，考虑区别特征整体上所能达到的技术效果来确定。

本案中，国家知识产权局上诉主张中提出关于本申请是否公开了制备人源可溶仅有重链的抗体及是否有数据支持和验证等问题，这实质上是对说明书是否充分公开这一授权条件进行审查，并不是创造性判断中应当予以考虑的。二审法院在本案中明确指出，这种做法在客观上混淆了创造性判断与说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等不同法律标准。同时，二审法院也澄清了技术问题、区别特征和技术效果之间的关系，即区别特征的确定是理解发明实际解决的技术问题的基础，在此基础上考虑本领域普通技术人员在阅读说明书所记载的内容后能够得出的技术效果。