商标善意共存历史对驰名商标跨类保护的影响

商标注册制度赋予不同主体在不相同或不相类似的商品及服务[1]上分别就相同或近似商标各自注册商标的权利。鉴于商标资源的有限性，即使排除抢注、攀附等情况，不同主体出于偶然因素同时或先后选择相同或近似标识在不同类别或同一类别不同群组的商品上申请注册商标并分别获准注册的情况也在所难免，由此形成不同主体在各自不同的主营商品上分别注册、使用相同或近似商标的局面。我们不妨将这种排除抢注、攀附等情况而因偶然因素所形成的不同主体在各自不同的主营商品上注册、使用相同或近似商标的情况称之为商标善意共存。[2]

在商标注册、使用初期，不同主体通常能和平共处。然而，随着时间的流逝，各主体的经营状况和品牌知名度难免参差不齐，若其中一主体所持有的商标已经构成驰名商标，该主体便拥有了寻求跨类保护的权利和动力，其矛头则有可能指向与其拥有商标善意共存历史的相关主体。在此情况下，该商标善意共存历史是否有必要在驰名商标跨类保护案件中予以考虑？如果有必要，其又将如何影响驰名商标的跨类保护？本文将结合司法实践中的相关典型案例，就相关法律问题展开探讨，以期抛砖引玉，引发同仁对相关法律问题的关注和进一步思考。
一、商标善意共存历史在驰名商标跨类保护案件中应当予以充分考虑。

无论理论界还是实务界，均一致认可驰名商标的跨类保护应为适度保护，而非绝对的全类保护，在给予驰名商标跨类保护的同时需要兼顾对其他商标所有人权利的保护。要实现“适度保护”，需要解决的问题实质上可归结为如何合理界定争议双方的权利边界。
商标法对驰名商标跨类保护权利边界的界定仅作出了原则性的规定，更为细化的界定规则及考量因素则见诸于原国家工商行政管理总局发布《商标审查及审理标准》以及最高人民法院（“最高院”）发布的相关司法解释中。由于现实状况纷繁复杂，个案案情差距较大，为避免挂一漏万，涉及驰名商标跨类保护考量因素的相关条款普遍采取了开放式的列举方式，以“其他相关因素”作为条文的结尾。故在现行法律框架下，除了明确列举的因素外，其他与案件相关的因素被纳入考量范围不存在法律适用上的障碍。
对于双方具有商标善意共存历史的案件而言，诉争商标所有人基于其善意注册商标在核定商品范围内使用获得商标专用权，既包括己方在该领域正当、合理使用商标不受禁止或限制的权利，也包括禁止其他任何主体（包括驰名商标所有人）跨入该领域的权利，该等权利显然直接影响到他人驰名商标跨类保护范围的界定。若忽视该既有权利，则极易形成对驰名商标过度保护的局面，从而不当影响、限制诉争商标所有人的合法权利的行使。因此，基于公平公正、利益平衡原则，双方商标善意共存的历史应当作为案件基本事实予以充分考虑。
司法实践中，不乏最高院及其他相关法院审理的涉及争议双方具有商标善意共存特殊背景的典型案例，比如“苹果男人”商标异议复审行政纠纷案[3]、“蒙娜丽莎”商标侵权纠纷案[4]、“爱国者”商标侵权纠纷案[5]。通过相关案例可知，无论是对诉争商标是否构成对驰名商标的复制、摹仿的判断，还是对驰名商标跨类保护范围的界定，都应当建立在承认、维护诉争商标所有人既有权利的基础上，即双方商标善意共存的历史应当被充分考虑。

二、双方商标善意共存历史对认定诉争商标是否构成对驰名商标复制、摹仿的影响。

（一）判断诉争商标是否构成对驰名商标的复制、摹仿，应当考虑双方商标善意共存历史。

1、从“复制、摹仿”的文义上看，要认定是否构成复制、摹仿，有必要查清诉争商标的真正来源。

从立法渊源上看，商标法关于驰名商标保护条款系我国履行《保护工业产权巴黎公约》（“《巴黎公约》”）第6条第2款以及《与贸易有关的知识产权协定》（“TRIPS”）第16条第3项规定的义务而相应制定，而“复制、摹仿”则源自对《巴黎公约》第6条第2款[6]中的“reproduction/imitation”的翻译。从文义上看，无论是中文的“复制、摹仿”还是英文的“reproduction/imitation”，均蕴含着一物来源于另一物的意思。因此，要认定“复制、摹仿”成立，一方面要求诉争商标与驰名商标的商标标识构成相同或者诉争商标沿袭了驰名商标的显著识别部分或者显著特征，另一方面还必须满足诉争商标源自驰名商标这一事实。因此，除了比对双方商标标识外，还需要考虑诉争商标的真正来源问题。倘若诉争商标所有人能够举证证明诉争商标源自其在先注册的商标而非源自对方驰名商标，则即便诉争商标与驰名商标标识构成相同或近似，也不能就此认定诉争商标构成对他人驰名商标的复制、摹仿。
2、在绝大多数涉及驰名商标跨类保护案件中，根据查明的事实，可推定诉争商标源自驰名商标，而并非未考虑诉争商标的来源问题。

在绝大多数涉及驰名商标跨类保护的案件中，引证商标通常为固有显著性较高的臆造词商标，其独创性程度较高，他人出于巧合创设相同或近似商标的可能性较低，再加之引证商标的知名度较高，诉争商标所有人在申请商标前知晓引证商标的可能性极高，若双方商标标识的比对结果显示诉争商标与引证商标构成相同、近似，或者诉争商标沿袭了引证商标的显著识别部分，则可推定诉争商标源自他人驰名商标。此等推定方式类似于著作权侵权案件中的“接触+实质性相似”的侵权判定方法。因此，对于无特殊历史背景的案件而言，基于高度盖然性判断，可以就此推定诉争商标源自驰名商标，而并非未考虑商标来源。当然，该推定属于初步证据证明的法律事实，诉争商标所有人可通过进一步举证来推翻前述推定。
3、最高院在判例中明确认定诉争商标是否构成对驰名商标的复制、摹仿 应当充分考虑诉争商标所有人的商标注册历史。

在“苹果男人”商标异议复审行政纠纷案[7]中，二审法院明确认定被异议商标“苹果男人”构成对（香港）德士活有限公司（“德士活公司”）的引证商标“萍果牌”商标的摹仿。[8]该案再审中，最高院注意到广东苹果公司在第18类箱包等商品上还注册有“APPLES”、苹果图形商标、“苹果”文字商标的事实。针对被异议商标是否构成对引证商标的复制、摹仿的问题，最高院认为，被异议商标显然与广东苹果公司在同类上已注册的商标比较近似，特别是与“苹果”文字商标更为接近。有鉴于此，最高院认为没有充分理由认定被异议商标构成对德士活公司驰名商标的复制、摹仿。在该案中，最高院还特别指出“商评委及原审法院审理本案时,均已查明广东苹果公司1998年3月14日被核准注册‘苹果’文字商标的事实,只是没有充分阐述该事实对被异议商标是否应该准予注册的影响,本院对此予以纠正。”[9]
从最高院在前述案件中体现的审判思路可知，若在诉争商标申请之前，诉争商标所有人在同类商品上还在先注册有其它与诉争商标相同或近似的商标，应当充分考虑诉争商标所有人的商标注册历史，查明诉争商标的真正来源。若诉争商标与诉争商标所有人在先注册商标的近似程度更高，且没有其它因素表明诉争商标来源于他人驰名商标，则不宜认定诉争商标构成对他人驰名商标的复制、摹仿。

（二）双方商标善意共存历史如何影响诉争商标是否构成对驰名商标的复制、摹仿的判断？

笔者认为，在双方具有商标善意共存历史的情况下，判定诉争商标是否构成对对方驰名商标的复制、摹仿，一方面需要查清诉争商标标识的来源，另一方面还需综合考虑诉争商标所有人是否具有明显攀附对方驰名商标的恶意。

首先，从判断商标标识来源的角度看，笔者赞同最高院在“苹果男人”商标案中认定“复制、摹仿”所采取的方法，即将诉争商标分别与对方驰名商标和己方在先注册商标进行比对，看诉争商标与何方商标的近似程度更高，若判定诉争商标与诉争商标所有人在先注册商标近似程度更高，则表明诉争商标从商标标识源自诉争商标所有人在先注册的商标，而非对方驰名商标。
其次，笔者认为仅商标标识来源于诉争商标所有人在先商标的事实还不足以完全阻却诉争商标构成对驰名商标的复制、摹仿的认定。若驰名商标所有人能够举证证明对方在实际使用商标的过程中有明显攀附其驰名商标的行为，比如故意作出明显误导性的品牌宣传、复制抄袭对方的商品装潢等等，则相关行为应当一并纳入判定是否构成复制、摹仿的考量范围。尽管从理论上讲，该等行为可从反不正当竞争的角度予以规制，但从实务角度看，若维持其注册商标的有效性，将给驰名商标所有人的维权行为造成极大的阻碍。从切实保护驰名商标、制止恶意注册的角度出发，笔者认为，通过诉争商标所有人的实际使用行为足以反推其注册诉争商标的目的在于攀附对方驰名商标，此等情形下以认定诉争商标构成对驰名商标的复制、摹仿为宜。 三、商标善意共存历史对界定驰名商标跨类保护范围的影响。

驰名商标跨类保护范围的划定通常基于反混淆和反淡化两个不同的视角进行。而无论从反混淆的角度考虑，还是从反淡化的角度考虑，双方商标善意共存历史，对驰名商标跨类保护范围的界定都将产生重要影响，具体而言：
（一）、从反混淆视角看商标善意共存历史对界定驰名商标保护保护范围的影响。

1、商标善意共存人基于其合法在先注册商标享有商标专用权，该权利范围构成在后驰名商标扩张禁用权范围或主张跨类保护的准入障碍。

通常而言，若从反混淆的角度界定驰名商标的跨类保护范围，主要考虑驰名商标赖以驰名的商品与诉争商标指定使用的商品之间的关联性，关联性越强，获得跨类保护的可能性越大，反之，获得跨类保护的可能性越小。
对于双方具有商标善意共存历史的驰名商标跨类保护案件，前述判定标准则不一定适用，原因在于，诉争商标所有人基于其注册商标在驰名商标赖以驰名的商品范围之外亦形成了自己的权利范围，该权利范围构成在后驰名商标扩张禁用权范围或主张跨类保护的准入障碍，而无论该权利范围涉及的商品与驰名商标赖以驰名的商品的关联性如何，均属于驰名商标跨类保护无权触及的范围。司法实践中，若各自主营商品差距较远，驰名商标所有人与其他商标共存人发生商标争议的概率相对较低，常见的争议多发生在双方主营商品关联性较强的情况下。通过“蒙娜丽莎”商标侵权纠纷案和“爱国者”商标侵权纠纷案，我们可以较为全面、深刻地理解相关法院在审理此类案件中所遵循的审判原则、审判思路以及价值导向：

“蒙娜丽莎”商标侵权纠纷案

在“蒙娜丽莎”商标侵权纠纷案中，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“蒙娜丽莎集团”）的“蒙娜丽莎”系列商标被认定为第19类上的瓷砖等商品上的驰名商标，广州蒙娜丽莎建材有限公司（以下简称“蒙娜丽莎建材公司”）在第11类蒸气浴设备等卫浴装置商品上注册有第1558842号“蒙娜丽莎MonaLisa”商标，该商标有效存续。在此背景下，蒙娜丽莎集团基于驰名商标跨类保护对后者在卫浴装置等商品上变形使用商标以及使用“蒙娜丽莎”字号等相关行为提起侵权之诉。
一审法院认为被控侵权方关于商标及字号的在先权抗辩不能成立，支持了蒙娜丽莎集团驰名商标跨类保护的主张，认定蒙娜丽莎建材公司侵权成立。[10]二审法院认为双方争议的实质系在先注册商标与在后驰名商标的权利范围之争，由此将审理重点放在如何准确界定二者权利边界的问题上。在该案二审判决中，法院明确：“驰名商标跨类保护不适用于在他人已合法在先注册了商标的情况。因此，只要该在先注册商标取得权利的基础正当且合法存续，该领域属于该注册商标专用权的范围，法律为注册商标权利人预留了应有的市场空间，一般应作为在后驰名商标扩张禁用权范围或主张跨类保护的准入障碍。”[11]

基于前述审判原则及审判思路，二审法院最终认定蒙娜丽莎建材公司对被诉侵权标识以及字号的使用属于对其在先权利的正当、合理使用，不构成对蒙娜丽莎集团商标权的侵犯。在随后的再审程序中，二审法院的相关认定及判决得到了最高院的支持。[12]

“爱国者”商标侵权纠纷案

在“爱国者”商标侵权纠纷案中，爱国者数码科技有限公司（以下简称“爱国者数码公司”）为第9类“移动硬盘和闪存盘(计算机周边设备)”商品上注册的第1114515号“爱国者”商标（“涉案商标”）的商标权人，其授权爱国者电子公司使用涉案商标。飞毛腿电源（深圳）有限公司（“飞毛腿公司”）在第9类“电池充电器、电池、太阳能电池、袖珍灯用电池、照明电池、蓄电池”等商品上注册有第1084577号“爱国者”商标，该商标申请日早于涉案商标申请日，且合法存续。爱国者数码公司与爱国者电子公司主张涉案商标在“移动硬盘和闪存盘（计算机周边设备）”商品上已构成驰名商标，认为飞毛腿公司在“移动电源”产品上使用“爱国者”商标等相关行为侵犯其商标专用权。
一审法院认为被诉行为足以导致相关公众对商品的来源产生混淆、误认或认为两商品的提供者之间存在特定联系，致使原告的利益受到损害，认定侵权成立。[13]
二审法院则认为尽管飞毛腿公司在先商标核定使用商品并不包括“移动电源”，但这是由于在该商标申请注册时，市场上尚不存在移动电源商品，《类似商品和服务区分表》中亦没有移动电源商品。在移动电源商品面世后，《类似商品和服务区分表》中新增了“移动电源”商品，并将其划入0922群组，与飞毛腿公司在先商标核定商品属于同一类似群组。因此，飞毛腿公司在移动电源商品上使用“爱国者”商标，并未超出其在先商标核定使用的商品范围，亦未超出在先商标专用权的保护范围。基于前述认定，二审法院认为该案属于两个注册商标之间的纠纷，不属于法院民事诉讼的受案范围，进而裁定撤销一审判决并驳回爱国者数码公司和爱国者电子公司的起诉。[14]
爱国者数码公司和爱国者电子公司不服二审裁定，向最高院申请再审。最高院支持了二审法院的相关认定，裁定驳回爱国者数码公司和爱国者电子公司的再审申请。[15]
通过前述两案不难发现，在认定被控侵权行为是否属于被控侵权方对其在先注册商标的正当、合理使用时，各级法院掌握的审判标准不尽一致。两案的一审法院均采取了比较严苛的界定标准，对于被控侵权方变形使用商标以及超出核定商品范围使用的行为，一律认定被控侵权方的相关行为不属于对其在先商标的正当、合理使用。而两案的二审法院以及再审法院，则适用了较为宽松的标准，认定被控侵权方的相关行为仍然属于对其合法存续商标的正当、合理使用。笔者认为，在双方具有商标善意共存历史的驰名商标跨类保护案件中，需要兼顾商标善意共存人的合理发展需要，不宜对其使用行为作出过于严苛的限制，若查明其并无明显恶意攀附对方商誉的情况下，应当允许其基于实际商业需要在未改变原商标显著识别特征的前提下商标标识作出一定的改变以及对商品范围进行合理延伸。基于前述考虑，笔者认为两案二审法院及最高院所掌握的审判标准更为合理。
2、针对商标善意共存人后续申请的商标，确定驰名商标跨类保护范围时，应当考虑其基于在先注册商标所形成的既有权利范围，并以此为基础给予合理发展空间。

尽管前述“蒙娜丽莎”商标侵权纠纷案和“爱国者”商标侵权纠纷案处理的均是在先注册商标与驰名商标的关系，并不涉及商标善意共存人后续申请商标与驰名商标的关系，但法院在处理两案中体现的司法精神、价值导向、裁判标准等具有普适性，在处理针对商标善意共存人后续申请的商标的案件中，确定是否给予驰名商标跨类保护时，同样应当遵循公平公正、利益平衡等基本原则，充分考虑相对方基于在先注册商标已经形成的既有权利范围，并以此为基础给予合理发展空间。
具体而言，从反混淆角度确定驰名商标跨类保护范围时，即便认为诉争商标指定商品与驰名商标赖以驰名的商品关联性较强，也不能就此直接支持驰名商标的跨类保护，而应当进一步考察诉争商标指定商品与其在先商标核定使用的商品的关联性。若根据诉争商标所有人所属行业特征、商品的发展及变迁历程以及诉争商标所有人的经营现状等能够认定诉争商标指定商品与其在先商标核定商品的关联性更强，属于其主营商品的合理延伸范围，则从尊重既有市场格局、维护公平竞争的角度出发，不宜将相关商品纳入驰名商标的跨类保护范围。
（二）从反淡化视角看商标善意共存历史对界定驰名商标保护范围的影响。
最高院于2009年4月23日公布的《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件适用法院若干问题的解释》第九条将“减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉”三种行为纳入2001年商标法第十三条第二款“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”的范围，尽管理论界对该规定能否得出我国对已注册驰名商标提供反淡化保护还存在一定争议，但从实务操作而言，该条规定已经实际成为驰名商标反淡化保护的法律依据。以下将分别探讨商标善意共存历史对认定减弱驰名商标的显著（弱化）、贬损驰名商标的市场声誉（丑化）、不正当利用驰名商标的市场声誉（搭便车）三种行为的影响。
1、对减弱驰名商标的显著性认定的影响

防止驰名商标显著性被减弱的目的在于避免具有极强显著性和极高知名度的驰名商标标识与其所有人之间的唯一、确定、固有对应关系被割裂，避免驰名商标的识别性降低。而双方商标善意共存历史意味着相同或近似商标被双方各自所有为既成事实，该事实使得驰名商标所有人与其驰名商标的唯一、确定、固有对应关系的建立需要受到更为严苛的限制。在对方已经善意注册使用相同、近似商标的情况下，驰名商标所有人不能就双方业已共用的商标构成元素，比如相同文字、字母等主张唯一对应关系，而仅能就其特有的区别特征主张唯一对应关系。换言之，在双方具有商标共存历史的情况下，从弱化显著性的角度主张跨类保护，权利人除了需要举证诉争商标与驰名商标包含相同的构成元素之外，还需要进一步举证证明诉争商标具备驰名商标所特有的区别特征。
2、对贬损驰名商标的市场声誉认定的影响

是否贬损驰名商标的市场声誉主要考察诉争商标在指定商品上的注册、使用是否会对驰名商标产生负面影响，是否会降低驰名商标的吸引力，比如驰名商标赖以驰名的商品为食品，而诉争商标指定商品为卫生洁具，则后者的注册及使用则可能构成对驰名商标市场声誉的贬损。然而，在双方具有善意共存历史的案件中，基于给予共存人合理发展空间的考虑，诉争商标所有人在先注册商标核定的商品也应当纳入考虑的范围，比如，其在先注册商标核定的商品为与卫生洁具有关的商品，则卫生洁具本身为诉争商标所有人的主营商品或合理扩展商品，在此情况下，驰名商标所有人关于诉争商标的注册及使用将贬损驰名商标市场声誉的主张则不能当然获得支持。
3、对不正当利用驰名商标的市场声誉认定的影响

“不正当利用驰名商标的市场声誉”通常与弱化或丑化行为并行存在，但考察的重点在于行为人的主观恶意。对于一般案件而言，即便驰名商标所有人未能举证证明诉争商标所有人具有明显的搭便车行为，通过对方在明显知晓驰名商标的情况下注册使用相同、近似商标的行为通常足以推定其具有不当利用驰名商标市场声誉的故意。但对于具有商标善意共存的特殊背景的案件而言，鉴于诉争商标所有人基于在先注册商标已经享有使用相同、近似商标的权利，即便其知晓对方驰名商标，也难以就此推定其具有搭便车的恶意。因此，驰名商标所有人在此类案件中需要承担更重的举证责任，举证证明对方具有明显的恶意，而非推定的恶意。
结语：就争议双方具有商标善意共存历史的驰名商标跨类保护案件而言，其特殊之处在于诉争商标所有人基于在先善意注册商标享有相应的商标专用权，在驰名商标赖以驰名的商品之外已形成自己的权利范围。在处理此类案件时，应当充分尊重双方商标善意共存的历史，合理划定双方权利边界，给予诉争商标所有人或者被控侵权人合理发展空间，以维护公平竞争、利益平衡。

[1]、为简化叙述，本文以下部分将直接以“商品”替代“商品及服务”。

[2]、严格意义上的“商标共存”系指不同主体在相同或类似商品上就相同或近似商标分别注册、使用的情形，本文探讨的则是不同主体在不相同、不类似商品上就相同或近似商标分别注册、使用的情形，由于各方持有的商标构成相同、近似，可以理解为相同、近似商标为不同主体在不同经营领域分别注册、使用所形成的广义上的“商标共存”。

[3]、最高人民法院（2009）行提字第2号行政判决书 

[4]、最高人民法院(2017)最高法民再80号民事判决书 

[5]、最高人民法院（2018）最高法民申3270号民事判决书 

[6]、file_id=288514#P151_21198《保护工业产权巴黎公约》第6条第2款英文原文“The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.”  

[7]、北京市第一中级人民法院(2005)一中行初字第347号行政判决书、北京市高级人民法院(2005)高行终字第00396号行政判决书以及最高人民法院（2009）行提字第2号行政判决书 

[8]、北京市第一中级人民法院(2005)一中行初字第347号行政判决书和北京市高级人民法院(2005)高行终字第00396号行政判决书 

[9]、最高人民法院（2009）行提字第2号行政判决书 

[10]、佛山市中级人民法院(2012)佛中法知民初字第515号民事判决书 

[11]、广东省高级人民法院(2015)粤高法民三终字第143号民事判决书 

[12]、最高人民法院(2017)最高法民再80号民事判决书 

[13]、北京知识产权法院（2015）京知民初字第709号民事判决书 

[14]、北京市高级人民法院（2018）京民终23号民事裁定书 

[15]、最高人民法院(2018)最高法民申3270号民事裁定书