用真实案例讲述美国专利证书号标示义务

专利法鼓励专利权人在专利物上标示专利证书号數，目的在于让第三人知道其产品所涉及之专利权利有哪些，第三人也因此得进行回避设计或是寻求授权，以免于构成专利侵权行为。然而，即使专利权人未在专利物上标示专利证书号數，也不会因此失去损害赔偿的请求权，只是会失去通知被告侵权行为之前或起诉之前的损害赔偿金。2020年2月，美国 CAFC在Arctic Cat Inc. v. Bombardier Rec. Prods.案判决中，虽然维持联邦地院在专利有效性和专利侵权之判决，惟废弃损害赔偿范围之起算时间点的部分。CAFC指出，依专利法第287条第(a)项规定，一旦专利权人或与被授权人曾制造、贩卖专利物，即使其后停止制造、贩卖，亦须对侵权者起诉或发予侵害通知，否则仍会失去起诉之前或通知之前的损害赔偿金。

专利法的目的在于鼓勵发明人将发明公诸于世，以利社会运用、促进产业发展，故由国家授予专利权人一种专属排他权，使他人必须得到专利权人授权方能实施其发明，进而使专利权人藉由授权机制或损害赔偿救济，获得经济上利益。然而，当专利权人或被授权人制造、贩卖获有专利之产品时，也有相当义务让第三人知道其产品所涉及之专利权利有哪些，第三人也因此得进行回避设计或是寻求授权，以免于构成专利侵权行为。[1]

美国专利法第287条第(a)项

美国专利法第287条第(a)项规定，专利权人与被授权人，于美国境内制造、贩卖或贩卖要约获有专利之产品，或将专利产品输入境内者，得于其产品附上专利（patent）或其缩写（pat）之字样与专利号码。如因产品之性质不能附上前述字样时，得将含有该字样之卷标附在产品上，或含有一个或數个产品之包装物上，或注有专利号码的网站，以告示社会大众。如未为上述标示，专利权人不得于侵害诉讼请求损害赔偿，但如能证明侵权者已受侵害之通知（actual notice），仍未停止其侵害行为，则通知后续行侵害之部分得请求损害赔偿。侵害诉讼之提起，视为侵害通知。[2]

由此可知，在专利物上标示专利证书号數并非美国专利法下的当然义务。换句话说，专利权人未标示专利证书号數不会因此失去损害赔偿请求权，甚至当发明人仅涵盖该物的方法专利权或未制造、销售专利物时，也不须担心此标示义务。但是，若专利物的制造厂或供货商并未在产品标示专利证书号时，其将失去通知被告侵权行为之前的损害赔偿金。

2020年2月，美国 CAFC在Arctic Cat Inc. v. Bombardier Rec. Prods.案判决中，虽然维持联邦地院在专利有效性和专利侵权之判决，惟废弃损害赔偿范围之起算时间点为起诉前六年的部分。CAFC指出，依专利法第287条第(a)项规定，一旦专利权人或与被授权人曾制造、贩卖专利物，即使其后停止制造、贩卖，亦须对侵权者起诉或发予侵害通知，否则仍失去起诉或通知前的损害赔偿金。

案件背景与地院判决

Arctic Cat公司分别在2003年与2004年获准水上摩托车（personal watercraft，PWCs）转向操纵系统的两项美国专利（即系争专利）。[3]但Arctic Cat公司在系争专利核准前即退出水上摩托车市场，且在退出市场之际，Arctic Cat公司亦与Honda公司签订专利授权契约（授权目标范围包含正进行中的专利申请案）。但由于契约条款指明Honda公司未有应标明专利证书号數之义务，因此，当系争专利核准后，Honda公司以系争专利的被授权人继续制造、贩卖具系争专利保护的水上摩托车（但未在水上摩托车产品或产品包装上标明专利证书号數），直到2013年9月其亦退出市场。

2014年，Arctic Cat公司以专利权人身分起诉Bombardier公司侵犯系争专利权。经审理后，地院判决系争专利有效、Bombardier公司蓄意侵权，且认定由于Bombardier公司无法论证其因Honda公司未在水上摩托车产品或产品包装上标明专利证书号數而无法得知侵权可能性，因此依专利法第286条将损害赔偿范围从起诉前六年起算。

CAFC判决

然而，CAFC不同意地院针对损害赔偿起算时间点的见解。CAFC指出此判决争点在于专利权人直至2014年起诉前均未对Bombardier公司提出侵害通知，且被授权人在所制造、贩卖水上摩托车产品或产品包装上均未标明专利证书号數，因此依美国专利法第287条第(a)项，联邦地院将损害赔偿范围从起诉前六年起算显有不当。

于是，Arctic Cat公司退而求其次，请法院裁量从Honda公司不再制造、贩卖水上摩托车的2013年9月开始起算。然而，CAFC仍认为该声明亦不足采。其原因在于，CAFC认为第287条第(a)项的立法目的在于让第三人知道其产品所涉及之专利权利，以求进行回避设计或是寻求授权，进而免于构成专利侵权行为，因此在专利权人或被授权人曾制造、贩卖专利物，后不因停止该行为而有差别。

换句话说，只要系争专利非方法专利，专利权人或被授权人在制造、贩卖专利物时，即应在该产品或产品包装上标明专利证书号數，否则将丧失对专利侵权人提出侵害通知或起诉前的损害赔偿金。

台湾专利法的对应规定

台湾专利法第98条规定专利物上应标示专利证书号数，其立法目的亦为鼓励专利权人于专利物上明确标示，以提醒社会大众注意，避免侵害他人专利权。

应注意的是，台湾专利法在2011年修正公布前的规定是「未附加标示者，不得请求损害赔偿」，导致易被误认为专利标示为提起专利侵权损害赔偿之前提要件或特别要件，亦造成见解之歧异，因此在修法时删除了「不得请求损害赔偿」之规定。惟，仍规定若专利权人没有明确标示，于请求损害赔偿时必须要举证证明侵害人明知或可得而知为专利物。

由此可知，专利证书号数的标示，在台湾专利法下并不是损害赔偿请求的要件，或前置必要程序，而只是举证责任分配的厘清。而在我国实务上，法院见解多认为商业活动者有较高的积极防免查证义务，若案件事实显示侵害人没有积极的防免查证作为时，法院会偏向认定作为权利人的原告已经完成应证明各侵权人「可得而知系争装置为专利物」的举证责任。[4]

备注：

陈秉训，論专利法中专利证书号數标示义务，智慧财产季刊，第61期， 2007年4月，页50。

See35 U.S.C. 287(a)

分别为美国第6,793,545号专利和美国第6,568,969号专利。

近期案例可参考智慧财产法院 107 年民专诉字第 10 号民事判决。