博内咖啡有限公司(CAFFE BENE co.,ltd)第8051764号“CAFFE BENE及图”商标驳回复审补充意见

驳回商标注册申请复审

之

补充意见

申请人名称：博内咖啡有限公司

地址：韩国，首尔特别市，江南区，清潭洞，69－3，博内大厦

商标代理组织名称：无

地址：无 

评审请求：根据《中华人民共和国商标法》第三十二条的规定，请求贵商标评审委员会撤销商标局第ZC8051764BH1号商标注册驳回通知书，裁定核准第8051764号“CAFFE BENE及图”商标（以下称“申请商标”）在第43类指定服务项目上的商标注册申请；

事实与理由：（见附页）

附件：

申请人： 

引证商标

申请日期：2006年12月19日

优先权申请日期：

注册号：5794621

注册人：喜来登国际公司

地址：美国纽约州白原市威彻斯特街1111号

代理人：中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

商标：BENE

类别：43

服务项目：

餐馆；咖啡馆；临时住宿出租；酒吧；旅馆预定；动物寄养；饭店；会议室出租；养老院；日间托儿所（看孩子）；

驳回商标注册申请复审

之

补充意见

（附页）

申请人博内咖啡有限公司（以下简称“申请人”），地址在韩国，首尔特别市，江南区，清潭洞，69－3，博内大厦，依韩国法律组成。

申请人第8051764号“CAFFE BENE及图”商标（以下称“申请商标”）被中国国家工商总局商标局以“该商标与喜来登国际公司在类似服务项目上已注册的第5794621号BENE商标构成近似”为由，驳回申请人在第43类指定服务项目上的注册请求。

申请人对商标局的驳回决定持有不同意见，根据《中华人民共和国商标法》第三十二条及《中华人民共和国商标法实施条例》第三十条的规定，已经向商标评审委员会提出复审请求，且商标评审委员会已经受理该请求。

现申请人对本案提出如下补充意见。

申请人认为，申请商标与引证商标（第5794621号“BENE”商标）不构成近似，且申请商标具有足够的显著性，应当予以核准注册。理由如下。

根据《中华人民共和国商标法》及《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第1条和第16条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条及相关司法判例，人民法院认定商标是否近似的原则和规则是整体对比，要部对比、隔离观察、构成要素对比、考虑知名度及显著性、相关公众的一般注意力，并以是否容易导致市场混淆为判断标准，商标的近似性判断是一个综合判断的过程。

一、从整体外观上看，申请商标显然实质区别于引证商标

按照商标法的相关规定，使用注册商标应当按照核准注册的商标图样完整使用在核定的商品或服务上，不得自行改变。

由于商标（尤其是含有图形的商标）产生的总体印象一般具有决定意义，故商标不应分割成各个部分进行单独比较，因为相关公众实际不可能分割识别和记忆，而会整体观察比较，形成一个大感觉和粗线条的印象。

同为TRIPS协议缔约国的德国、希腊及法国一般均是从整体上比较商标。

在我国法律规范层面及实践中，各级有管辖权的法院主要采纳整体对比及主要部分对比的原则来判断和认定商标的相同和近似。而对注重现场文化体验的咖啡馆服务来说，一般是通过在具体门面上的完整商标及特定装潢来宣传自身。所以商标整体上的对比具有重大意义。

通过隔离来进行整体对比，并加以远近距离及大小的变换，申请商标与注册商标的区别是显而易见的，是实质性的。

申请商标（指定颜色）：

引证商标（指定颜色）：

申请商标为申请人首创的文字及图形的组合商标，其中左侧是一个咖啡色背景的矩形图形，在图形中央是由小写字母“b”与一株枝繁叶茂的小树枝所构成图案，图案下方则是意大利文“caffe bene”，申请商标右侧由为手写体意大利文“caffe”与“bene”的文字部分，线条流畅圆润，在小写字母“b”的右上方亦有一株小树枝，与图形部分相响应。

而引证商标，虽然也为文字及图形的结合商标，但给人的整体印象截然不同，它由四个背景颜色（橙红黄蓝，不含咖啡色）各不相同的方块，上下各两个，标准印刷体的由大写字母构成的意大利文字“BENE”贯穿上述方块中间，未采取任何艺术化处理的特殊设计。

申请商标与引证商标在整体外观上的区别如此显而易见，尤其是申请商标中的图形部分的显著性，与引证商标存在根本性的实质区别，使相关公众一眼便能立刻区分二者。

二、从主要部分上看，申请商标同样实质区别于引证商标

对于申请商标及引证商标来看，文字及图形部分均为二者的显著部分，其中图形部分更为显著，对于图形部分的比较更能表明二者相似度或区别程度。

因为，对于申请商标中的“caffe”为意大利文，其中申请商标中的caffè文字中上面的一点“ˊ”显然明示了这一点。Caffe，即为英文中的coffee，即咖啡，而bene,是英文和意大利语的常用词汇之一，有“祝福、好”之意，在我国，英语是最为普及的外语之一。Bene表达了对商品质量好、可靠的一种直接描述，向相关公众，尤其是该商品的消费者进行积极有益的宣传，比如著名的意大利咖啡馆Tutto bene（意大利语，一切都好），及台湾人何伟慈在中国获得核准注册的第4797758号文字图形组合商标中就含有bene，再比如Va Bene是意大利最著名的餐馆之一，在中国香港及上海皆有分店。

也就是说，caffe bene意思为好咖啡。

所以，从其bene的英语语义上看，单纯的bene是用来描述商品的质量，根据商标评审规则，其本身显著性比较弱。

鉴于如上语义分析所述，申请商标的更显著部分不在于文字部分的“ bene”，再考虑到普通公众的记忆特点及根据一般注意原则，相关公众对图形的记忆要强于对文字的记忆，所以说，申请商标的更显著部分（即主要部分）是：中央由小写字母“b”与一株枝繁叶茂的小树枝构成的咖啡色背景的矩形图形。此部分在很大程度上决定了申请商标的外观、给相关公众的印象及显著性。

而同样，如上语义分析，引证商标的更为显著部分在于四个颜色背景的方块。该方块的颜色、排列组合方式所呈现的样式与申请商标中含有小树枝的咖啡色矩形图相比，存在实质区别，相关公众在一般注意程度之下不可能产生混淆。

三、在呼叫及字形上，申请商标中的bene与引证商标中的“bene”有实质不同

在有外文组合的商标中虽然也有音、形、义之分，而在这三者中，发音起着很重要的作用。在呼叫上，申请商标中的bene的发音为音译“博内”，即申请人的字号。而引证商标中的“bene”则呼叫为“宾”。两者在呼叫上存在实质区别，相关公众不可能产生混淆。

对于字形来说，申请人的bene采用了特殊设计，为柔和圆润的手写体，且字母体型较大，而引证商标中的bene则是规则工整，未采用任何独特设计，两者的区分比较明显。

四．申请商标中的caffe bene经过申请人的使用，已经具备了一定的知名度，进一步增强了商标显著性，使得caffe bene与提供咖啡馆服务的申请人联系起来，起到指示商品来源为申请人的商标作用，不会产生市场混淆。

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第16条规定，人民法院认定商标是否近似，既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度，也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素，以是否容易导致混淆作为判断标准。

根据本条规定，判断商标是否近似的最终标准是是否容易导致混淆。而导致混淆的因素比较多，如商标本身的显著性、商标通过使用获得的显著性、商品种类及消费者购买时的注意程度、被告选择商标的意图等。如果一项商标本身缺乏显著性，但通过长期使用获得了一定的知名度，使得该标识指示商品提供者，即获得了商标法意义的显著性。

根据商品投放市场的实际情况来看，引证商标的商标权人是一家提供酒店服务的公司，不提供咖啡馆服务，也不在其扩展业务之内，且其在具体业务中使用的注册商标是“S”，而没有实际使用“bene”（（2011）京中信内经证字第22850号公证书第91至92页的百度检索结果页），更不存在相关市场的知名度。

但是，申请人系韩国最知名的咖啡企业，其在韩国可谓家喻户晓。申请人创立以来，始终以其专业、严谨、诚信的态度，保证其高品质的咖啡制作，不仅让消费者到香甜纯正的美味咖啡，更努力为消费者营造出温馨浪漫的服务氛围，使消费者尽享纯正的咖啡文化。

申请人在提升业绩的同时，一直十分注重品牌的战略发展，尤其是近些年来，申请人邀请韩国著名影星宋承宪先生、韩瑟艺小姐为其品牌代言，并力邀一线明星协助其品牌推广与宣传，经过长期不懈地宣传与推广，申请商标在消费者中业已形成较高的知名度，到申请人的咖啡店品尝咖啡已经成为众所消费者、来韩游客体会首尔文化的必要一部分。

而韩国是中国的重要邻国，两国地缘相近、人缘相亲、文缘相通，友好交往源远流长。两国建交19年来，中韩关系快速发展，特别是2008年中韩建立战略合作伙伴关系后，双方政治互信和战略沟通不断加深加强，各领域合作不断迈上新台阶。其中，两国人文交流丰富，友好基础不断巩固。双方已经建立了130对友好省市关系，每周有800多个航班穿梭往来。以上海世博会和“中国访问年”为契机，去年两国人员交流突破600万人次。中国在韩留学生接近8万人，韩国在华留学生也达到6.8万人，双方已互为最大留学生来源国。

同时结合申请人提交的（2011）京中信内经证字第22850号公证书（以下称公证书），申请人在中国最常用的搜索引擎百度中检索“CAFFE BENE”可知（第6页、第27至第29页，第50至第52页等），该词组直接指向了申请人及申请人提供的服务，中国本地最大的社交网站人人网（第7至第16页）及中国最大的餐饮服务信息提供商大众点评网（第17至第21页）也对申请人的咖啡店CAFFE BENE进行了介绍及点评，在百度贴吧中（第30到第41页）众多网友也对申请人提供的caffe bine咖啡馆进行了介绍和点评。另外在一些知名商业网站，如雅虎旅游（公证书第63至第79页）、国际财经时报（公证书第46至第47页）对申请人的服务多有中文的宣传和报道，知，在申请人实体经营店进入中国之前，caffe bene标识已经到中国使用，且中国消费者已经对申请人的caffe bene咖啡店的认知度相当高，使得申请人的caffe bene咖啡店在中国具备了的一定的知名度，使得caffe bene商标与申请人紧紧地联系起来，使得申请商标中的“caffe bene”通过申请人的使用在中国获得了知名度及商标法意义上的显著性，也表明，申请人在中国注册申请商标是基于正当的理由。

另外，这也符合《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第1条所确定的精神及原则，即充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序。

五、驳回申请商标的注册，有违审查标准一致原则及国民待遇原则

申请人注意到台湾人何伟慈于2009年10月7日在第43类（含咖啡馆服务）核准注册的第4797758号商标，为文字及图形的组合商标，文字部分即含有bene，而引证商标核准注册于2010年2月7日。在存在第4797758号商标的情形下，商标局依然直接核准了引证商标的注册，而未以商标近似的理由驳回注册。

上述情形与本案的情形大体一致，而却被驳回注册。

中韩两国同为《保护工业产权巴黎公约》及《与贸易有关的知识产权协议》等国际公约的缔约国，申请人作为一家韩国公司，应当根据该国际条约在中国享有国民待遇，应当与中国公民及法人同等对待。

而申请商标的注册被驳回，违背了审查标准一致原则及国民待遇原则。

六、不能仅因为申请商标中含有引证商标的文字就认为构成商标近似

在北京恒广通科技有限公司诉商评委作出的商评字（2010）第27069号关于第6356035号“藏喜”商标驳回复审决定的行政诉讼一案中，北京市第一中级人民法院于2011年3月30日的（2011）一中知初字第669号生效的行政判决书中认为“本案中，申请商标由"藏喜"二字构成，引证商标为"藏"字，两者在文字构成及读音等方面不相同，申请商标整体与引证商标区别明显，相关公众施以一般注意力，不易对商品来源产生误认，因此，被告关于申请商标与引证商标构成近似商标的认定错误，本院不予支持。”

该判决生效后，北京恒广通科技有限公司的申请商标“藏喜”于2011年5月27日初审通过，并予以公告，并于2011年8月28日核准注册，并予以公告。

上述该案件中北京市第一中级人民法院确立或申明的规则是，不能只因申请商标含有引证商标的文字就构成商标近似，而要在整体上对比申请商标及引证商标。

另外，最高人民法院在红河商标侵权案（2008）民提字第52号民事侵权案件中，被申请再审人在啤酒产品类别上注册和使用商标“红河”，且在先注册，而申请再审人在啤酒产品类别上注册和使用商标“红河红”，且在后注册。

最高人民法院在该案判决中明确，根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2002〕32号）第九条第二款和第十条的规定，判断是否构成侵犯 注册商标专用权意义上的商标近似，不仅要比较相关商标在字形、读音、含义等构成要素上的近似性，还要考虑其近似是否达到足以造成市场混淆的程度，因此应根据案件具体情况，考虑相关商标的实际使用情况、显著性以及是否有不正当意图等因素，进行综合判断。

也就是说，进行商标的近似性认定，是一个全面考虑各种因素、综合判断的过程，不能仅仅依据后注册商标的文字部分包含先注册商标的文字部分就认定构成近似。此案虽表面上看与商标授权和确权不属同一类型，但是商标法的近似应做同一解释，而最高人民法院在宪法上享有对法律的解释权，其在司法解释文件及判例中确定的法律含义为有最终拘束力的解释。

同理，本案中，申请商标虽然也含有引证商标中的bene文字，然而从整体上看，申请商标与引证商标区别明显，相关公众施以一般注意力，就不易对商品来源产生误认。

七、结语

综上所述，申请商标为申请人首创，且经过申请人长期使用及宣传，具有很强的显著特征。申请商标与引证商标在整体外观、主要部分及构成要素等方面均有实质性区别，并考虑到申请人及申请商标的知名度及申请人合理正当的注册请求，根据《中华人民共和国商标法》、《保护工业产权巴黎公约》及《与贸易有关的知识产权协议》等国际公约、相关司法解释、司法判例及商标局颁布的《商标审查标准》，二者不构成近似，申请商标的注册及使用并不会造成消费者等相关公众的误认与混淆。

鉴此，申请人恳请贵评审委员会依法核准申请人第8051764号“CAFFE BENE及图”商标在第43类指定服务项目上的注册请求。

此致

中国国家工商行政管理总局商标评审委员会

                                          申请人：博内咖啡有限公司

                                          2011年11月12日

 附：证据清单

证据清单

 注：编号按照上述补充意见中先后提到的顺序

申请人博内咖啡有限公司于2011年  月  日提交。