试论司法规制恶意商标注册的政策导向与裁量空间

不以使用为目的，恶意抢注商标、大量囤积注册商标，然后择机要价或待价而沽，致使网上网下、大街小巷买卖注册商标在中国成为一种现象。为规制恶意申请、囤积注册等行为，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于2019年4月23日决定对《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）做出修改，专门增加规制恶意商标注册的内容。为此，在未来商标司法实践中，我们需要深刻认识商标权的本质，明确司法政策导向，综合运用各种司法措施，用好用足司法裁量空间，严格控制恶意商标注册的增量，努力消解 “僵尸”商标的囤积存量。

 

深刻认识商标权的本质

商标是公司、企业等经营主体在商业活动中所使用的标识。某一个具体的标识，只有与特定的商品或服务联系在一起，并且提供给市场上的消费者时，才有可能获得消费者的积极评价，从而积累和增加与之相关的商誉。[1]因此，一个具体的标识，只有在商业活动中被不断地使用，才能够产生和逐步积累商誉，该标识也因承载商誉而成为商标。权利的本质是享受特定利益的法律之力。[2]由此可见，标识因使用并承载商誉而成为商标，商誉是商标权所保护的特定利益，保护商标权实质上就是保护商标所承载的商誉。这就是商标权的本质之所在，也是标识、商标、商誉与商标权之间的内在逻辑。

1.标识的实际使用是商标的核心所在

商标的核心要义不是特定标识本身，而是特定标识与特定商品或特定服务之间的联系。这种联系是通过特定标识在商业活动中的实际使用而得以建立的，即特定标识与特定商品或特定服务相结合并投入到市场上，使特定标识与特定商品或特定服务在消费者认知层面建立起客观真实的联系，持续不断地投入市场则是不断强化消费者认知、不断强化这种联系的过程。没有实际使用的标识，不是商标法意义上的商标，仍然只是普通标识。因此，实际使用是特定标识转化为商标的根本且唯一的途径，也是商标的核心所在。

2.标识的实际使用是商誉生成和积累的根本途径

一个标识，其自身无法产生商誉，也不能成为商誉的载体，只有特定标识与特定商品或服务之间所建立的真实联系才能成为商誉的载体。商誉也不是来源于申请人的商标注册行为，不是来源于国家商标注册审查机关的核准注册行为。无论是商标注册的申请行为，还是商标注册的审查核准行为，这些行为本身并不能产生商誉。只有当某一特定标识与特定商品或服务联系在一起并且投入市场时，与之相关的商誉才会产生并不断积累。因此，商标所承载的商誉，是通过标识的实际使用而获得的，标识的实际使用是商誉形成并逐步积累的根本途径。

3.商标权源于标识的实际使用而产生的商誉，保护商标权是为了保护商誉，而不是为了保护标识本身

没有标识的实际使用，就不会形成商誉，更不会产生商标权。因此，注册商标的所有人不能通过商标注册行为直接获得商标权。只有当特定标识与特定商品或服务相结合并真实地投入市场使用，该特定标识与相应的特定商品或特定服务才能建立起客观真实的联系，与之相关的商誉才能逐步积累和增加，商标才能成为商誉的载体，商标所有人也因此才能获得商标权。当商标成为商誉的载体时，保护商标就成了保护商誉的途径。换言之，保护商标权就是为了保护商品生产者、服务提供者经过苦心经营而积累起来的商誉，而不是为了保护标识本身。

综上所述，商标是指特定标识与特定商品或特定服务之间的联系，而不是指商业标识本身。商标权作为一种私权利，所保护的特定利益是商誉，并以商标为权利客体。商标权人正是通过其实际使用商标的行为而创造出商誉，没有商标的实际使用，就不会形成商誉，更不会产生商标权。

 

司法规制恶意商标注册的政策导向

在深刻认识商标权本质的基础上，我们需要明确司法政策导向，采取相应的政策措施，从商标权取得、商标权转让许可、商标权保护等诸多方面，全面强调和落实商标的“实际使用”原则。

1.在商标权取得方面，要强调“实际使用”原则

按照修改后的《商标法》，不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当驳回，不予注册。因此申请注册商标的，申请人应当在其商业活动中已经使用了拟注册的商标，或者已经有使用目的或使用意图。同时必须指出，商标注册行为不是商标的实际使用，商标注册行为本身并不产生授予商标权的法律效果。商标注册后必须经过实际使用才能产生商标权，商标注册后未使用的，则不产生商标权。“实际使用”原则不仅能鼓励企业积极申请注册商标，更能强制性地要求企业积极使用已经注册的商标。

2.在商标权转让方面，要强调“商标-营业共同转让”原则

商标权转让不是标识的转让，实质是商标所承载商誉的转让。没有商誉的标识自然不存在商标权转让的基础。“商标-营业共同转让”原则要求注册商标所有人将其注册商标转让给他人时，应当将其注册商标与相关营业一起转让给受让人，不得单独进行所谓的注册商标转让。据此，“商标-营业共同转让”原则内在地要求注册商标必须在相关营业中经过实际使用后才能转让，未经实际使用的注册商标则不得转让，也无法转让。对于注册商标许可来说，也是如此，即未经实际使用的注册商标则不得进行许可。

3.在商标权民事司法保护方面，要强调“使用决定保护范围”原则

特定标识经过审查核准后成为注册商标，其实际使用情况决定了商标权的保护范围。注册商标持续使用时间越长、使用地域范围越广，商标权的保护范围就相应越大。关于“使用决定保护范围”原则，有两个极端情形。其一，商标经注册后未实际使用的，就不会形成商誉，不会产生商标权，因此不发生商标侵权。当然，《商标法》规定的商标注册后三年临时保护期可以除外。其二，即使商标未经注册，但持续使用时间长、使用地域范围广、公众知悉程度高，那么也会产生相应的商标权。例如未注册驰名商标，虽然未经注册，但是由于实际使用而产生商誉，因此应当给予相应保护。

4.在商标权刑事司法保护方面，要坚持“使用决定入罪”的定罪标准

我国商标权刑事保护集中体现在1997年《刑法》第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”之第七节“侵犯知识产权罪”，即假冒注册商标罪，销售假冒注册商标的商品罪，以及非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪。从目前商标权刑事保护的规定来看，以上三种犯罪均突出且仅仅对注册商标的保护，而不涉及未注册商标。需要指出，现行的立法规定和司法解释都没有明确涉案注册商标是否必须是商标持有人已经实际使用的商标。刑法保护的只是注册商标专用权，假冒注册商标的犯罪行为侵犯的是注册商标专用权。[3]为有效遏制恶意商标注册，对于已经核准注册但尚未实际使用的商标，民事司法保护在特定条件下仅提供停止使用的司法救济，而不提供损害赔偿的司法救济。[4]笔者认为，对于已经核准注册但尚未实际使用的商标，民事司法保护尚保持克制，仅提供有限的司法救济，刑事司法保护更应当保持谦抑和克制。因此，在商标权刑事司法保护方面，要坚持“使用决定入罪”的定罪标准，对于已经核准注册但尚未实际使用的商标，即使构成假冒，也不应当入罪。换言之，在侵犯商标权犯罪案件中，涉案注册商标必须是商标持有人已经实际使用的注册商标。

 

司法规制恶意商标注册的裁量空间

本次《商标法》修改，重点就在于规制恶意申请、囤积注册等行为，涉及多个条款，因此影响到多类商标纠纷案件，例如商标注册申请驳回案件、包括“撤三”案件在内的撤销注册商标案件、侵害商标权纠纷案件等。因此，我们要找准规制恶意商标注册的切入点，充分认识、理解并运用各类商标案件中一些重要因素的裁量空间，以便能够更好地规制恶意商标注册行为。

1.要从宽界定“不以使用为目的的恶意商标注册申请”中的“恶意”

本次《商标法》修改草案的送审稿当时拟在《商标法》第四条第一款中增加“不以使用为目的的商标注册申请，应当予以驳回。”在审议过程中，有些全国人大常委会组成人员提出，考虑到已经取得商标注册并实际使用的企业为预防性目的申请商标注册的实际情况，对此类申请不宜一概予以驳回。全国人大宪法和法律委员会经研究，建议修改为“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。”在修改草案的基础上增加“恶意”二字，目的就在于排除“已经取得商标注册并实际使用的企业为预防性目的申请商标注册的实际情况”。由此，在涉及《商标法》第四条的商标注册申请驳回案件中，要适当从宽界定“恶意”标准，即使对于所谓预防性目的商标注册申请，也需要以“已经取得商标注册并实际使用”为前提。

2.要从严审查意图使用的商标注册申请

申请人申请注册的商标无外乎两种情形。一种情形就是申请人在其商业活动中已经使用了拟申请注册的商标。另一种情形就是申请人在其商业活动中尚未使用拟申请注册的商标，甚至有的申请人尚未开展相应的商业活动，这就是意图使用的商标注册申请。对于前一种情形，显然不会发生“不以使用为目的”的恶意商标注册申请。对于后一种情形，则往往会构成“不以使用为目的”的恶意商标注册申请。因此，对于意图使用的商标注册申请，商标注册的审查核准机关应当从严审查，人民法院在商标授权确权案件中也应当从严处理。例如，意图使用的商标注册申请人应当做出实际使用的承诺，包括于商业上善意使用商标的意图、善意使用商标的商品、将来使用于商品上之商标形式及方法等均属实，并提供足以显示其为善意申请的相关证据材料等。

3.要从严界定“撤三”商标案件中的“使用”

根据《商标法》第四十九条第二款的规定，注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。依据此规定而提起的商标诉讼案件，业内通常俗称为“撤三”案件。其中的“使用”，可以是将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，也可以是将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。但是，在具体的“撤三”商标案件中，应当从严界定“使用”，无论何种形式的商标使用，都必须是真实的、公开的并且是合法的，必须与特定的商品或服务相结合，能够确实发挥识别商品或服务来源的功能。
4.要区别对待实际使用的注册商标和未使用的注册商标

根据“使用决定保护”原则，虽然同为注册商标，实际使用的注册商标和未使用的注册商标的保护范围和保护力度是不同的。即使都是实际使用的注册商标，如果实际使用情况不同，其保护范围和保护力度也是存在差异的。因此，在侵害商标权纠纷案件中，要区别对待实际使用的注册商标和未使用的注册商标。尤其对于那些依据未实际使用注册商标而提起的侵害商标权诉讼，要给予相应的限制，甚至给予相应的制裁。例如，对于注册后没有实际使用的商标，注册商标持有人提起侵害商标权诉讼的，法院可以支持停止使用的诉讼请求，但不支持损害赔偿的诉讼请求。[5]再如，注册商标持有人没有正当理由连续三年不使用仍然提起侵害商标权诉讼的，恶意抢注商标后提起侵害商标权诉讼的，利用囤积的注册商标提起侵害商标权诉讼的，不仅不应当支持原告的诉讼请求，在必要时还应当认定为“恶意提起商标诉讼”，并“依法给予处罚”。

 

注释：

1 李明德：《商标使用与商标保护研究》之“序言”，法律出版社，2008年，第3—4页。
2 郑玉波：《民法总则》，中国政法大学出版社，2003年，第61页；王泽鉴：《民法总则》，中国政法大学出版社，2001年，第84页；梁慧星：《民法总论》，法律出版社，2001年，第77页。
3 聂洪勇：《知识产权的刑法保护》，中国方正出版社，2000年，第161页。
4 参见广州市指南针会展服务有限公司等诉优衣库商贸有限公司等侵害商标权纠纷上诉案，一审：上海市第一中级人民法院（2014）沪一中民五（知）初字第114号；二审：上海市高级人民法院（2015）沪高民三（知）终字第97号。

5 同注4。