浅析美国专利补充审查情况

自2012年9月16日起，《美国发明法案》允许专利所有人请求美国专利商标局（USPTO）对专利进行补充审查。补充审查为专利所有人提供了一个主动提出修改的程序请求美国专利商标局审议、重新审议或纠正专利所有人认为与专利相关的信息。

只有专利所有人才能提出专利补充审查请求。该请求可以在专利发布后的可执行期限内的任何时间提出。在收到补充审查请求后，美国专利商标局局长将在3个月内通过颁发证书的方式来开展和完成补充审查，颁发的证书要表明请求中提供的信息是否提出了新的重大可专利性问题。《美国法典》第35篇第257(a)条：如果存在重大可专利性问题，那么美国专利商标局将对此专利进行单方复审。如果不存在重大可专利性问题，那么此专利将保持原样，但专利所有人因此而确认了其专利的可专利性，并消除了未来任何基于所提交信息的不可执行性的质疑，获得辩护优势。

补充审查与信息项目

尽管上述法案至今已经生效了近7年，但很少有人使用补充审查程序。美国飞翰律师事务所的研究显示，通过美国专利商标局的公共专利申请信息检索系统（PAIR）检索可知，截至2019年5月15日，专利所有人共提交了246项补充审查请求，平均每年提交约30项。

在年度报告中，美国专利商标局将补充审查请求分为四大类：电气、机械、化学和设计。根据美国飞翰律师事务所对公共专利申请信息检索系统的分析可知，与电气相关的补充审查请求排在第一位，几乎占补充审查请求总量的一半，占比45％；与机械相关的补充审查请求数量居第二位，共有76项，占比31％；与化学有关的补充审查请求排在第三位，共有57项，占比23％。另外，与设计相关的补充请求量最少，只有3项，占比1％。

美国专利商标局将构成补充审查程序依据的材料称为“信息项目”。信息项目是指专利所有人希望美国专利商标局审议、纠正或重新审议的“据信与专利相关的信息”。其根据是《美国法典》第35篇第257(a)条和《美国联邦法规》第37篇第1.605(b)条。值得注意的是，提交相关请求的要求是信息项目是否“相关”，其要求比《美国联邦法规》第37篇第1.56条项下的是否“重大”更加广泛。此外，信息项目必须以书面形式提交（所有的音频或视频录制均必须以书面文本的形式提交）。

一般而言，每项补充审查请求不超过12个信息项目，但对于同一专利可以在任何时间提交多项补充审查请求。这就意味着如果专利所有人希望美国专利商标局审议12个以上的项目，那么其可以提出多项请求，每项请求可以提交多达12个信息项目。

当然，补充审查并非免费“午餐”。目前，与补充审查有关的费用为每处理一项补充审查，美国专利商标局需收取4400美元。如果因补充审查程序而被要求进行单方复审，则美国专利商标局需要收取12100美元。此外，处理超过一定页数限制的文档美国专利商标局也需要收取费用。不过，对于小微实体可打折收费。

值得注意的是，提交补充审查的信息项目类型并不局限于专利和专利申请。数据显示，有大约1/3的补充审查请求包括印刷出版物、声明和网页。这些材料还包括物理项目的描述、销售/公共使用的描述（不在声明当中）以及对讨论Alice案和主题适格性的判例法和MPEP的引述。其余2/3的补充审查请求包括美国和美国之外的专利或专利申请。这类请求是为了确保美国专利商标局审议外国对口审查机构引用的或相关美国专利/专利申请的审查过程中引用的专利和专利申请。另外，该“专利/申请”类别的信息还包括相关的检索报告和审查历史文件。

可专利性与单方复审

笔者检索后发现，在全部246项补充审查中，只有69项未发现新的重大可专利性问题。这表明在绝大多数情况下均存在新的重大可专利性问题。

如果请求中通过一个或多个信息项目发现了存在新的重大可专利性问题，则美国专利商标局局长将要求对该专利进行单方复审。在复审期间，美国专利商标局局长将处理补充审查期间发现的每一个新的重大可专利性问题。这就意味着因补充审查而开展的单方复审并不限于专利和印刷出版物，这种情况与《美国法典》第35篇第301条和第302条项下的单方复审不同。

在单方复审程序完成后，美国专利商标局将颁发单方复审证书，列明经复审的专利权利要求被取消、修改、新增或保留不变。根据美国飞翰律师事务所对公共专利申请信息检索系统的研究，在175项补充审查请求中发现存在新的重大可专利性问题，其中只有148项收到了复审证书。这里面有52份至少有一项原始权利要求得到了确认，以及至少包含一项新的权利要求。此外，88份单方复审证书中至少修改了一项权利要求，以及至少取消了一项权利要求。这表明，超过3/4的专利中至少一项原始权利要求未得到确认。

另外，在175项补充审查请求中，还有1项请求是向美国联邦巡回上诉法院提出上诉（有待裁决）、1项向美国专利审查与上诉委员会提出上诉（有待裁决）、1项有共同未决的双方复审（其中所有的专利权利要求均被判为不具有可专利性，因此补充审查请求被驳回）；另外，还有4项有颁发复审证书的意向通知、20项仍有待复审结果。对于颁发复审证书的148项请求，从发现存在新的重大可专利性问题到颁发复审证书的平均待审时间为433天。

数据表明，补充审查可以给专利所有人带来优势。相关程序必须在提交请求后3个月内完成，因此过程极其迅速。如果请求中的任何信息项目都没有提出新的重大可专利性问题，则会颁发补充审查证书，且该专利在保持授权的同时仍然具有通过补充审查获得的所有辩护优势。确定是否存在新的重大可专利性问题的期限很短，这样就可能使可预见到即将发生专利诉讼的专利所有人受益。此外，专利所有人可以提交各种文件供审议，不限于专利和印刷出版物。由于提交“相关性”门槛要求较低，因此不必花费大量时间来确定信息项目的“重大性”。补充审查能够在短时间内涵盖各种文件和相关问题，这可以使专利所有人及其专利受益。笔者认为，鉴于该程序的这些优势，专利所有人使用补充审查的数量将随着时间的推移日渐增加。