解读《规范商标申请注册行为若干规定》

作者 | 赵春杰  陈芊伊  华东政法大学知识产权学院

新修改的《规范商标申请注册行为若干规定》（以下简称《规定》）将于2019年12月1日起施行。国家市场监管总局于2019年2月12日，2019年8月30日两次发出“《关于规范商标申请注册行为的若干规定》公开征求意见”的通知。两次征求意见稿的公布反映了相关部门加强政策引导、解决商标恶意抢注问题、优化营商环境的决心和信心。今天，笔者将解读本《规定》与征求意见稿的主要变化内容以及对商标注册申请人、商标代理机构的影响，最后展望本次《规定》所能取得的预期效果。

一、《规定》的主要变化内容

从第一次征求意见稿的8条，第二次征求意见稿的17条，再到《规定》的第19条，其中的主要变化为《规定》整体上优化了征求意见稿中的部分术语、条文结构并增强了与2019年《商标法》的衔接性；增加了征求意见稿未规定的部分条款并提高了《规定》的可操作性；强化了相关部门净化商标注册环境的职责义务。

（一）增强了与上位法的衔接性

从立法层级上来看，《规定》属于由国家市场监管总局依据相关法律、行政法规所制定的部门规章。为了保证《规定》要在现有法律制度内运行，《规定》删除了征求意见稿中使用的部分术语，例如删除第一次征求意见稿中第3条“非正常申请商标注册”这一概念，取而代之的是更为明确的“恶意商标申请”概念（《规定》第1条），这样的表述更好地与2019年《商标法》第4条相衔接。又比如删除第一次征求意见稿中第7条各级知识产权主管部门应当推动“知识产权高质量发展”这一概念。因为这样的表述过于笼统，不适于规定在执行性较强的部门规章内，而且也难以与2019年《商标法》的内容相衔接。

此外，为了明确本次《规定》惩治恶意商标注册、囤积商标的意图，《规定》在两次征求意见稿的基础上优化部分条文的表述，也为后续的立法留下了空间。例如《规定》第2条内容“申请商标注册，应当遵守法律、行政法规和部门规章的规定，具有取得商标专用权的实际需要”。这一内容删除了第一次征求意见稿中的“并且不得损害他人现有的在先权利”。这是因为《商标法》已经规定申请注册商标理应当尊重他人的在先权利[1]的情况下没必要再次重复表述，而且删除该表述也有利于凸显本次《规定》的规制重点所在。为了细化《商标法》第4条的规定，《规定》第5条明确增加对“不以使用为目的的恶意申请商标注册行为”的具体审查规程将由商标注册部门根据《商标法》和《商标法实施条例》另行制定，这为后续进一步明确何为“不以使用为目的的恶意申请商标注册行为”留下了解释空间。这是因为判断商标注册申请行为是否属于“不以使用为目的的恶意商标注册申请行为”，应从以下两方面进行考量：申请人主观上的恶意申请因素以及申请商标注册是不以使用为目的。只有同时符合上述两项要件的，才能适用《规定》内第5条等条款。举例来说，一般情况下企业所申请的联合商标、防御商标并非都属于“不以使用为目的的恶意申请商标注册行为”，而是需要通过目前《规定》第8条的检验，如能证明其不具有恶意申请的主观因素或者不能证明其申请商标注册不以使用为目的的，那么该种申请行为就不属于上述条款的规制范畴。

（二）强化了《规定》的可操作性

作为2019《商标法》和《商标法实施条例》的配套措施，《规定》旨在成为遏制“非正常申请商标注册的行为”[2]的具体依据和标准[3]，这体现于在两次征求意见稿的基础上汇总了《商标法》中有关诚实信用的条款以及细化了2019年《商标法》第4条的判断因素。

一是《规定》结合了近年来的司法实践将散见于《商标法》中有关申请人、商标代理机构违反诚实信用原则的商标申请注册行为作了集中规定（详见《规定》的第3条与第4条），这不仅提高了审查人员、司法机关适用的便利性，也为商标授权审查、打击违反诚实信用原则的申请或代理行为给予了最新的指引方向。例如就申请人方面，《规定》在两次征求意见稿的基础上明确第3条“申请商标注册应当遵循诚实信用原则，不得有下列行为：属于商标法第4条规定的不以使用为目的恶意申请商标注册的；属于商标法第13条规定，复制、摹仿或者翻译他人驰名商标的；属于商标法第15条规定，代理人、代表人未经授权申请注册被代理人或者被代表人商标的与明知他人在先使用的商标存在而申请注册该商标的；属于商标法第32条规定，损害他人现有的在先权利或者以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的；以欺骗或者其他不正当手段申请商标注册的；其他违反诚实信用原则，违背公序良俗，或者有其他不良影响的”。

二是《规定》增加了多种判断恶意申请商标注册的因素。针对《商标法》第4条“不以使用为目的的恶意商标注册申请”在实践过程中缺乏可操作性。《规定》在第二次征求意见稿的基础上明确了6种判断恶意申请商标注册的因素：“申请人或者与其存在关联关系的自然人、法人、其他组织申请注册商标数量、指定使用的类别、商标交易情况等；申请人所在行业、经营状况等；申请人被已生效的行政决定或者裁定、司法判决认定曾从事商标恶意注册行为、侵犯他人注册商标专用权行为的情况；申请注册的商标与他人有一定知名度的商标相同或者近似的情况；申请注册的商标与知名人物姓名、企业字号、企业名称简称或者其他商业标识等相同或者近似的情况；商标注册部门认为应当考虑的其他因素”。从某种程度上说，以兜底+列举的规制方式为后续的实践判断留下了解释空间，不仅加强了《规定》的可操作性，也有利于威慑意图恶意申请、代理商标注册的人。

（三）提升了相关部门的职责要求

首先是《规定》在第二次征求意见稿的基础上增加了市场监督管理部门的职责要求。第一次征求意见稿第5条内容虽然有规定惩治恶意申请的具体措施，但无法将2019年《商标法》第68条所规定的处罚措施落到实处。为此，《规定》第12条、第13条对此进行了更为细致的规定。《规定》明确规定县级以上的市场监督管理部门拥有针对恶意申请商标注册的申请人、商标代理机构的执法权利。此外，《规定》第16条在第二次征求意见稿的基础上，增加了市场监督管理部门承担着积极引导申请人依法申请商标注册、商标代理机构依法从事商标代理业务的职责要求。

其次是《规定》在第二次征求意见稿的基础上增强了对知识产权管理部门的职责要求，即要提升便利化服务水平，进一步健全内部监督管理。两次征求意见稿中已经明确了知识产权管理部门应当承担积极引导公众和商标代理机构依法申请商标注册，规范公众在生产经营活动中使用注册商标的行为。在此基础上，《规定》第16条增加“知识产权管理部门应当进一步畅通商标申请渠道、优化商标注册流程，提升商标公共服务水平，为申请人直接申请注册商标提供便利化服务”。《规定》第17条增加“知识产权管理部门应当健全内部监督制度，对从事商标注册工作的国家机关工作人员执行法律、行政法规和遵守纪律的情况加强监督检查”。可见，《规定》实质上是通过加强相关部门的职责要求，督促他们承担起净化商标注册、商标管理环境的责任，为进一步优化市场营商环境不断努力。

二、对于商标申请人、代理机构的影响

（一）规制注册行为，明确法律后果

首先，在《规定》中，第3条对申请人违反诚实信用原则的常见情况进行了具体列举，并明确了对不以使用为目的恶意申请商标注册情形的认定。此条规定有利于商标申请人知晓商标申请注册的具体行为规范，使其在进行商标申请注册时严格遵守诚实信用原则与实际使用原则，从而对商标市场起到了良好的指引作用，实现督促申请人端正注册目的、遵守市场发展秩序的良好效果。《规定》中的第10条是对《商标法》中“撤销没有正当理由连续三年不使用的注册商标”规定的进一步规定，即《规定》要求商标注册人证明自身存在“已使用或者有不使用的正当理由”的情形，如果注册人拒绝提供或期满后未能提供相应的证据，则商标注册部门将撤销其注册商标。该规定是对申请人后续使用行为的持续监督，也就是说，通过《规定》对撤销程序进一步明确，将有效规制申请人囤积商标的行为。

第二，对于商标代理机构而言，《规定》第15条：“对违反本规定第四条的商标代理机构，由知识产权管理部门对其负责人进行整改约谈。”以及第4条中对商标代理机构违反诚实信用原则的具体规定等条款，都加强了对商标代理机构诚信经营的要求，将商标代理机构纳入了责任主体范围，并与恶意申请人一样明确了相应的处罚措施，从而强调了商标代理机构在从事代理活动时审慎代理的重要性。并且，该规定有利于减少个别商标代理机构为通过商标注册量标榜服务实力所进行违规代理的现象[4]，从而促进市场的公平竞争，优化营商环境，构筑良好的商标管理秩序。

第三，《规定》中明确规范了对商标申请人与代理机构恶意实施商标注册行为的法律后果，即对有违法所得的申请人，可以处违法所得三倍最高不超过三万元的罚款，对违反规定的商标代理机构处一万元以上十万元以下的罚款，情节严重的停止其受理业务。此外，通过增加监管部门的权力和义务，实现了“关口前移”，也就是说，监管部门在初审时即可按照《规定》中对恶意商标申请的认定标准，来判断该商标是否符合注册条件，对不符合注册标准的恶意申请行为应当依法驳回，从而遏制申请人傍名牌、囤积商标以及摹仿驰名商标等恶意申请商标注册的行为以及商标代理机构的恶意代理行为，并且避免了后续初审公告之后的异议与注册后的无效宣告程序，从源头阻止其非法目的的实现。

（二）行政处罚信息公开，加强警示作用。

在《规定》中第14条规定“作出行政处罚决定的政府部门应当依法将处罚信息通过国家企业信用信息公示系统向社会公示”。在互联网的时代，大数据下的诚信显得更加严格，该规定使知识产权管理部门将对商标申请人以及代理机构管理的行政处罚与我国正在建设的征信系统相结合。也就是说，恶意商标申请人与代理机构因违法违规操作所受到的具体行政处罚以及处罚原因都将会在国家企业信用信息公示系统被公之于众。诚信指数作为商业经营中的重要因素是与商业中的利益有着较大的联系，处罚信息的公开必然会影响到企业的信誉问题，从而不利于公司日后的经营发展。所以，将处罚信息通过国家企业信用信息公示系统向社会公示的规定将对恶意商标申请人与商标代理机构起到一定的警示作用。

因此，在一定的警示作用下，恶意商标申请人、商标代理机构将会三思慎行，权衡利弊，以免违规违法行为对日后的发展产生切实的负面影响，从而有助于减少恶意商标申请人与代理机构的注册行为。并且，也有利于商标申请人与商标代理机构树立良好的法律意识，在商标注册、代理活动中严格遵守法律规定，明确自身法律义务，规范自身行为，有助于共同维护良好的市场秩序以及营造良好的营商氛围。

三、《规定》所能取到的预期效果

（一）遏制恶意申请商标注册行为

近年来，知识产权管理部门一直高度重视商标恶意注册问题，严厉打击恶意申请商标注册行为的态势其实是逐步明朗的。2018年，知识产权管理部门在商标注册审查和异议环节，累计驳回非正常商标申请约10万件，有效维护了正常的商标注册秩序[5]。其中的驳回依据主要是2013年《商标法》第4条、第7条等规定。但由于立法滞后性的原因，这些过于原则性条款并不能有效地解决近年来所出现的恶意商标注册申请问题。

此次《商标法》以及《规定》的出台将形成打击恶意商标注册申请的长效机制。首先是《规定》明确了申请商标注册和从事商标代理应当遵守的要求，充分发挥知识产权管理部门职能，将打击关口前移并实现全流程覆盖。例如《商标法》第4与第44条将“不以使用为目的的恶意商标注册申请”列为违反商标权取得的绝对条件。而《规定》对此予以了细化，其规定在审查，异议，撤销以及无效宣告阶段均有着对应的条款可以规制该种行为。值得一提的是《规定》在第9条明确规定“商标转让情况不影响商标注册部门对违反本规定第三条情形的认定”，该条款的实施可以有效地抵制那些先恶意申请注册商标，再事后转让予以抗辩的情形；第9条实际上强调了无论该商标是否已转让给第三人，转让行为均无法消除其取得时的恶意问题。举例来说如果一个已经成功注册的商标，其最初的申请商标注册的行为一旦被认定符合《规定》第3条第1项的规定，则任何单位或者个人均可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

（二）优化注册商标的保护环境

在“大众创业，万众创新”的背景下，中小微企业不断涌现，越来越多的企业需要注册并使用商标。知识产权管理部门自从2018年起便已开始着重实施商标注册便利化改革，取得了显著的效果[6]。此次《规定》注重政策引导，进一步提升了知识产权管理部门的职责要求，有助于优化商标注册与保护的环境。

首先《规定》第16条明确知识产权管理部门、市场监督管理部门应当承担起商标注册申请与商标注册代理申请正本清源的任务，不仅要在申请过程中引导依法申请，也要在经营过程中规范商标使用的行为。可以预见的是，在2019年《商标法》与《规定》更加重视商标注册要以使用为前提，接下来知识产权管理部门将会进一步提高注册商标的确权门槛，这将形成一个良性的商标注册申请的环境。

第二是《规定》对于已经注册的商标也做出了规制措施，即要在现有法律框架下进一步打击未使用注册商标的囤积行为。《规定》第10条赋予公众监督注册商标是否实际使用的权利，该条重申了注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人均可以向商标注册部门申请撤销该注册商标。并且在提交实际使用材料期限内权利人没法证明实际使用过该注册商标的，则由商标注册部门撤销其注册商标。

第三是《规定》从整体层面对恶意申请商标注册行为、囤积未使用注册商标的行为进行了有力规制，这使得企业更加注重获得商标授权以及注册后的实际使用行为，有利于企业的品牌建设回归正轨，进一步增强品牌经济在我国产业发展中的重要地位。而在注册商标的保护方面，国家也在积极地完善知识产权惩罚制度，2019年《商标法》也对商标侵权的法定赔偿额度由300万提至500万。笔者相信，随着这些法律以及配套措施的实施，注册商标的保护环境必将进一步优化，从而营造更好的市场竞争环境。

四、结语

本次规定细化了2019年《商标法》的修订条款，明确了商标注册要在遵循在先申请的原则下，重视以实际使用为目的的申请前提。《规定》从注册环节、行政措施、信用公示等方面加大力度遏制恶意商标注册申请行为。《规定》重申公众享有监督注册商标是否实际使用的权利，并在现有法律的框架内加大权利人所需承担的实际使用注册商标的举证义务。可以预见的是，2019年《商标法》与《规定》的实施将有效净化商标注册环境，推进注册商标的规范使用，为提高注册商标的保护力度以及优化市场所需的营商环境提供了制度化的保障。

[1]  《商标法》第9条：申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

[2] 该概念借鉴了2007年10月1日，国家知识产权局制定并开始施行的《关于规范专利申请行为的若干规定》中提出的“非正常申请专利”。

[3]参见《《关于规范商标申请注册行为的若干规定（征求意见稿）》起草说明》，http://www.sipo.gov.cn/gztz/1135919.htm。

[4]《规范商标申请注册行为若干规定》最新解读，https://mp.weixin.qq.com/s/oNatEJ3Qu3_ZE6Fabto3rA。

[5]《规范商标申请注册行为若干规定》将于12月1日起施行，刊载于《中国知识产权报》2019年10月18日。

[6] 2018年商标注册便利化改革成效显著，

http://www.sipo.gov.cn/mtsd/1135599.htm。