知识产权恶意诉讼行为的认定

江苏省无锡市中级人民法院 陆超

【案号】

（2016）苏02民初71号

（2017）苏民终1874号

【裁判要旨】

本案为与知识产权有关的恶意诉讼纠纷案件，认定恶意应考虑如下因素：一是无事实依据和正当理由提起民事诉讼，即原告提起知识产权诉讼并没有合法的权利基础；二是以损害他人合法权益为目的，即主观上具有恶意；三是给他人造成了损害，即给他人造成了经济损失或竞争优势的削弱。

【案情简介】

1998年至2003年，山东比特智能科技股份有限公司（以下简称比特公司）的前身兖矿集团山东比特电子公司（以下简称兖矿比特公司）曾作为美国赛德电子通信技术股份有限公司（以下简称赛德公司）在中国的代工商，受其委托加工酒店专用电话机。2006年3月28日，赛德公司更名为美国美爵信达公司，其授权北京美爵信达科技有限公司（以下简称北京美爵信达公司）在中国独家代理销售TELEMATRIX酒店专用电话机产品。2006年起，江苏中讯数码电子有限公司（下称中讯公司）接受赛德公司委托，为其加工TELEMATRIX品牌等酒店电话机产品。

2004年11月，兖矿比特公司向原国家工商行政管理总局商标局申请注册TELEMATRIX商标，并于2007年5月核准注册，使用商品为第9类电话机等。此后，兖矿比特公司经过两次变更，现名称为比特公司。2008年1月，比特公司向中讯公司发出律师函，称中讯公司宣传、生产、销售以TELEMATRIX为商标的电话机产品，涉嫌侵犯了比特公司的商标专用权及合法利益，要求中讯公司撤销所有宣传，并停止相关侵权行为，否则将诉诸法律。

2008年3月28日，中讯公司向江苏省无锡市中级人民法院（下称无锡中院）提起确认不侵犯比特公司TELEMATRIX商标权的诉讼。此后，比特公司即向山东省日照市中级人民法院（下称日照中院）提起商标侵权诉讼，请求判令中讯公司立即停止侵犯其注册商标专用权的行为并赔偿经济损失。此后日照中院将该案移送至无锡中院审理。2009年10月30日，无锡中院作出民事裁定，准许中讯公司、比特公司撤回起诉。

2010年8月，比特公司起诉北京美爵信达公司擅自将TELEMATRIX作为商号和电话机名称在网站宣传及销售活动中使用，侵犯了上述商标权，要求北京美爵信达公司停止侵权，赔偿损失等。2010年9月，北京美爵信达公司向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称原商标评审委员会）提出申请，请求撤销比特公司TELEMATRIX商标。2013年7月，原商标评审委员会作出裁定撤销了争议商标。比特公司不服上述裁定，向北京市第一中级人民法院（下称北京一中院）提起行政诉讼。2013年12月，北京一中院作出一审行政判决，维持原商标评审委员会上述裁定。比特公司不服提起上诉，北京市高级人民法院于2014年3月作出二审行政判决，判决驳回上诉，维持原判。比特公司就上述生效判决向最高人民法院申请再审，最高人民法院于2014年12月裁定驳回比特公司的再审申请。

中讯公司认为比特公司上述诉讼的行为构成恶意诉讼，并给其造成了巨额经济损失，遂于2016年4月起诉至无锡中院，请求判令比特公司公开消除影响，赔偿中讯公司经济损失。

无锡中院审理后认为，比特公司系恶意注册他人在先使用并有一定影响力的商标，比特公司恶意提起诉讼的行为损害了中讯公司的合法权益，造成其经济损失。据此，无锡中院判决比特公司公开消除影响，赔偿中讯公司经济损失及合理开支100万元。一审判决后，比特公司提出上诉，江苏省高级人民法院经过审理，判决驳回上诉，维持原判。

【法官评析】

恶意诉讼实质是一种对诉权的滥用，知识产权恶意诉讼的本质亦是如此。我国知识产权立法和司法保护力度日趋严格，一些行为人意识到知识产权蕴含的巨大价值，试图以不正当的手段获得知识产权，并将其作为“武器”打击竞争对手，损害竞争对手的合法权益，从而获得非法收益，知识产权恶意诉讼也就随之出现。最高人民法院在2011年修改《民事案件案由规定》时将“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”作为一类案由正式写入规定，现行的知识产权法律中也并没有关于知识产权恶意诉讼的专门规定。因此，相对于其它恶意诉讼而言，知识产权恶意诉讼是新类型的权利滥用行为。

知识产权恶意诉讼是指行为人明知自己提起知识产权诉讼无事实或者法律依据，仍以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的，故意针对他人提起知识产权诉讼，造成他人损害的行为。知识产权恶意诉讼行为从广义上来说，既包括恶意提起知识产权民事诉讼，也包括滥用知识产权诉讼程序。知识产权恶意诉讼基于知识产权的特性，往往具有一定的隐蔽性，在司法实践中有较大的认定难度，主要表现为行为人总是以权利人维权的名义提起诉讼，而知识产权的无形性又大大提升了区分表面上的维护自身利益与实质上的恶意损害他人合法权益的司法判断难度，因此在审理中往往需要透过现象看本质，通过研判和剖析行为人的诉讼本意来作出具体认定。

准确认定知识产权恶意诉讼行为，应当审查所涉诉讼行为是否满足以下三个构成要件：一是行为人提起知识产权诉讼无事实或者法律依据。司法实践中，常常表现为行为人没有知识产权权利或者行为人虽然享有形式上“合法”的知识产权，但因该知识产权系恶意取得等多种原因而不具有实质上的正当性。行为人是否系出于恶意取得知识产权，可以从两方面进行审查：行为人的所谓“权利”实际是否为他人的在先权利，其“权利”载体是否为他人在先使用；行为人主观上对此是否明知。本案中，比特公司在申请商标注册前即知道涉案商标早已为他人在境外注册和使用，其作为同业竞争者，也不可能不知道涉案商标商品具有很高的知名度。二是行为人提起诉讼主观上具有恶意，主要体现在：行为人提起知识产权诉讼时，要明知其提起知识产权诉讼无事实或者法律依据。在行为人恶意取得知识产权的情况下，尤其要明知其取得知识产权不具有实质上的正当性；行为人提起知识产权诉讼要以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的。因此，如果行为人在恶意取得知识产权后，以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的，提起知识产权诉讼，就可以直接判定行为人在提起诉讼时具有恶意。本案中，比特公司恶意取得商标注册的行为已为人民法院生效判决所确认，足以认定其提起诉讼时主观上具有损害中讯公司合法权益的恶意。三是行为人的恶意诉讼给他人造成了损失，且损失与行为人的恶意诉讼具有因果关系。本案中，正是由于比特公司的恶意诉讼行为，使得中讯公司被迫去除其加工商品上的系争商标标识，此举必然会造成相应的模具费用支出、更换外壳人工费用的支出及一定的物料损失。