比例原则在“老字号”同源使用者权利冲突中的适用及展开

裁判要旨

本案发端于“吴良材”字号的同源使用者在经营过程中发生混淆状况，法院在为相冲突的法益（原告商标权、被告企业名称权）制定边界的过程中，引入比例原则指引裁量过程，从而创新性地运用区域限制手段为同源使用者共存划定了合理而清晰的界限，实现了多方（包括双方当事人之间、双方当事人与消费者等公众之间）利益的动态均衡。

本案系深入贯彻知产司法保护政策的有益尝试，进而从方法论意义上拓展丰富了“比例协调”政策内涵，具象化了比例原则在知产审判领域的适用，还可为该领域其他权利冲突的司法裁量过程所借鉴。本案亦有助于加深对《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条的理解。

案情[1]

原告：上海三联（集团）有限公司（以下简称三联集团）

原告：上海三联（集团）有限公司吴良材眼镜公司（以下简称上海吴良材）

被告：南京吴良材眼镜有限公司（以下简称南京吴良材）

被告：无锡清清视界眼镜有限公司（以下简称清清视界）

被告：上海汉涛信息咨询有限公司（以下简称汉涛公司）

原告上海吴良材的前身系1719年在上海创建、附带经营眼镜业务的“澄明斋珠宝玉器铺”，1807年由吴良材改为专营眼镜业务的“吴良材眼镜店”，1926年由吴良材的第五代后人吴国诚更名为“吴良材眼镜公司”，1956年更名为“公私合营吴良材眼镜公司”，1979年2月由“东海眼镜商店”更名为“吴良材眼镜店”，后以“吴良材”为字号又数次更名，至1998年10月定格为现用名。

被告南京吴良材的前身系吴国诚于1947年在南京开设的“吴良材眼镜公司南京分公司”，1952年、1964年先后更名为“吴良材眼镜公司”“吴良材眼镜商店”，至1979年10月由“南京金陵眼镜店”更名为“吴良材眼镜店”，后亦以“吴良材”为字号数次更名，至2014年12月定格为现用名。1979年，南京吴良材将“吴良材”文字注册为其企业名称。

历经公私合营、文革等特殊历史时期，“上海吴良材”与“南京吴良材”之间不再具有关联关系，但主要经营业务类似，均含有验光配镜、眼镜及配件、眼镜设备销售等。自1989年始，上海吴良材陆续注册多个“吴良材”文字商标，且经过长期使用已具有很高的市场知名度，2004年被认定为驰名商标、2006年被认定为“中华老字号”等（其公司于1993年获评“中华老字号”）。南京吴良材也获得了南京名牌产品、南京服务业名牌等荣誉，并于2011年被认定为“中华老字号”。

南京吴良材于上世纪90年代后在南京市以外地区设立数十家冠名“吴良材”的分支机构，又于2004年至2015年在全国范围内大量发展特许加盟，并授权被特许人在经营中突出使用“吴良材”文字标识，南京吴良材及其分公司、加盟商还在其实体店、网站宣称其是“百年老店，始于1719年”，并在大众点评网开展团购活动。故两原告起诉认为，作为同业竞争者，南京吴良材的行为构成商标侵权及擅自使用他人企业名称、虚假宣传等不正当竞争，请求判令其停止侵权并赔偿损失及合理费用300万元，被告清清视界、汉涛公司亦承担相应责任。

被告南京吴良材辩称：1、其系在先合法使用。其基于历史原因将“吴良材”文字登记为企业字号，“文革”后恢复使用该字号的时间早于原告取得注册商标的时间。2、其系正当使用。其从未在经营中突出使用“吴良材”三字，店招及装修均采用与原告白底红字相区分的蓝底白字，字体也不相同。3、其从未允许汉涛公司或加盟商在网上使用“南京吴良材眼镜”字号，即便使用也未造成用户混淆。4、其依工商登记使用“吴良材”为企业名称且早于原告，并非擅自使用；涉吴良材历史宣传的内容源自档案资料，并非虚假宣传。其与原告都是“吴良材眼镜”嫡系，应公平竞争、共同发展。南京吴良材请求驳回原告的全部诉请。

法院审理

上海市黄浦区人民法院经审理后认为：两原告系涉案第501569号、第1284981号、第3440248号“吴良材”文字商标（均在有效期内）的共同权利人，其注册商标专用权依法受法律保护。被告南京吴良材及其分支机构、加盟商的经营范围与原告商标的核定使用范围均包括眼镜服务项目和相关商品，原、被告之间存在市场竞争关系。

在案证据显示，被告南京吴良材与设立于1947年的吴良材眼镜公司南京分公司具有历史渊源，且其企业名称的注册时间早于原告上海吴良材注册商标的取得和驰名商标的认定，客观上不存在攀附原告商誉的可能性，故被告南京吴良材的企业名称不构成对原告的不正当竞争，可以与原告上海吴良材的企业名称共存。

但是，被告南京吴良材在无证据证明其企业名称的知名度和影响力已超出其工商登记机关辖区（南京市）范围的情况下，于上世纪90年代后在南京市以外地区设立数十家冠名“吴良材”的分支机构，又于2004年至2015年在全国范围内大量发展特许加盟，并授权被特许人在经营中突出使用“吴良材”文字标识，还与其分公司、加盟商在其实体店、网站宣称其为“百年老店，始于1719年”等行为，构成对两原告的商标侵权和不正当竞争。

法院为了给相冲突的原告商标权与被告企业名称权之间合理划定各自权利行使的边界，在综合考虑原、被告的历史沿革、注册商标、企业名称的知名度和影响力、企业的发展需求以及相关利益平衡等因素后，限定被告南京吴良材分支机构的企业名称在注册使用含有“吴良材”文字时的地域范围仅为南京市地区。故判决如下：

一、被告南京吴良材眼镜有限公司应于本判决生效之日起立即停止对原告上海三联（集团）有限公司、上海三联（集团）有限公司吴良材眼镜公司享有的第501569号、第1284981号、第3440248号注册商标专用权的侵害行为及不正当竞争行为，包括立即停止在特许经营中授权许可被特许经营人使用含“吴良材”文字标识的行为；

二、被告南京吴良材眼镜有限公司应于本判决生效之日起立即停止其分支机构在江苏省南京市以外地区注册、使用含“吴良材”文字的企业名称；

三、被告南京吴良材眼镜有限公司应于本判决生效之日起在其官方网站（www.njwlc.com）上连续发表声明30天，消除因其侵权行为对原告上海三联（集团）有限公司、上海三联（集团）有限公司吴良材眼镜公司造成的不良影响（内容须经本院审核）；

四、被告南京吴良材眼镜有限公司应于本判决生效之日起赔偿原告上海三联（集团）有限公司、上海三联（集团）有限公司吴良材眼镜公司包括合理调查费用在内的经济损失人民币260万元；

……

八、对原告上海三联（集团）有限公司、上海三联（集团）有限公司吴良材眼镜公司的其他诉讼请求不予支持。

被告南京吴良材、汉涛公司不服一审判决，提起上诉。上海知识产权法院于2017年12月15日判决驳回上诉，维持原判。

评   析

本案最大的亮点在于，通过区域限制等方式避免了老字号同源使用者之间的使用混淆，实现了双方当事人之间、双方当事人与公众之间利益的动态均衡。而这种区域限制的裁判方式在国内尚未查找到同类判例，此种“创新”系法院以比例原则为思维路径，对“比例协调”这一知识产权司法保护政策的贯彻和拓展，判决中虽未言明适用比例原则，但其说理的字里行间却着实渗透着比例原则的智慧，从而在方法论意义上为同源使用者共存划定了合理而清晰的界限。

（一）比例原则的探源和引入

所谓比例原则，原是宪法、行政法领域的基本原则，它由逻辑上层层递进的适当性、必要性以及均衡性三个子原则构成：适当性原则要求国家权力在选择限制基本权利的手段时，须确认该手段有助于实现其所追求之目的; 必要性原则要求在两个以上可以实现相同目的的手段中，须选择最轻的干预手段; 均衡性原则要求该最轻干预手段与其所追求的目的之间在效果上须均衡、成比例。[2]在比较法上，域外早有将该原则引入民事领域的理论和实践。近年来，我国民法领域[3]也对从本体论和方法论路径上引入该原则作了卓有成效的研究。通过对有限素材的分析比较，我们认为，方法论意义[4]上的比例原则对民事审判司法实践的指导更具有普适性价值，因为其在为相冲突的法益制定边界过程中，为判断者提供了一种具有可操作性的思考框架和判断理由，可以指引其作出具有可预测性和较强说服力的判断结论，以谋求取得实质正义之结果。

（二）比例原则在知识产权审判领域的适用能度

基于比例原则对于民事纠纷的处理具有禁过度、缓冲突、促和谐的功能，我们认为，知识产权审判实践领域是引入该原则的最佳场地，理由如下：

首先，知识产权既是对世权，又属于复合权利体系，以商业标识类知识产权为例，商标、商号（企业名称）、地理标记、网络域名、包装装潢对应不同权利客体却都具有商业标识作用，都属于法律保护的利益，但又无明显的权利优先顺序和冲突规则，易生冲突（如本案）。同时，不同主体对同一客体也可能拥有不同法益，如对同一幅画可以分别拥有著作权、商标权乃至外观设计专利权，权利的无形性和客体的有形性也会导致权利冲突频发。由于知识产权各法益之间的界限感不及一般民事权利（如物权）清晰[5]，故司法裁判的弹力性、主观性更加难以避免。而比例原则正是从方法论角度调控不同法益和谐均衡共存的工具，可以有效抑制漫无边际的自由裁量，提高裁判的科学性。

其次，2015年，时任最高人民法院知识产权审判庭庭长宋晓明曾在《当前我国知识产权司法保护的政策导向与着力点》一文中，大篇幅论述了如何针对不同纠纷类型贯彻知识产权保护的比例原则。[6]2016年7月，最高人民法院陶凯元副院长在全国法院知识产权审判工作座谈会暨“三合一”审判推进会上，提出“司法主导、严格保护、分类施策、比例协调”四项知识产权司法保护政策，其中“比例协调”是指，合理确定不同领域知识产权的保护范围和保护强度，要区分不同情况，根据侵权行为的性质、作用和侵权人主观恶性程度，恰如其分地给予保护和确定赔偿。要注意实现知识产权保护符合发展规律、国情实际和发展需要，依法合理平衡知识产权人权益、其他权利人合法权益及社会公共利益、国家利益。以上阐述与比例原则的禁止过度、平衡法益的内涵和价值取向一致，乃最高审判机关在顶层设计中对比例原则对于知识产权审判实践之指导意义的认可。

最后，知识产权是企业乃至国家提高核心竞争力的战略资源，因此知识产权司法裁判所承载的功能不仅仅是依法保护相关个体的产权权益，更是关乎着全面有效的规范竞争秩序、引导行业健康发展和保护创新、激发活力等社会、国家的重大利益，而比例原则作为方法论，不局限于案件当事人双方的利益衡量，还考量到了消费者福祉、市场竞争秩序、社会创新氛围等公共利益，契合了时代发展的需求。

（三）比例原则在“老字号”同源使用者权利冲突中的适用及展开

所谓老字号同源使用者权利冲突，是指在老字号的历史变迁过程中，与老字号有一定渊源、对其有一定贡献的使用相同字号或商标的企业之间，就老字号的权利权属产生的纠纷。通常情况下，各同源使用者在有合法来源的基础上可以共存，但若出现市场混淆而引发冲突，则会发生类似本案的纠纷。

本案的权利冲突发生在企业名称权和商标权之间，而非两个企业名称权之间。上海吴良材源于1719年“澄明斋珠宝玉器铺”、1807年的“吴良材眼镜店”，南京吴良材源于1947年的“吴良材南京分公司”，可以说双方本是同根生，各自的企业字号可以并存，不存在必须解决的冲突。但随着时代发展，继原、被告之间的渊源关系不复存在后，使用“吴良材”的权利基础也有了变化：南京吴良材的权利基础停留在企业名称权，而上海吴良材除企业字号外，自1989年始享有“吴良材”注册商标专用权，经年使用后市场知名度很高。随着被告南京吴良材的经营扩张，二者在几乎全国范围内的同业经营中产生了混淆，上海吴良材的商标性利益与南京吴良材的字号性利益发生冲突，需要司法通过划界方式维护商业标识的声誉及其区分性、显著性，从而实现冲突双方的包容性发展和对消费者及社会公众利益的保障。为此，法院从比例原则的三个子原则出发，作了如下思考：

第一步：适当性原则，需要确定两个法益中的哪一个需要强保护。不同商业标识的强弱性比较主要看其识别性，商标权并不必然强于企业名称权，企业名称权可能因为在先使用或者知名度而压倒商标权。本案中，南京吴良材获得的南京名牌产品、南京服务业名牌及其在后获得的“中华老字号”等荣誉所承载的“吴良材”字号利益，显然不足以抗衡上海吴良材在先获得的品牌及商标的“中华老字号”“驰名商标”等荣誉所承载的“吴良材”商标知名度利益，故在出现原、被告经营范围、经营地域严重重合，双方提供商品、服务来源混淆的情况下，对被告字号性权利加以限制，可以实现保护原告商标性权利显著性，维护公平竞争的市场秩序之目的。

第二步：必要性原则，需要找出限制被告权利的手段，并在两个以上可以实现相同目的的手段中，选择最轻的限制手段。通过梳理发现，就被告使用“吴良材”字号性权利的限制手段有三种共7类情形：1.主体限制：（1）被告及其分支机构、加盟商都不能使用；（2）仅被告可以使用；（3）仅被告及其分支机构可以使用；2.行为限制：（4）不能使用；（5）规范使用；（6）附加区别标识使用；3.区域限制：（7）被告缩小使用范围。通过逻辑对比发现，惟有选项7即缩小被告使用范围的区域限制，是最大有利于被告的限制最轻的手段。（参见下表）

第三步：均衡性原则，即确定最轻干预手段的具体限度，使其与所追求的目的之间在效果上均衡、成比例。这是最关键的一步，也是比例原则精髓之所在。本案最终确定以“南京市”作为限制被告权利的地域界限，理由如下：1.历史上，被告与“吴良材”字号的渊源发端于南京市，其经营地域就是该地区；2.现实中，被告无证据证明其企业名称的知名度和影响力已超出南京市地域；3.主观上，被告在明知、应知原告商标在全国范围内高知名度的情况下，仍不当扩展使用最具识别意义的“吴良材”字号的行为，即使客观上为其取得了超越南京市地域的知名度，但侵犯了原告的商标权、构成了不正当竞争，不应获得法律认可。（四）由本案引发的思考《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条规定，被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的，人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。

对该条款应作宽泛理解，不能局限于停止使用、规范使用这种行为限制方式，而是可以运用比例原则的方法，根据个案具体情况，结合市场经济规律，运用开放性思维，寻求各种限制中最有效、最均衡的手段，以发挥缓和绝对、实现均衡之功效！

注释：

* 本文第二作者金滢，第三作者徐婷姿，均为上海市杨浦区人民法院法官。

1 因本案例分析立足于“吴良材”同源使用者之间权利冲突的处理，故有关清清视界和汉涛公司的部分略。

2 具体可参见Dieter Medicus． Der Grundsatz der Verh ltnism gkeit im Privarecht〔J〕． AcP192(1992)，第51页。转引自郑晓剑：《比例原则在现代民法体系中的地位》，载《法律科学》2017年第6期，第102页。

3 参见王利明: 《法学方法论》，中国人民大学出版社2012年版，第653页。

4 比例原则在民法上具有本体论意义和方法论意义双重性质，本体论意义上，其可以将民法领域的各种强制力量“关进制度的笼子”，确保民事主体的自由不被过度限制；在方法论意义上，其可以作为一种分析和评判现行相关规定和做法之妥当性的思考工具，并可指出进一步改进之方向。本案例主要通过方法论层面实现比例原则的平衡指引论证功能。关于本体论、方法论的具体论述可参见郑晓剑：《比例原则在现代民法体系中的地位》，载《法律科学》2017年第6期。

5 物权亦是对世权，其包含的占有、使用、收益、处分具体权能，这些权能不同排列组合所产生的自物权、他物权、占有（状态）如何各行其是都有明确的物权规则可遵循。其中作为自物权的所有权是四项权能俱备的最完整的物权，用益物权、担保物权都是法律在所有权基础上设立的，产生于同一客体上的不同物权之间界限较为清晰，比如“买卖不破租赁”“担保物权的优先性”“优先购买权”等，而对应不同客体的同类物权的行使规则也有明确规则，如“添附制度”“相邻权”等。

6 参见《人民司法应用》2015年第13期，第41－43页。