浅谈关于专利法第二十六条第三款审查意见的答复

专利法第26条第3款规定：“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准”。

针对专利申请是否符合专利法第26条第3款规定的问题，笔者根据实践中所遇案例，总结出答复过程中的以下两种应对方式：

（一）争辩得到发明或者实用新型说明书公开不充分结论的理由存在不合理性

审查指南规定审查员如果置疑发明或者实用新型没有达到充分公开的要求，应当有合理的理由。争辩中可以充分利用审查指南中上述观点，对理由的不合理性进行分析。例如，审查员因技术内容理解的偏差，导致审查员观点的不合理性。

（二）争辩“技术人员”不通过创造性的劳动能够实现

对于审查意见通知书所指出的“应当在说明书中作详细描述而并未记载在说明书中的内容”，则要争辩其属于本领域技术人员的公知常识，或者属于申请日前的现有技术，证明从申请文件的内容出发，“技术人员”不通过创造性的劳动能够实现，因而无需在说明书中加以详细说明。

例如：专利文献、教科书或者手册中已有明确记载的内容；或者，申请文件给出启示以指导“技术人员”找到现有技术披露的技术内容。以上情况下都可以证明虽然相应内容在说明书中未加以详细说明，但是不影响所属技术领域的技术人员实现相应目的。

但在此类争辩过程中需要注意，所给出的证据是否对于发明点有着直接或间接的启示和教导作用，本领域技术人员在面对所提供的证据时是否能够想到将其和公知常识或常规技术手段结合得到发明点，避免在答复后诱发创造性问题。

一、案例简述

下面笔者结合具体案例对答复过程的上述两种应对方式进行分析总结：

案例提供一种拉伸装置及薄膜拉伸系统，其所要解决的技术问题是“当发生产品升级时，如薄膜长度、拉伸程度、薄膜厚度等发生变化，就需要升级设备或重做设备，引起成本浪费，影响生产效率”。

基于上述技术问题，说明书记载了“本实施例中固定组件采用连杆和伸缩驱动器配合对第一压板和第二压板进行转动控制，伸缩驱动器位于连杆的下方，且伸缩驱动器的输出轴与连杆垂直连接以驱动连杆升降，沿连杆两端轴向方向设置条状孔或槽，第一压板和第二压板的下端分别通过转轴与条状孔或槽连接，因此通过伸缩驱动器带动连杆上升或下降时，转轴可在通孔内转动，从而带动第一压板和第二压板转动，从而驱动第一压板和第二压板同时向外转动打开离开薄膜或者向内转动闭合压紧薄膜，在移动组件驱动第一固定板和/或第二固定板移动时，由于转轴设置在条状的孔或槽里，故转轴可带动第一压板和第二压板沿条状孔或槽移动，因此，压板除了可转动还可随着固定板移动，以实现薄膜的拉伸。……本实施例中伸缩驱动器选择采用伸缩气缸，由连杆的端面沿轴向向连杆内部开U形槽，以形成条状结构供压板转动和移动”。

针对上述方案，审查员在审查意见中提出：说明书未记载伸缩杆的转轴、压板的转轴以及连杆的条状或槽形状、构造、位置关系如何设置，不知如何实现伸缩驱动器上下收缩可实现转轴的转动。对所属领域的技术人员来说，该手段是含糊不清的，根据说明书记载的内容无法实现，附图中也缺少实施该设想的具体产品结构，使得说明书和附图所记载的内容不能构成一个清楚完整的方案，因而不符合专利法第二十六条第三款的规定。

二、答复思路

针对以上问题，代理师提出答复思路如下：

在说明书中对压板和转轴实现转动的动作所依据的结构和实现过程具有较为详细的描述，可审查员依然提出了无法获知该内容的疑议，所以笔者决定依据说明书的相关记载内容和附图中能够看清楚的部分结构对该实现过程进行进一步的展开说明，也就是上述所说的“争辩得到发明或者实用新型说明书公开不充分结论的理由存在不合理性”，具体如下：

首先，在实施例中记载了：伸缩驱动器选择采用伸缩气缸，由连杆的端面沿轴向向连杆内部开U形槽，以形成条状结构供压板转动和移动。

进一步的，由附图1的内容也可得知，连杆由其端面沿轴向向连杆内部水平设置U型槽，转轴水平贯穿U型槽，压板上构造有与压板垂直且向下设置的两片过渡连接板，两片过渡连接板相对设置，且分别连接转轴的两端，即两片过渡连接板沿垂直与连杆轴向的水平方向分别位于连杆的两侧，在伸缩驱动件驱动连杆上升或下降时，U型槽也随之上下移动，在此过程中U形槽的内表面与转轴表面接触时的会产生一定的摩擦作用力，该摩擦作用力会导致转轴有一定的转动角度，以此实现过渡连接板的角度转动，从而带动压板形成转动。

上述结构属于机械领域内驱动转动连接结构较为常规的设置手段，本领域技术人员在得知伸缩驱动器、连杆和转轴的结构控制压板转动的目的时，能够很容易想到上述结构细节的构成关系。

而后，为了避免审查员不认同笔者对说明书中内容以及对附图内容的分析说明，认为答复内容中的解释说明超出了说明书的记载范围，本领域技术人员在面对说明书的技术方案时无法获得答复内容中指出的结构和动作关系的问题产生，笔者还对能够实现此动作的现有技术手段进行了举证和说明，也就是上述所说的“争辩‘技术人员’不通过创造性的劳动能够实现”，如下：

本领域常规技术手段中有很多能够实现将往复直线运动转化为旋转运动的结构，如曲柄连杆机构，将活塞的往复运动转变为曲轴的旋转运动，还如曲柄滑块机构，曲柄滑块机构中与机架构成移动副的构件为滑块，通过转动副连接曲柄和滑块的构件为连杆，通过曲柄和滑块来实现转动和移动相互转换，结合本申请的结构，U型槽上下移动，转变为压板的角度转动，即使说明书中没有具体细节公开，结合上述公知常识和常规技术手段也都是完全可以实现的。

三、总结

在收到涉及专利法第26条第3款的审查意见时，专利代理师应该首先判断审查员的观点是否客观正确，确定审查员判断的出发点为何，再对症下药。

若是审查员理解有误，或对说明书全文考虑不充分，则可将说明书中涉及到的具体内容再次明确陈述以及解释说明。

若是说明书中对技术方案的记载确实不够明确，则可尽量根据已记载的内容加以展开说明，尤其是对于机械领域内的装置结构不清或动作不明的问题，要做到解释出本领域技术人员能够根据说明书已给出结构特征和动作描述来获知完整的结构关系和动作过程的程度。

若是说明书中对该实施手段确实无任何记载或记载的内容无法支撑后续答复的辅助陈述，则需根据已记载的结构能够实现某种功能或动作结果，进行现有技术中公知常识或本领域的常规技术手段的举证，举证出有哪些具体的结构也能够直接实现该功能或动作结果。以此做出针对性的答复，提高答复成功的几率。

对于专利申请文件未充分公开的内容，其不能补入说明书中，否则将导致说明书的修改超出了原说明书和权利要求书的记载范围，不符合《专利法》第33条的规定，这也是对于专利申请不符合专利法第26条第3款规定的审查意见的答复难点所在。

所以专利代理师还应在撰写申请文件期间，着重考虑说明书公开是否充分的问题，说明书撰写时就要注意其公开内容的全面性，是否能够达到充分公开技术方案的要求，在有限的公开内容中，本领域技术人员是否能够依照现有的公知常识和常规技术手段直接且毫无疑义的推断出可以解决技术问题的技术方案，避免为申请人带来利益损失。