在专利侵权诉讼中引入无效抗辩的必要性和挑战

两年多的时间过去了，还有人记得北京知识产权法院的最高判赔案件吗？

壹、高判赔案件的下半场：专利无效导致剧情反转

2016年12月，北京知识产权法院就北京握奇数据系统有限公司诉恒宝股份有限公司发明专利侵权案作出判决，判令被告赔偿原告经济损失4900万元及合理诉讼支出100万元，共计5000万元[1]。该案判决一经作出，立即引起业界人士的无比激动和无限遐想，有人在寒冷的季节感受到了知识产权春天的暖意甚至夏天的热情，有人声称该案必将载入中国知识产权的史册，有人总结出该案的无数个亮点和创新，有人预言千万量级的判赔将在中国大量出现……

然而，这只是上半场，下半场风云突变。二审期间，专利确权机关[2]于2017年10月20日作出第33700号无效决定，宣告涉案专利的权利要求1、6-13、15-17、19-24的技术方案及权利要求14的部分技术方案无效。在本案中，握奇公司依据涉案专利的权利要求1、16提起侵权诉讼，一审判决据此才支持了握奇公司的侵权指控。现在握奇公司的权利基础已经丧失，故二审法院裁定驳回握奇公司的起诉。[3]

至此，该案戛然而止，北京知识产权法院的最高额判决就这样被撤销了。

贰、专利无效的中止：这是在玩弄谁的感情

经查，涉案专利的无效宣告请求日为2016年6月16日，专利确权机关于2016年11月7日举行了口头审理。如果没有发生意外，根据专利确权机关的大数据和内部时限管理规定，无效决定预计2016年底或2017年初作出，对法官来说这应该是可以等待的。但关键时刻，涉案专利碰巧发生了权属纠纷，由此导致无效程序被中止，这让一切变得不可预期，结案压力让法官无法一直等待下去。可能是考虑到此前专利确权机关曾就涉案专利作出过维持涉案专利权全部有效的决定，法官在推定专利权有效的情况下认定侵权成立，报经审判委员会决议，作出了上述高额判赔。

如果司法解释像审查指南那样规定权属纠纷可以中止相关案件的审理，实现法院的侵权程序与专利确权机关的无效程序同步暂停，应该可以避免上述尴尬局面的发生，但很可惜，审查指南和司法解释在这方面一有一无，鉴于此，法官只能将专利无效的中止视为无关之事，照常推进侵权程序的进行。

显然，专利无效程序的中止“绑架”了被告，导致被告无法在侵权程序中与原告公平地对抗，同时，专利无效程序的中止也“绑架”了法官，导致法官在时限的压迫下匆匆交卷，作出对原告有利、而对被告不利的判决。[4]

从某种程度上说，最高判赔案件的专利无效中止只是玩弄了法官的感情，其还没有实质性伤害被告的利益，没有严重伤害法院的权威感，这是因为判决尚未生效和执行就已经被二审法院撤销。如果专利无效的中止时间再延长一些，如果二审法院的耐心再少一些，完全可能酿成一起5000万元的冤案。

在实务中，有个别原告在二审期间千方百计地拖延专利无效程序，阻止一审判决因专利无效而被撤销。例如，在深圳R公司诉深圳P公司专利侵权案中，R公司在一审程序中先声夺人，拿到有利判决[5]。二审期间，P公司发动了猛烈反攻，专利确权机关2017年5月受理无效宣告请求后于2017年9月举行了口头审理。然而口头审理后很快就发生了专利无效的中止，直至2019年1月中止程序才告结束。在此期间，二审法院由于不能审专利权的效力，所以只能推定专利权有效，于2018年11月19日作出判决[6]，维持一审判决。二审判决作出后，R公司立即申请强制执行，一审法院快速地于2019年1月2日发出执行通知书，P公司无奈之下只得将执行款项汇至法院指定的账户。然而，2019年1月29日，国家知识产权局发出中止程序结束通知书，两天后的1月31日，专利确权机关就发出了无效决定书，宣告涉案专利全部无效[7]。但此时，法院判决业已生效，P公司即使通过再审程序也未必能洗清不白之冤，能否执行回转更是未知数。

如果无效程序没有被中止，如果二审法院再多一些耐心，或者如果二审法官可以审查专利效力，剧情就会大不相同，但人世间没有如果，只有结果，或好或坏。

叁、专利权人在侵权程序和确权程序中的出尔反尔现象

众所周知，禁止反悔原则的目的在于防止专利权人出尔反尔、两头得利，即专利权人在授权确权程序中为了获得专利授权或为了避免专利无效而对专利保护范围做出限缩性解释，或者强调某个技术特征的重要性，但在侵权程序中却拒绝做出限缩性解释或者声称该技术特征可有可无，以借助等同原则将被控侵权物纳入其专利保护范围。

在上述深圳R公司与深圳P公司专利纠纷案中，涉案专利权利要求1明确记载“插座位于真空腔内壁上”和“物料盒上具有与插座相配的插头”，结合说明书附图可以清楚地看出，插座位于真空腔的里端内壁上，插头位于物料盒的里端侧板上，当物料盒从外向里被推入真空腔后实现插头和插座的顺利对接。R公司在侵权程序中一直否认插头插座的形状和位置的限定作用，试图淡化物料盒的推入方式及其对专利技术方案的影响，因为被控侵权产品采用触头和探针方式，触头设置在物料盒底板上，探针设置在底座上，相应地，物料盒不是从外向里被推入，而是从上向下被放置到支架上，实现触头和探针的电连接。但在无效及后续的行政诉讼程序中，R公司反复强调“插座位于真空腔内壁上”是其重要的区别技术特征，当物料盒放置在真空腔内放置物料盒的结构上并推入真空腔时，物料盒上的插头通过真空腔内壁上的插座实现电连接。显然，原告在侵权程序和确权程序中对同一特征的陈述和态度是不一致的。

由于侵权诉讼和无效及其行政诉讼分别由不同的机关管辖，裁判者之间缺乏必要的沟通和一体化的理解，所以专利权人往往在侵权程序中尽可能宽泛地解释其保护范围，以囊括被控产品，而在确权程序中却尽可能限缩其保护范围，以避开现有技术的攻击。如果做一个检索，看看专利权人在侵权程序中和无效程序中对同一技术特征的解释，很容易发现这种陈述不一致的现象还是比较普遍的。倘若法官在侵权程序中可以审理专利权的效力，原告作出前后不一致陈述的动机将受到抑制，否则将付出诚信的代价。

肆、在侵权程序中引入专利无效抗辩能否解决问题

类似于北京知识产权法院最高判赔的案件，并非鲜见，如果不进行制度改进，一审法官做无用功是不可避免的；如果每一个专利权人在专利被无效前都刻意制造一起中止事由，法官在此情形下只能推定专利有效，则必将导致产生大量存在潜在问题的判决，致使法院蒙羞；如果侵权案件和无效案件不是由同一合议庭来审理，专利权人在侵权程序和无效程序中出尔反尔的表现就无法受到惩罚和制止。总之，侵权案件和无效案件的脱节产生了很大的制度漏洞。

按理说，专利效力的认定是侵权判定的前提。但实务中，被告往往收到诉状之后才对专利权提起无效宣告请求，此时侵权程序已经启动。根据目前司法解释的规定，对于发明专利及确权机关曾经维持有效的实用新型和外观设计专利，法院完全可以不中止侵权程序[8]。在此情况下，即使被告检索到十分相似的现有技术，法官也未必同意中止侵权程序，确权机关会按照自己的节奏去审理无效案件，因此，被告在两个程序中都处于焦虑和无奈的状态，最怕的就是无效案件推进慢，侵权案件推进快。如果允许被告在侵权案件中提出专利无效抗辩，法官需要先审理被告提出的专利无效理由和证据，在无效抗辩不成立的情况下再判断是否构成侵权。这样，被告就不用担心侵权程序比无效程序跑得快了，原告若想拖延无效程序，其结果也会拖延侵权程序，那样就无法“绑架”法官和被告了。

必须要承认的是，我国现在的专利质量总体不高，缺乏支撑高额判赔的基础，低质量的专利有可能因行政机关和司法机关的信息流动不畅而兴风作浪。首先，我国企业的创新能力不足，维权的专利中大部分是实用新型和外观设计，技术领先的原创性发明专利十分罕见。其次，这些专利多为廉价低质产品，在撰写阶段没有经过千锤百炼，存在诸多疏漏，在实战阶段经受不起无效的考验。还有，对于实用新型专利而言，其在侵权程序中适用等同原则的时候与发明专利无异，但在确权程序中享受较低创造性门槛的优惠，行政和司法机关往往对现有技术的领域和篇数做出限制，由此导致实用新型专利在侵权程序中非常好用，在无效程序中很难打掉。如果将侵权程序和无效程序合二为一，则有助于法官在专利无效过程中辨识出专利质量的高低，从而为后续的侵权判定和损害赔偿计算提供理性判断的基础。

相比欧美日，我国知识产权司法保护现在有两个突出特点，一是速度比较快，二是原告胜诉率非常高。对原告来说，这是好事，但从全局的角度看，过于注重效率，往往会忽略公平，原告胜诉率太高的另一面其实反映了对被告和公众利益的漠视，例如，前面提到的两个案例都是原被告利益失衡的不公平典型。笔者认为，专利侵权民事程序不仅仅保护原告的利益，被告的利益也应被考虑；同样，无效行政程序也不仅仅保护专利权人的利益，请求人的利益也应被考虑。一个有趣的现象是，在实务中，原告通过等同原则扩张其保护范围的成功案例数不胜数，而被告利用现有技术抗辩逃生的成功案例却少之又少，这一鲜明对比值得反思和研究。因此，原被告无法在侵权程序中公平对抗的情形下，更有必要引入专利无效抗辩来适当降低侵权程序的速度和保障原被告的利益平衡，增加判决的可靠性及权威性。

伍、专利无效：这是当事人的菜

在我国，侵权程序和无效程序二元分立的制度有历史的原因，在积累了很多宝贵经验的同时，也暴露出诸多弊端，或者说制度缺陷。近期，关于是否应在专利侵权诉讼中引入专利无效抗辩，司法机关和行政机关的领导表态有所差异，业界人士争执不下，反对的声音来自国家知识产权局[9]，赞成的声音来自法院和学术界[10]，可以说仁者见仁智者见智。

笔者认为，对此问题的讨论应避免陷入白猫黑猫的无谓之争，发声者可以更中立一些，如果站在当事人的角度看问题就可以发现，专利无效不是国家知识产权局的菜，也不是人民法院的菜，而是当事人的菜，不管是国家知识产权局审查无效请求，还是法院审理无效抗辩，二者的目标应该是一致的，都是确保高质量的专利得到有效保护、避免低质量的专利侵占公众利益。因此，关于专利效力的认定，传统的行政途径自然不应弱化，而在司法层面给当事人增加一个选项，没有坏处。

其实，类似的双轨或多轨机制很常见，也很有效。比如，对于大部分民商事纠纷，当事人可以到法院提起诉讼，也可以约定由仲裁机关裁决；对于专利纠纷，人民法院和管理专利工作的行政机关都有权认定是否构成侵权。不同的机制各有优势，共同为解决当事人纠纷而服务，目前并未出现明显冲突和相悖的现象。因此，对法院审理专利无效抗辩的担忧和疑虑，其实是不必要的。

“防电磁污染服”实用新型专利侵权纠纷案[11]可以说在一定程度上以一种含蓄的方式首开专利权效力抗辩的先河，取得了良好的社会效果，但该案的影响非常有限。将司法实践的成果提炼成智慧结晶，在合适的时机上升为法律，符合社会现实的需求，也符合立法修法的发展方向。回顾历史，专利法的立与不立，在三十多年也曾争论不休；现有技术抗辩在入法之前，也曾面临种种质疑。然而，青山遮不住，毕竟东流去。放眼全球，在侵权程序中引入无效抗辩无疑是一项值得探索和实践的先进制度。

笔者十分期待竞争局面的出现，国家知识产权局在以往的工作中积累了丰富的经验，储备了大量的人才，理顺了处理流程，专业性自不待言，而法院可以发挥一站式公平高效解决问题的便捷优势，减轻被告的诉累，实现原被告的平等对抗。至于哪种机制能更好地满足实际需求，应交给当事人选择和评判，让市场来检验孰优孰劣。

陆、争论与共识并存，挑战与希冀同在

现在，负责专利案件一审的知识产权法院/法庭在全国主要区域已经实现集中化[12]，最高人民法院知识产权法庭统一管辖技术类专利案件的上诉，成为二元分立制的最终汇合点，能够通过个案纠正和业务指导的方式统一侵权确权案件的审判标准，避免裁判尺度不一和法律适用错误，因此法院审理专利无效抗辩从制度层面来看是可行的。

如果允许法院在侵权程序中审理专利无效抗辩，一个完整的专利侵权诉讼程序可以分为三步走：1、对专利权效力作出评判[13]，让原被告充分认识权利稳定性和专利权边界，避免不必要的纠缠；2、如果认定专利权无效，法院可以驳回原告的诉讼请求，直接结案，如果认定专利权有效，再行判断是否构成侵权；3、如果认定不构成专利侵权，可以驳回原告的诉讼请求，如果认定构成侵权，再根据原告主张和在案证据确定损害赔偿的数额。

当然，专利无效被搬到侵权程序中以后，曾经困扰专利确权机关的很多问题将在法院重演，一些新问题也将涌现，法院应提前考虑如何应对或避免。

首先，有的被告可能没完没了地多次提起无效抗辩，试图无休止地拖延侵权程序，为此，法院应制定合理的证据关门政策，让被告珍惜无效抗辩的机会，例如，可采用目前无效实务中的十五天答辩期再加一个月时间补充理由和证据。此外，有些被告打无效的理由十分丰富，几乎把所有的法条全部列上，对比文件动辄十几篇，组合方式多的惊人，正因如此，确权机关无法做到在每一个无效案件中对所有理由和证据组合方式都进行全面评述。如果上述情形在法院重演，势必对侵权程序造成灾难性的拖延。

其次，无效抗辩的个案效力和普适性的公平正义如何调和，值得关注。例如，同一原告基于同一专利在不同的法院提起诉讼，或者，同一原告基于同一专利在同一法院对不同的被告提起诉讼，这些属于不同的案子，而在不同的案子中，被告进行无效抗辩的能力大不相同，有的被告能够抗辩成功，有的被告毫无还手之力。在信息传播十分迅速及法院判决需及时公开的今天，如果要求法院和法官对各个案件进行隔离处理以确保个案效力，则与普适性的公平正义存在张力。

再者，如果被告在法院提出无效抗辩的同时，也在确权机关提起了无效请求，此时，是法院和确权机关各自审理，还是只能由其中之一受理和审理？如果各自审理，法院和确权机关之间要不要沟通，如何协调两方的进度，以避免行政判断和司法判断的不一致，也是一个不容回避的问题。国家知识产权局的刘洋、刘铭建议借鉴美国的作法，由最高人民法院知识产权法庭受理针对国家知识产权局无效宣告决定而提起的行政诉讼案件，实现专利侵权与确权终审裁判的高效衔接。笔者对此表示赞同，如此一来，即使法院和确权机关各自审理专利效力问题，对判决和决定不服而提起的上诉和起诉也可以基本同步地会合到最高人民法院知识产权法庭，避免判断标准的混乱。

还有，无效抗辩尺度的把握，对法官也是一个巨大的考验。确权机关的审查员在长年的无效审查过程积累了丰富的经验，尤其在评判创造性时能够在准确把握技术实质的同时保持一定的灵活性，引入公知常识，避免在一些细枝末节的非关键问题上纠缠。以现有技术抗辩为例，成功案例极少的主要原因就是法官过于保守，法院最初严格采取新颖性标准，要求被控侵权产品和现有技术完全相同，即使现在稍有放宽，也仅限于一篇对比文件+简单的公知常识，法院要求被告拿出证据证明被控侵权产品和现有技术之间的区别为公知常识，这比创造性评价和等同判定明显严格。如果法官在专利无效抗辩中不能保持一定的弹性，就会人为降低创造性的门槛，致使法院的专利无效抗辩无法实现初衷。此外，专利无效抗辩的尺度可供等同判定和现有技术抗辩参考，这里的尺度把握对法官的学识、水平和经验都提出了极高的要求。

更有一些实操层面的问题需要考虑，一旦法院允许在侵权程序中进行专利无效抗辩，可以预期的是，专利案件审理的工作量将激增，对于工作负荷沉重、案件挤压严重的一些法院来说，专利案件的进展可能慢如蜗牛。不过，这也有助于当事人通过选择管辖法院的方式实现案件分流的效果，未尝不是一件好事。

无论如何，我们要清醒地认识到，一项新制度，从推出到顺利运转，不可能一蹴而就，肯定需要一些时间积累经验和总结教训，不断优化流程和改善细节。总之，关于法院在侵权程序中引入专利无效抗辩，争论与共识并存，隐忧与希冀同在，而这就是改革的方向和前进的动力。

注释：

[1]北京知识产权法院(2015)京知民初字第441号民事判决书，落款时间为2016年12月8日。

[2]2019年3月15日，专利复审委员会变更为专利局复审和无效审理部，本文不涉及复审，故称之为确权机关。

[3]北京市高级人民法院(2017)京民终399号民事裁定书，落款时间为2017年11月27日。

[4]复审委审查员苏志国等认为，目前在无效程序中发生的权属纠纷，绝大部分都是在专利明显要被无效的情形下，专利权人自行安排的，目的是阻却无效程序的进行，延长专利的有效状态。参见《专利无效程序中止制度的困局解析》，载于《电子知识产权》2015年07期。

[5]深圳市中级人民法院（2016）粤03民初637号民事判决书。

[6]广东省高级人民法院（2017）粤民终1442号民事判决书。

[7]第38857号无效决定。

[8]《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第11条。

[9]刘铭：《专利法修改视角下的专利无效程序热点问题》；陈晓华：《专利侵权案件“周期长”原因的实证分析》；杨玉方、刘铭：《日本专利授权后制度沿革对我国的启示》；林峰、樊晓东：《专利无效程序的制度功能探索》；李熙：《从典型案例看专利“循环诉讼”的症结》；杨玉方、张曦：《解密专利循环诉讼》。上述文章近期先后发表于《中国知识产权报》。

[10]程永顺：《论我国专利法引入专利权无效抗辩的必要性、可行性及解决方案》，2019年6月10日发表于知产力公众号；李扬：《知识产权法政策学视点下的专利无效判断》，2019年6月10日发表于中国知识产权杂志公众号；余晖：《专利侵权诉讼中引入无效抗辩的合理性》，2019年6月12日发表于中国知识产权杂志公众号；管育鹰：《专利无效制度比较与启示》，2019年6月13日发表于知产力公众号。

[11]最高人民法院指导案例55号，（2012）民申字第1544号民事裁定书。

[12]3家知识产权法院+20家知识产权法庭涵盖全国专利案件主要发生地，其他地区的专利案件管辖也实现了有限集中化。

[13]当然要以被告提出请求为前提。