美国新101指南生效后的判例分析及实务建议

2019年1月9日，美国专利商标局（USPTO）针对《美国法典》第35编第101条中专利客体适格性（subject matter eligibility）的修订指南（下称新101指南）正式生效。新101指南对Alice v. CLS Bank案所确立的二步法分析框架进行了修正和扩展。美国联邦巡回上诉法院在新101指南颁布后做出的多个涉及101问题的判例分析整理如下图。

典型案例如SRI Int'L, Inc.v. Cisco Sys., Inc，其中US 6711615的权利要求1如下：

1.一种企业网络内的分层事件监测和分析的计算机自动化方法，该方法包括：

在所述企业网络中部署多个网络监视器；

通过所述网络监视器及根据对网络流量数据的分析来监测可疑网络活动,该网络流量数据从以下一个或多个类别中选择: 网络数据包数据传输命令、网络数据包数据传输错误、网络数据包数据卷、网络连接请求、网络连接拒绝、网络数据包中包含的错误代码、网络连接确认和表示公知的网络服务协议的网络数据包；

由所述监视器生成所述可疑活动的报告;和

由一个或多个分层监视器自动接收和整合所述可疑活动报告。

法院认为，由权利要求1请求保护的技术方案，属于用特定技术手段解决根源于计算机网络的技术难题，并且产生对计算机网络技术有改进的技术效果，因此属于可授予专利权的保护客体。法院将权利要求1的技术方案描述为，利用多个网络监视器分析网络上特定类型的数据并且汇总多个网络监视器的报告，以此来识别黑客或可能入侵者。法院多次引用了说明书中用来阐述现有技术的不足、本发明与现有技术的区别、本发明的技术效果等段落，以此来增强法院的结论。法院也反对将权利要求1请求保护的技术方案视作属于人类的思维活动，并提出人类思维活动不包括利用网络监视器来监测可疑行为。

另一个案例为ChargePoint, Inc. v. SemaConnect, Inc，其中US 8138715的权利要求1如下：

1.一种装置，该装置包括：

控制装置，该控制装置打开和关闭电源来启用和禁用电动汽车的电荷转移；

收发器，该收发器用于与远程服务器传输收费转移的请求并通过数据控制单元接收所述远程服务器的通信，该数据控制单元通过广域网连接到所述远程服务器；和

控制器，该控制器与所述控制装置和收发器一起使得所述控制装置根据所述远程服务器的通信打开所述电源。

法院引述了说明书中的发明内容等章节，提到该发明是用于网络控制电动车辆充放电的一种联网系统，该联网系统让司机确定是否有可用的充电站并且付款充电。法院强调，说明书中从未提到充电站本身是一种技术角度的改进，也未提到充电站与现有技术的不同，也未提及该发明为充电站增加联网功能可以克服何种技术难题。法院认为说明书中内容证明了该发明仅将互联网通讯这一抽象概念应用于电动车辆充电站的环境，并且指出权利要求1的语言太笼统请求保护的范围太大，因此权利要求1属于抽象概念（二步法框架第一步）。进一步地，法院认为说明书并没有提到以非传统的方式为充电站增加联网功能，而通过互联网控制充电站这一技术手段本身已经在第一步就被判断为属于抽象概念，因此也不可能用于满足“发明性概念”(inventive concept)的要求，因此该系统不属于可以授予专利权的客体。

尽管新101指南颁布后审查员做出101驳回的频率明显下降，但是最近判例的思路与新101指南颁布之前的趋势保持一致。为此，笔者建议：在说明书中采用“问题-手段”的方式将技术效果与对应技术手段绑定，并对改进的部件或者非传统的组合方式提供充分的结构或算法细节；将技术问题描述成源于计算机互联网领域的问题如网络入侵；技术方案产生的技术效果，最好是与某具体技术手段（区别于人类的思维活动）密切相连而无法分割的。