如何适用禁止反悔原则？

一般而言，在初审、实审、复审中，可以对说明书和权利要求书进行修改，而在无效宣告阶段只能对权利要求书做进一步的限定。说明书的修改通常仅限于形式或者错别字修改，或者将仅记载于权利要求中的技术方案增补说明书中；对权利要求书的修改，可能直接影响授权范围大小。此外，在专利审查各阶段，申请人也可通过意见陈述的方式对权利要求保护范围做解释与澄清。

上述修改或者意见陈述均影响权利要求的保护范围。一般而言，专利申请人或者专利权人往往专注于如何说服专利审查员以获得专利权或者权利的维持。而在专利侵权司法实践中，禁止反悔原则的适用使得这些修改和意见陈述对案件的胜负起到关键作用。因此，笔者认为，对相关案例进行梳理和研究，有助于行业发展。

案例析法

禁止反悔原则是指专利权人在专利授权或者确权程序中，为获得授权或维持专利权有效性而对专利范围进行的限制，在专利侵权诉讼中不得再主张将自己所做的限制纳入专利权的保护范围。最高人民法院2009年出台的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条中正式确立该原则；在2017年最高人民法院出台的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题解释二》又作出了进一步的规定，即虽然专利申请人或者专利权人在专利授权或确权程序中作出了限缩性的修改或者意见陈述，但该限缩性的修改或者意见陈述在相应的行政程序中被明确否定的，则不会引起禁止反悔原则的适用。其中，并没有限定是主动修改还是应审查员的要求的修改。因此，在答复审查员意见或者修改权利要求时，申请人还应当考虑后续是否会导致禁止反悔原则的适用问题。

下面以两个案件为例进行说明。案例一：爱国者公司是名为“SATA连接器”（专利号：ZL200610079222.2）的发明专利的权利人。该公司认为惠普公司生产并销售的涉案光驱中的插头构成对该专利权的侵权。案例二：中誉电子（上海）有限公司是名为“一种舵机”（专利号：ZL200720069025.2）实用新型专利的独占实施被许可人，其发现上海九鹰电子科技有限公司制造、销售的一款航模产品侵犯了其享有的专利权，遂向法院提起诉讼。以上两个案例，均涉及权利要求的修改。经仔细分析，笔者发现其权利要求具体修改事实是不同的，即删除的权利要求与保留的权利要求之间是否具有参考关系不同。

在案例一中，原权利要求2、3均是引用原权利要求1的并列技术方案，都对电源端子和数据端子设置与绝缘本地的位置进行了限定。原权利要求2的技术方案是“电源端子与数据端子均位于内壁”；原权利要求3的技术方案是“电源端子和数据端子中的一种端子位于绝缘本体的内壁侧面，另外一种端子位于绝缘本体的外壁侧面”。权利要求2与权利要求3的技术方案是有相互关联性，所做的修改就是将电源端子和数据端子位于绝缘本体内壁的技术方案放弃，保留了一种位于外壁，可见这两个保护范围具有一定参照性的。假如审查员指出权利要求1不具有新颖性，权利要求2不具有创造性，那么，为了与现有技术进行划界，申请人删除了电源端子和数据端子均设置绝缘本体内壁侧面的技术方案，并据此获得了专利权的授权。也就是说，为了获得授权，如果爱国者公司对请求保护的权利要求的范围进行了限制，那么在专利侵权诉讼中就不得再主张将自己所做的限制纳入专利权的保护范围中。

在案例二中，原权利要求3引用原权利要求2 ，原权利要求2引用原独立权利要求1。权利要求2进一步限定在架上设置有固定孔，从而便于舵机驱动电路板的固定；权利要求3进一步引用权利要求2基础上，在舵机驱动电路板上印制有碳膜和银膜，滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触。可见，权利要求2、3所限定的是涉案主题不同的结构部分，二者没有相关性，也没有参考性。也就是说，权利要求3中进一步限定的技术特征是第一次在权利要求书中出现，在其引用的前述权利要求中均没有出现。相对于权利要求1和/或2的技术方案而言，权利要求3所限定的技术方案也是一个独立的技术方案，由于与权利要求3的附加技术特征具有一定的独立性，删除权利要求1和权利要求2并没有产生对权利要求3技术方案的限制，从而没有导致与其相关技术方案的放弃。因此，在专利侵权诉讼中，不应适用禁止反悔原则。

实务建议

笔者通过对上述两个案件的梳理发现，不同情形可能产生不同的适用结果。鉴于禁止反悔原则直接影响能否适用等同原则，其适用与否的重要性不言而喻。禁止反悔原则的设立是为了避免专利权人“两头得利”，违反民法的诚实信用原则，这就要求专利申请人在专利申请前、专利授权和确权阶段都要严守禁止反悔原则这一红线。

为此，笔者建议，在提交专利申请前，申请人应充分检索现有技术，尽量准确与现有技术划界；针对自己的创新性贡献，合理、全面地设计权利要求布局，尽量建立横向和纵向二维布局体系。在提交专利申请后，申请人与专利审查员的交互中，对相关内容的书面的修改和陈述务必审慎，尤其是对于核心专利，除参考专利代理师意见外，还应该与专利法务、律师等专业人员进行交流，避免为了急切获得授权随意修改，导致授权后的专利难以发挥“大炮”的威力，造成不可估量的损失。最后，在涉及专利侵权纠纷时，禁止反悔原则也是非常有效的防御工具，如对涉案专利的审查档案进行分析研究，寻找突破口，可实现转败为胜的新局面。

在笔者看来，禁止反悔原则是一个贯穿授权、确权、侵权环节的重要制度，业界对其理解和适用有待进一步深化。我们期待广大专利代理师、专利律师未来不断对该原则进行实践和总结。