商标法上指示性使用的实践与问题

商标使用是商标法上的核心概念之一，指示性使用更是因为在我国商标法上缺乏明确具体的规定而在理论和实践中存在各种不同的观点。除指示性使用与作为法定正当使用的描述性使用关系的争议外，指示性使用与平行进口的关系、与销售商销售正品行为的认定等方面的观点也是“异彩纷呈”，判决中的论证多是自说自话，难以客观地论断是非，在理论上也未见有学术通说出现。有鉴于此，本专题基于目前已有的司法实践，对指示性使用案例进行类型化的梳理，检讨其中的问题，并作简要的分析，以期对将来商标法的修改作参考。

在我国目前的商标法律、行政法规、司法解释和司法政策中并无明确的关于指示性使用[1]的规范。通常认为，指示性使用来源于美国法的实践，其含义是指第三人以他人（商标注册人）的商标指示该他人（商标注册人）的商品或服务，通过这一指示他人商品或服务来源的功能来表示自己所提供商品或服务的内容或用途等。因此传统上指示性使用多用以表示自己商品的零部件来源于商标权人的商品，或者自己提供的零部件与商标权人的商品兼容，或者提供商标权人商品的维修服务，或者出现于比较性广告等常见商业交易习惯中。目前常见的指示性使用的例子，如联想生产、销售的ThinkPad笔记本电脑在商品及其包装上标注“Intel inside……”字样，其中的“Intel”商标表明其CPU使用的是由Intel公司提供的某种特定型号的CPU以表明处理运算能力，另外在商品及其包装上还会有“Microsoft及图形”商标表明该笔记本电脑中预装了Microsoft Windows操作系统，这种“Intel”“Microsoft及图形”商标的使用就是典型的指示性使用。由于使用人是用商标权人的商标来表示来源于商标权人的商品，通常情况下公众不会因此产生混淆，所以指示性使用并不构成侵权。这说明了两个问题：第一，使用人对商标权人商标的使用，就是商标性使用，而不是描述性使用，虽然这种使用的最终目的是为了说明自己商品的某种功能或者用途，但直接的手段仍是使用商标来指明商品来源于商标权人。[2]第二，相应地，这种指示性使用不构成侵害商标权的原因，不再是因为该行为不属于商标权所控制的范围，而是因为这种行为是用商标权人的商标表示商标权人的商品，不会使相关公众产生混淆，或者经过了商标权人的同意或是其乐见的结果。

在最早使用“指示性使用”这一词语来界定上述情况的“New Kids”案中[3]，美国联邦第九巡回上诉法院的Kozinski法官指出：指示性使用并非是像描述性使用那样的积极抗辩，而只是判断混淆的多因素分析法的一个简化和替代形式。这也说明了指示性使用和描述性使用在性质上的不同：即使存在一定的混淆，描述性使用也能够成立，但是当某种指示性的使用行为超过必要的界限足以导致相关公众混淆的，则不再构成指示性使用而构成侵害商标权。从这个意义上说，描述性使用构成中需要考虑的混淆可能性仅仅是辅助因素，起到有备无患的作用，而指示性使用中混淆可能性的判断就居于关键地位，如果存在混淆可能性则指示性使用不能成立。

Kozinski法官在前述案件中还给出了判断是否构成指示性使用需要考虑的三个因素：第一，如果不使用原告的商标是否就无法识别其商品或者服务；第二，被告是否在合理必要的限度内使用原告的商标来标明原告的商品或者服务；第三，被告的这种使用行为是否会暗示其与原告之间存在赞助、许可等特定联系。

但是，第三巡回上诉法院并不同意“New Kids”案的意见，其在“Centurty 21”案中明确表示：指示性使用和描述性使用一样也是积极的抗辩，因此只要被告提出的事实主张成立即可构成，无需考虑是否存在混淆，或者说在指示性使用属于积极抗辩的情况下，混淆可能性的举证责任在原告，而不是像在第九巡回上诉法院认定的那样，需要由主张指示性使用消极抗辩的被告举证不存在混淆。第三巡回上诉法院在“Centurty 21”案中对指示性使用抗辩采取两步法进行判断：第一步是仅适用于指示性使用案件的修正的混淆可能性测试，即仅根据案件情况考查混淆可能性多因素测试法中的几个与指示性使用有关的因素。当原告在第一步中证明存在混淆可能性后，接下来的第二步转由被告证明：被告使用原告的商标描述原告和被告的商品或者服务是必要的，被告只有使用原告的商标才能描述原告的商品或者服务，被告的言行表明其准确反映了原告与被告的商品或者服务之间的真实关系。[4]

第二巡回上诉法院在指示性使用的性质上和第九巡回上诉法院的意见一致，但在其构成要件上有分歧，其在“TIFFANY”案中使用了两步测试法认定不存在直接侵权行为。该案中，eBay在其网站销售TIFFANY商品时使用了TIFFANY商标，法院认为不构成侵权，理由是：第一，eBay网站上准确描述了待售的是TIFFANY的正品；第二，eBay网站上的TIFFANY商标并未暗示原告TIFFANY公司与eBay有关联关系，也没有为通过eBay网站销售的TIFFANY作背书。法院还认为，即使eBay知晓其网站上列在TIFFANY名下的待售商品中有部分假冒商品，也不构成直接侵权，“如果因为eBay无法确保其网站待售的TIFFANY商品均为正品就对eBay课以责任，将阻止其网站上TIFFANY正品的合法销售。”[5]

美国其他巡回上诉法院则通常是在混淆可能性的多因素测试法中对指示性使用行为进行判断，因此对指示性使用行为的性质，更倾向于第九巡回上诉法院的意见，即仅属于消极的抗辩，被告需要证明其使用行为不会导致混淆。

欧盟1989年颁布了《欧共体协调成员国商标立法的一号指令》，其中第6条第1款（C）项规定了指示性使用的内容：“商标不应授权其所有人禁止第三人在贸易活动中……（C）在有必要表示商品或者服务的用途，特别是作为零件或者部件时使用商标，前提是该第三人是根据工商业的诚信惯例进行上述使用。”各国均据此调整了其国内法的规定。比如法国知识产权法L. 713-6条b）项规定：“商标注册并不妨碍在下列情况下使用与其相同或者近似的标记：……b）标注商品或服务尤其是附件或零部件的用途时所必须的参照说明，只要不致导致产源误认。但这种使用损害注册人权利的，注册人可要求限制或禁止其使用。”

欧盟关于指示性使用的实践主要体现在BMW（宝马）案和Gillette（吉列）案中。BMW案确定了使用他人商标的必要性判断方法。欧盟法院在该案中强调，使用他人商标必须是提供全面且完整信息的唯一方法时才构成前述规定的“必要性”。通过使用他人商标告知公众使用人以销售、维修使用该商标的商品为业，如果不使用该他人的商标就无法将相关信息传递出去的，那么使用商标就成为提供信息的唯一方法，构成有必要的使用。[6]在Gillette案中，欧盟法院认为，前述规定的适用并不仅限于零部件的情况，零部件仅是例示性的说明。所谓“工商业的诚信惯例”需要考虑以下因素：使用他人商标销售商品的整体表现，尤其是其如何呈现该他人的商标，如何区分该他人的商标与使用人自己的商标，以及其为确保消费者能够区分所做的努力。[7]

我国台湾地区的“商标法”实践参考了欧盟的上述规则。台湾地区“商标法”将描述性使用和指示性使用混合在一起规定 ，其第三十六条第一项规定：“下列情形，不受他人商标权之效力所拘束：一、以符合商业交易习惯之诚实信用方法，表示自己之姓名、名称，或其商品或服务之名称、形状、品质、性质、特性、用途、产地或其他有关商品或服务本身之说明，非作为商标使用者。”其“官方解释”在列举判断有无指示性使用的参酌因素时，采用了与欧盟前述指令和案例基本相同的规则：“一、符合商业交易习惯的诚实信用方法，系指行为人主观上没有不正当竞争或攀附他人商标的意图，客观上使用的事证须符合诚实信用方法，并无不正确或非真实的表示，或有意图影射或攀附他人商标的商誉而致影响公平竞争秩序等情形。二、使用他人商标为必要行为，系指行为人为标明自己商品或服务之目的，有使用他人商标必要性而言；尤其指自己商品的配件或零件来自他人的商标商品，若不使用他人商标说明其商品或提供的服务时，将无法令人轻易辨识。但必须符合工商业诚实惯例使用为限。三、使用之结果不会造成相关消费者对于商品或服务来源，产生混淆可能性之虞：使用他人商标，必须没有任何暗示系由商标权人赞助、保证等关系，行为人应证明其行为，足以反映他人与行为人间商品或服务之真实及精确关系。另外，比较性广告，使用竞争者的商标不仅不能内容不实，或造成相关消费者对产品或服务来源或质量的混淆，而且不能从事伤害对手而有不公平竞争之行为。”[8]

注释

[1]关于指示性使用的案例特别丰富，相关总结可参见张敏：《基于100个案例对商标指示性合理使用的实证分析》，载唐春、李文红主编：《知识产权文献与案例综述研究（2016）》，第190-263页，知识产权出版社2017年8月第1版，需要注意的是，该文在有些地方将指示性使用与描述性使用混为一谈。另可参见，北京君策知识产权发展中心：《流通领域内商标正当使用研究》，2017年7月公布，该文标题虽然是“正当使用”，其实际研究的主要是指示性使用。

[2]Brothers Records, Inc. v. Jardine, 318 F. 3d 900, 908(9th Cir.2003).

[3]New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971F.2d 302 (9th Cir. 1992).

[4]Century 21 Real Estate Corp. v. Lendingtree, Inc.，425 F.3d 211，76 U.S.P.Q.2d 1769 (3d Cir. 2005).

[5]Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93, 103, 94 U.S.P.Q.2d1188, 2010-1 Trade Cas. (CCH)¶77013 (2d Cir. 2010) .

[6]ECJ Case C-63/97，Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMWNederland BV v. Ronald Karel Deenik， [1999] ECR I-905.

[7]ECJ Case C-228/03 The Gillette Company and Gillette GroupFinland Oy v. LA-Laboratories Ltd Oy，[2005] ECR I–2337.

[8]台湾“经济部智慧财产局”编印：《商标法逐条释义》，第139-140页。