浅析涉及计算机程序专利创造性缺陷答复

前言

在互联网/软件企业知识产权工作中，常见的一类工作任务是面对专利局审查员下发的审查意见通知书，而通知书中最常见拒绝授予发明专利权的理由是发明专利申请不符合专利法第二十二条第三款规定的创造性，也就是与现有技术相比，该发明专利申请不有突出的实质性特点和显著的进步，也称之为第三类审查意见。实践中第一次审查意见通知书为第三类审查意见的占比非常大，造成这种现象的原因有以下几种：（1）涉及计算机程序类专利（以下称“程序类专利”）对比文件数量多，大量的专利公开文本、博客、论坛等给审查员找到对比文件提供了便利；（2）程序类专利申请改进幅度较小，相应的区别特征容易被专利局审查员认定为惯用技术手段或公知常识；（3）程序类专利多以步骤形式体现，而单个步骤本身容易使审查员直觉上认为创新程度较低。基于上述不利因素的影响，代理人/企业IP必须认真研读专利申请文本、对比文件以及审查意见，并给出具有说服力的意见陈述书，才有可能使得专利申请获得一个相对理想的结果。

在实践中，经过发明人、代理人、企业IP与审查员的不断沟通、博弈，总结出了一些针对程序类专利第三类审查意见的答复经验和思路，比如针对审查意见中事实认定、惯用技术手段、公知常识等问题采用不同的陈述策略。相对而言，专门针对程序类专利审查意见中技术问题对于创造性答复的影响研究较少，本文尝试从技术问题角度出发，探究程序类专利创造性问题的答复思路。

01、程序类专利中技术问题认定困境

根据《审查指南》的规定[i]：发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。在我国，通常使用“三步法”来评述发明专利申请的创造性，首先确定与本发明专利申请所最接近的对比文件，其次是在第一步的基础上，根据区别特征确定发明所要解决的技术问题，最后判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

可以看出，在第三类审查意见答复过程中技术问题起着承上启下的作用，即技术问题的确定以第一步中最接近的对比文件认定正确为前提，并直接关系到判断区别特征应用到最接近对比文件以解决技术问题的启示，是否显而易见。

在程序类专利中技术问题确定存在较大的不确定性，其原因如下：

（1）程序类专利技术方案特性所致

程序类专利多以步骤形式体现，而审查员所找到的对比文件存在的较大不确定性，因此任何一个步骤或者主题名称都有可能被认定为区别特征，进而导致确定的技术问题多样化。

（2）程序类专利撰写方式所致

通常情况下，代理人对于发明人提供的技术交底书会进行一定程度的扩展和上位化。这不仅仅包括了对交底书书中术语、步骤实施的文字性改写描述，也包括了对某一些技术特征点的上位化，其好处在于能够为申请人争取更大的保护范围提供了争辩空间，但却容易使得交底书中技术方案的本来面貌显得不够清晰，进而使得审查员在审查发明专利申请时不容易抓住发明人在发明创造时所欲解决的技术问题。

当然，除了上述两种原因之外，技术问题认定困境还存在一些其他的原因。但从整体上看，技术问题认定的不确定性容易使得发明专利申请的授权前景不明，也大大增加了程序类专利第三类审查意见答复的难度。

02、审查意见中常见的技术问题认定误区

虽然审查指南给出三步法来指导审查员审查程序类专利申请，但由于文章第一部分所指出的程序类专利中技术问题认定困境以及不同审查员的主观认知存在差异，使得收到的第三类审查意见中所认定的技术问题存在以下几种误区，并分别阐述几种误区对专利申请人的不利影响。

（一）认定的技术问题包括了技术手段

根据《专利审查操作规程 实质审查分册》的描述[ii]，“在确定发明实际解决的技术问题时，不应将发明的技术方案作为重新确定后的发明实际解决的技术问题”。比如一项程序类发明相对于最接近的对比文件的区别特征是“通过一种云存储的方式来扩大移动终端的存储空间”，则认定为本发明实际解决的技术问题为“如何通过云存储来扩大移动终端的存储空间”则明显有误，因为基于云存储正是扩大移动终端的存储空间的手段。

在实践中，程序类专利申请常会收到审查意见关于技术问题的如下认定：“...基于上述特别特征，可以确定本发明实际解决的技术问题为：如何设置用于判断选择操作是否完成的时间来决定是否完成加密”。一般来说，认定的技术问题包括了技术手段通常表现形式为“可以确定本发明实际解决的技术问题为：如何XXXXXX来实现XXX”，而“XXXXXX”正是本发明相对于最接近现有技术的区别特征，“XXX”则是审查员指出的问题。采用这种方式认定技术问题带来的不利影响如下：审查员会倾向于对包含在技术问题中的技术手段不做创造性的评述，或概括为惯用技术手段/公知常识。由于审查员进行了如上的认定，代理人/企业IP会落入审查员思维套路，忽略掉对该技术特征的争辩，隐蔽性极强。

（二）将区别特征的手段认定为技术问题

第二种情况与第一种情况较为类似，其通常表现形式如下“可以确定本发明实际解决的技术问题为：如何XXXXXX”，“XXXXXX”是本发明相对于最接近现有技术的区别特征。

在遇到审查意见归纳的技术问题仅仅为区别特征时，其不仅仅会让代理人/企业IP会落入审查员思维套路。更进一步地，如果代理人/企业IP想要对XXXXXX进行具有突出的实质性特点和显著的进步进行争辩时，会发现“XXXXXX”本身即为技术问题，如同证明“我是我”一样，成为无法证明的难题。

（三）仅描述区别特征功能，不给出技术问题

在一些审查意见通知书里面，审查员也会仅仅描述区别特征特征，而不给出具体的技术问题，比如一份审查意见通知书进行了如下认定：“针对区别特征（1），在对比文件1公开了XXXXXXX时，这属于本领域的惯用技术手段；针对区别特征（2），在对比文件2公开了XXXX时，这属于本领域的惯用技术手段。由此可见，在对比文件1、对比文件2的基础上结合本领域的惯用技术手段获得该权利要求所请求保护的技术方案，对本领域的技术人员来说是显而易见的。因此，该权利要求所要保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第22条第3款规定的创造性。”

在遇到这类审查意见时，由于审查员未给出明确的技术问题，因此如果忽略掉技术问题具体指向，会导致后续突出的实质性特点这一环节陈述的根基不稳，无法使得“技术问题—技术手段—技术效果”形成缜密的陈述闭环。

（四）针对区别特征，分别给出技术问题

在程序类专利第三类审查意见中，针对区别特征分别给出技术问题最为常见，表现形式如下“针对区别特征（1），本发明实际要解决的技术问题是XXXXXX；针对区别特征（2），本发明实际要解决的技术问题是XXXXXX；针对区别特征（3），本发明实际要解决的技术问题是XXXXXX；针对区别特征（4），本发明实际要解决的技术问题是XXXXXX”。

由于程序类专利通常不仅仅表现为多个步骤所执行的结果，也包含了各个步骤的时序、条件、因果关联关系。在审查意见通知书中针对区别特征分别给出技术问题，仅仅评述了每一个具体步骤所直接起到的作用，无形中忽略了各个步骤内在联系，割裂了技术方案的整体思路，审查员正是借助程序类专利单个步骤创造程度低的表现，误导代理人/企业IP陷入单个技术问题难以承载较高创造性的困境。

（五）技术问题认定错误

技术问题认定错误是一种相对的概念，正如一千个读者有一千个哈姆莱特一样。审查意见通知书中基于检索到的最接近的对比文件，给出的技术问题往往与发明人在从事创造过程中所直面的技术问题不同，这也是面对创造性判断主观性问题时，采用“三步法”相对客观的合理性。

但由于审查员所直面的往往仅为申请文件，是专利代理师所转述的技术方案，发明人从事发明创造时所面临的很多技术难题、背景这些细节信息难免被审查员忽略，正是上述因素叠加导致了审查员在审查意见中所认定的技术问题往往存在错误。

比如一项发明专利申请中提到了：一种网页全屏的技术方案，用户在点击“网页全屏”按钮时，播放器会铺满网页，而不会影响用户进行即时通讯聊天等其他操作。审查员在检索到一篇移动终端上“画中画”播放器的对比文件时，认为“画中画”即相当于本申请中的“网页全屏”概念，并且用户在移动终端上开启“画中画”功能时，也不会影响用户进行其他应用程序的操作，区别仅在于“网页全屏”的大小与“画中画”界面大小不一样，基于此，审查员认为相对于对比文件，本发明所实际解决的技术问题其实是“如何设置播放器的尺寸”。

如果认同审查员所指出的技术问题，则导致如何设置播放器尺寸其实是一种惯用技术手段，导致后续突出的实质性特点、显著的进步陈述极为困难。

从上述所列出的审查意见中几种技术问题认定误区，都会加大代理人/企业IP的陈述难度，进而导致专利无法授权。

03、如何将技术问题认定被动化为主动

虽然在认定技术问题时，审查意见中会设置种种障碍来影响对应意见陈述书逻辑体系的构建，但凡事都具有双面性，正由于程序类专利中技术问题存在认定困境，使得代理人/企业IP能够通过识别审查意见中不合理之处，打破审查意见的认定思路，总结归纳有利于专利授权的技术问题。

（一）击破审查意见中事实认定，使得技术问题认定基础不存在

最接近的对比文件中认定的事实正确与否，是技术问题认定是否准确的前提。即使审查意见中认定的最接近对比文件无误，对比文件中认定的事实也不一定完全正确，认定的事实往往会存在几种错误：对比文件的领域与本申请领域不同；利用对比文件中大篇幅的文字描述与本申请中的某一个技术特征进行对比；对比文件中公开的某一个术语的内涵与本申请中特定的术语内涵表面相似，实则不同；对比文件中公开的技术特征的功能、作用与本申请中技术特征的功能、作用不同；遗漏评述本申请涉及的主题，而主题本身也属于技术手段。

这时如果对上述中提到一种或几种错误进行了争辩，则审查意见中技术问题认定的基础不复存在，技术问题认定的主动权重新转移到申请人一方。

例如一个案例中，本申请公开了如下方案：一种通过改造安卓系统中一种特定功能控件，对功能控件的属性进行改造，实现了功能控件具有的功能拓展，使得本方案对于安卓系统原生代码兼容性较好。审查员检索到一本教科书，具体公开了如下内容：在安卓系统中，能够实现一种自定义的功能控件，并且也能够设置自定义的功能控件的属性，实现了安卓系统自带的功能控件的替代。基于此，本发明所要实际解决的技术问题是：如何实现安卓系统原生控件的功能。

经过申请方重新研读对比文件、申请文件，发现对比文件中公开的自定义的功能控件是用于替换安卓原生功能控件，两者是一种并列关系。进一步地，在申请文件中记载，如果通过自定义的功能控件来替换安卓原生功能控件，容易导致安卓系统不兼容。并且本申请方案并非完全摒弃原生功能控件，仅仅是对原生功能控件的某些属性进行拓展。因此，最终在意见陈述书中将技术问题归纳为：“如何充分利用安卓系统自带的功能控件来实现功能的扩展”。通过对对比文件中事实进行重新认定，有利于后续技术问题的重新归纳。

（二）推翻原先多个技术问题，借助总的技术问题让区别特征发生化学反应

正由于程序类专利不仅包括多个步骤所执行的结果，也包含了各个步骤的时序、条件、因果关联关系，而这类关联关系有时候是非常隐秘的，需要代理人/企业IP仔细阅读本申请技术方案背后的改进动机，研判技术特征在起到的惯用的功能作用之外，是否成为其他步骤执行的条件等等因素，进而总结出一个发明要解决的总的技术问题。

在归纳总的技术问题时，不但应该明确各个区别特征之间的相互关系，也应该明确总的技术问题与区别特征的对应关系。

根据审查指南的记载[iii]，在评价技术方案的创造性时，不能割裂各个具体步骤的关联关系，要从整体上去判断发明的构思是否显而易见。这时，如果提炼出各个区别特征的相互关联关系，则审查意见中所认定的多个技术问题存在的合理性将会受到质疑，这也是使得在下一次审查意见时，审查员不得不重新评估技术问题归纳的正确性，并重视技术特征的评述是否发生遗漏。

（三）弱水三千，只取一瓢饮——认定自己有利的技术问题

即使是申请方重新归纳技术问题，也会发现以不同的视角出发归纳的技术问题会截然不同。本着对自身有利的原则，应对从中挑选一个对自身最有利的技术问题，具体原则如下：

1.选取不容易被发现的技术问题

在可能存在多个技术问题时，优先选择不容易被发现的技术问题。对于本领域技术人员来说，技术问题本身不容易被发现，则本领域技术人员就没有对该技术问题进行改进的动机。因此区别特征是非显而易见的，具有突出的实质性特点。

2.辨明区别特征主次关系

存在多个区别特征时，虽然每一个区别特征具有自身独立的功能，但各自对于创造性的主观感觉是不一样的，这时可以一个或几个对非显而易见性帮助较大区别特征为主，以其他区别特征为辅来归纳一个技术问题，这样不但兼顾了非显而易见性帮助较大区别特征的优势，还能通过其他区别特征来增强这一陈述效果。

3.从结果出发，反推技术问题

在区别特征所直接带来的效果、具有的功能是显而易见时，这时归纳技术问题不能拘泥于区别特征的本身作用，常规的答复思路很难被审查员所接受。

因此在这种情况下，应该将区别特征的作用进行分层，第一层是区别特征所直接带来的技术效果；第二层是基于第一层所提到的技术效果进一步延伸所具有的好处、作用。如果直接通过第二层好处、作用来反推技术问题，很有可能会被审查员认定为缺乏基础，并且超出了原始申请文件所记载的范围；而通过第一层技术效果反推得到的技术问题又存在创造性不足的缺陷。在这种情况下，通过捕获第一层级、第二层级功效之间所欠缺的纽带，并且这一纽带理应通过技术来实现的，否则对技术问题归纳无益。

虽然第二层好处、作用可能是商业上的成果等非技术因素所直接导致的，但通过捕获的纽带来归纳一个技术问题，进而使得第二层的效果、好处具备技术属性，才能最终成为意见陈述书中所阐述的本申请技术方案所要直接解决的技术问题，当然，如果申请文件中记载了这种直接效果与拓展效果直接的关联关系，则更容易被审查员所接受。

04、结  语

综上，虽然涉及计算机程序类的专利审查意见中所指出的技术问题缺陷对创造性答复设置了诸多障碍，但正由于技术问题的弹性、不确定性也给了代理人/企业IP的争取空间，给了更大的陈述可能性，使得通过意见陈述环节化被动为主动，对专利授权争取有利条件。

注释

[i] 《专利审查指南 2010版》，知识产权出版社，第二部分第四章第3.2.1.1节，第172页。

[ii] 《专利审查操作规程*实质审查分册》，第79页。

[iii] 《专利审查指南 2010版》，知识产权出版社，第二部分第四章第6.4节，第184页。