马库什权利要求的修改及创造性判断标准评析

马库什权利要求（Markush Claim）是医药化学领域一种常见却又特殊的权利要求。而长期以来，基于对马库什权利要求的属性界定不同，各级法院在权利要求的修改以及创造性评价标准等问题上的观点并不一致。最高院在第一三共株式会社专利无效案（（2016）最高法行再41号）中对上述问题确立了相对较为明确的标准。笔者试图对第41号判决作出梳理和探讨，抛砖引玉，希望能对马库什权利要求的修改和创造性判断等问题做出归纳和总结。

一、属性界定：“概括论”还是“并列论”？

根据《专利法》规定，马库什权利要求是指在一项权利要求中限定多个并列的可选择要素的权利要求，这种可选择要素称为“马库什要素”。马库什权利要求以通式化合物表示一类具有共同主体结构、不同取代基的功能相同的化合物。以41号案的专利权利要求1为例，所述化合物的结构式被概括为如下图所示的通式（I），共同主体结构是三个环结构，主体结构上有R1至R7七个取代基团。R1至R7基团分别可选择若干个并列的具体取代基，例如R4基团可选择氢原子或具有1至6个碳原子的烷基，氢原子或具有1至6个碳原子的烷基就是马库什要素。当R1至R7基团分别选择各自范围内的某个具体取代基时，就可以得到一个具体化合物。

长期以来，无论是理论界还是实务界均对马库什权利要求的属性有两种截然不同的理解。一种认为马库什权利要求是一个概括的技术方案（笔者简称为“概括论”），因此不允许对马库什要素做删除式修改，并认为其新颖性和创造性的对比对象必须是：1）通式化合物；2）通式范围内的被专利文件明确记载的具体化合物（例如从属权利要求记载的具体化合物、说明书记载的实施例化合物）。另一种认为马库什权利要求是众多并列具体化合物的集合（笔者简称为“并列论”），由此认为可以对马库什要素做删除式修改，以及其新颖性和创造性的对比对象可以是：1）通式化合物；2）通式范围内的任何具体化合物，无论该化合物有没有被记载在专利文件中。

二、案情简介：

第41号案无效决定及一二审判决

涉案专利名称为“用于治疗或预防高血压症的药物组合物的制备方法”、权利人系第一三共株式会社。该专利所保护的方法包括将抗高血压剂与药物上的可接受的载体或稀释剂混合，其中抗高血压剂为至少一种如上图所示的式（Ⅰ）化合物或其可用作药用的盐或酯。该专利仅有一项权利要求，其中限定了R1至R7可选取的众多取代基。

无效请求人万生公司认为涉案专利相对于证据1（EP0324377A2）不具备创造性。证据1也是涉及马库什权利要求的专利（简称“马库什专利”），保护一类具有血管紧张素II受体拮抗剂作用的化合物。专利权人对权利要求1进行了修改，包括删除R4和R5定义下的部分取代基范围。

专利复审委和一审法院持“概括论”，认为该修改超出原专利保护范围，不予接受；同时适用“三步法”的判断标准，认定涉案专利具备创造性。

二审法院持“并列论”，认为应允许该项修改；并且适用“预料不到的技术效果”的判断标准，认为涉案专利不具备创造性，因此撤销了一审判决和无效决定。

三、观点分析：第41号案再审判决

1. 定性：“概括论”

最高院认为，马库什权利要求应当理解为一个概括性的技术方案，是具有共同性能和作用的一类化合物，而非众多具体化合物的集合。该观点符合专利复审委的一贯审查实践，也与本案中一审法院的观点一致。

“概括论”符合专利单一性原则。根据《专利法》第三十一条规定，专利单一性是指一件专利申请的内容只能包含一项发明创造，不能将两项或两项以上的发明创造作为一件申请提出。按照单一性原则，马库什权利要求虽然涵盖了众多具体化合物，但是其作为一个整体技术方案，体现的是对众多化合物的共有结构和共有功能的概括。而如若按照本案二审法院的“并列论”，理解为众多并列的具体化合物，即多个技术方案的集合，显然有悖单一性原则。

2. 删除式修改：不允许部分删除马库什元素

对于马库什权利要求属性的理解直接决定了对删除马库什元素的态度。既然马库什权利要求是一个概括性的组合方案，那么变量内的多个选项作为一个整体的概括性的范围，当然不能任意删除变量内的任意选项，否则必然改变原权利要求所保护的范围。

最高院认为，“在无效阶段对马库什权利要求进行修改必须给予严格限制，允许对马库什权利要求进行修改的原则应当是不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物，但是同时也要充分考量个案因素。若允许删除任一变量的任一选项，即使保护范围缩小，未损害公众利益，但是由于是否因此会产生新的权利要求保护范围存在不确定性，不但无法给予公众稳定的预期，也不利于维护专利制度稳定。”

可以看出，最高院对于马库什权利要求的修改持谨慎态度，提出了两点修改限制：（1）修改后不能产生新性能和作用的一类或单个化合物；（2）修改后的权利要求保护范围不能存在不确定性，例如删除任一变量的任一选项就会导致保护范围不确定。我们似乎可以解读出，最高院明确不允许对通式化合物中的“任一变量内的任一选项”进行删除式修改。

欧洲专利局（EPO）与最高院观点类似，其在T 1506/13决定中规定了删除马库什变量的限制原则：（1）不允许缩限为申请文件没有公开的具体单个化合物或一组化合物；（2）不应导致未曾公开的特定含义的特定组合，即不会产生新的发明。笔者认为，EPO原则（1）与最高院限制原则（1）一致；而虽然EPO原则（2）与最高院限制原则（2）表述略有不同，但是该EPO案例的判决结果也指向了不能删除任意变量的任意选项的结论，因此笔者认为二者也基本一致。

最高院对删除马库什元素的严格限制，对撰写马库什专利提出了更高要求。撰写应更加谨慎，不能一味追求扩大保护范围，否则会面临较大的无效风险。笔者建议利用从属权利要求撰写多层次的保护范围：即使范围较大的独立权利要求被无效，范围较小的从属权利要求依然可以维持有效。特别是，将通式范围内的重要具体化合物的结构式纳入从属权利要求。这不仅能够降低重要化合物的无效风险，也使将来可能发生的侵权判断更为直接。

3、对比对象的选择：通式或专利文件明确记载的具体化合物

最高院、一审法院和专利复审委在本案中均认可：当现有技术为马库专利时，新颖性和创造性的具体对比对象，即最接近的现有技术可以选用：1）通式化合物；2）通式范围内的被专利文件明确记载的具体化合物。但是仅落入通式范围但未被专利文件记载的具体化合物，不能视为已公开，不能作为判断新颖性和创造性的对比对象。

本案中，无效请求人主张的对比对象虽然是落入证据1的通式范围内的具体化合物，即当式I化合物“Rl代表4位连接的任意取代的苯基，其取代部位为5位上，R13为4唑基，R2代表氢，R3代表氢；R6代表直链丙烷基；R7代表支链丁烷基；R8代表羧基时”；但该具体化合物的结构并未被证据1的权利要求或者说明书所记载，因此专利复审委认为该具体化合物不能视为已被证据1公开，不能作为对比对象。

事实上，理解了“概括论”，对比对象的选择也就水到渠成了。上文已经分析过，马库什权利要求保护的是一个概括的技术方案，而非其范围内的每一个特定化合物，因此不能将通式范围内的所有具体化合物都视为已公开。这也与欧洲专利局（EPO）的判例法以及英国的司法实践一致。例如英国高级法院在Dr Reddy v.Lilly ([2009] EWCA Civ 1362)一案中认定：对于马库什专利而言，“说明书实施例记载了具体化合物，或本领域技术人员根据公知常识或者专利文件的指示能够制备出该化合物，才视为现有技术公开了这个化合物”。

4、创造性判断：优先适用“三步法”评价通式化合物的结构

“三步法”是创造性判断的一般标准，适用“三步法”评价化合物专利的创造性，应在考虑技术效果的基础上，最终落脚于结构是否非显而易见。例如，如果化合物的技术效果相似，就要考虑本领域技术人员为获得与现有技术相似的技术效果，是否有动机将现有技术化合物的结构改进成专利化合物的结构。

而在化学领域，针对化合物创造性还设立了一个特殊标准，即“结构接近的化合物，必须具有预料不到的用途或者效果”。适用该标准，应在证明专利化合物与现有技术化合物结构接近的前提下，考虑专利化合物相对于现有技术化合物是否具有预料不到的技术效果。

笔者认为，这两种标准本质上并不矛盾，都涵盖了对化合物的结构和技术效果的评价。第41号案中不同法院适用不同标准之所以得出不同结论，是源于对所比对的专利化合物的挑选的殊异，而这种殊异是基于对马库什权利要求属性的不同理解，而非适用判断标准间的矛盾。

本案中，最高院、一审法院和专利复审委基于“概括论”，认为马库什权利要求应优先适用“三步法”评价通式化合物在结构上的创造性。使用专利权利要求1的通式化合物与证据1的通式化合物相比（如下图所示），认为由于二者取代基的定义范围不同，并且请求人未证明不同范围的取代基可以互相替代并达到相同效果。因此，虽然技术效果类似，但是本领域技术人员为获得与证据1类似的技术效果，没有动机将证据1通式化合物的结构改进成本专利通式化合物的结构，因此具备创造性。

▲ 本专利通式化合物

▲ 证据1通式化合物

而北京高院基于“并列论”，认为马库什权利要求保护的是通式范围内的所有具体化合物，因而只有当专利通式范围内的具体化合物与结构接近的现有技术具体化合物相比，“具有预料不到的用途或者效果”时才具备创造性。因此，直接在涉案专利和现有技术的实施例中挑选“在结构上仅有一个取代基不同”，即结构接近的化合物，而由于专利实施例的技术效果数据并不优于现有技术实施例，即专利化合物相对于现有技术化合物不具有预料不到的技术效果，因此不具备创造性。

可见，基于对马库什权利要求是概括性的技术方案的理解，在创造性判断时，应当使用专利通式化合物与现有技术化合物比对，优先适用“三步法”评价专利通式化合物结构上是否具有非显而易见性。而不能仅仅从马库什专利中挑选通式范围内的实施例化合物直接与结构接近的现有技术化合物比对，以实施例化合物是否“具有预料不到的技术效果”来评价通式化合物的创造性。

马库什权利要求作为一种特殊的权利要求形式，自其诞生伊始，国内外对其授权、确权乃至侵权上的争议就从未消散，各位学者和法官对此的讨论和实践可谓是围绕权利要求所展开的种种角逐。而随着最高院作出第41号判决，并将其列为2017年十大知识产权案件之一，笔者相信，马库什权利要求的修改和创造性判断标准将愈发清晰。