浅谈商标平行进口的诉讼策略

在严桂珍的《平行进口法律规制研究》一书中，其将平行进口定义为:“在国际贸易中，未经国内知识产权权利人授权，进口由权利人或者经权利人同意投放市场的产品或者服务，或者进口与权利人的权利具有同源性的知识产权产品的行为或现象”。在我国现行的法律中，对涉及专利权的平行进口，在《专利法》第六十九条第一款做出了明确的规定，即专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，不视为侵犯专利权的行为。然而对于涉及商标权的平行进口，截止目前没有明确的法律法规对其是否属于侵权行为作出定性。

近年来，随着跨国贸易的迅猛发展，平行进口交易的数量急速增加，其中涉及商标平行进口行为的侵权纠纷也不断出现。由于缺乏明确、清晰的法律规定，导致各级法院对涉及商标平行进口案件的判决情况大相径庭。

在涉及商标平行进口案件的判决中，对商标权的平行进口是否构成商标侵权存在两种观点。其中在认为商标平行进口行为构成商标侵权的判例中，主要理由有以下几点：1、被诉侵权方无法提供有效证据证明其销售商品（涉案商品）来自权利人或经权利人授权的被许可人；2、因国内外对同样的商品的行业标准不同，涉案商品在进入国内市场时需进行相应改进，已与国内销售的正品存在实质性差异，上述差异会对权利人的商誉造成不利影响；3、销售上述涉案商品的行为构成《商标法》第五十七条第一款规定的商标侵权行为；4、强调商标权一国用尽原则，涉案商品在出口国属于合法商品并不意味着其在中国也同样合法。而在认为商标平行进口行为不构成商标侵权的判例中，主要理由为： 1、根据“谁主张谁举证”原则，应由权利人或经权利人授权的被许可人举证证明涉案商品属于侵权产品；2、权利人无法证明涉案商品与正品存在实质性差异；3、平行进口行为不会对权利人的商誉产生不良影响；4、强调商标权国际用尽原则，认定平行进口属于合法行为，不构成商标侵权。

面对以上情况，律师应如何在法律对商标平行进口行为没有明确定性的现实下，针对此类案件制定诉讼策略呢？笔者在研究后，给出以下几点思路：

01、客户为商标权利人或经权利人授权的被许可人

商标权利人或经权利人授权的被许可人的诉讼目的在于证明对方的行为构成商标侵权，其可以从以下几点考虑：

1、强调知识产权具有地域性，权利人在不同国家是以彼此相互独立的主体申请并拥有各自在该特定国家的商标权。列出这一点，主要是考虑到被诉方在答辩时往往会强调其产品是从合法渠道购进的正品，在多数在先判例中，若法院对此给予了肯定，则有很大概率会结合商标权国际用尽原则认定被诉方平行进口行为不构成商标侵权，导致权利人一方败诉。此时，若权利人一方主张境内外的商标权人彼此相互独立且从现有证据上无法证明二者间存在关联，则法院会要求被诉方证明其销售商品的来源合法，而被诉方往往很难给出有效证据证明境内外商标权人之间的关系，由此，也就无法证明其销售商品来自权利人一方，其商品来源的合法性也就不会得到法院的认可。关于这一点，可以参考(2017)浙0110民初2336号判决书。

2、对境内外行业标准不同的商品，要主张被诉方销售商品在进入中国市场时未进行符合中国行业标准的改造或经过改造后已经与权利人销售的正品产生实质性差异，其在中国市场销售会损害权利人的商誉。对部分平行进口商品，境内外有着不同的行业标准，符合境外要求的商品并不一定同时符合国内的要求。以长沙市中级人民法院审理的“米其林轮胎案”（(2009)长中民三初字第0073号判决书）为例，平行进口商引进到中国的轮胎上并没有国内销售同类型商品必需的“3C”认证标识，可能存在安全隐患，违反我国的强制性规定。法院由此认定，这种产品我国境内的销售已属违法，且可能存在性能和安全隐患，破坏了商标保证商品质量和商品提供者信誉的作用，对米其林公司的注册商标专用权已造成实际损害，构成商标侵权。与这种情况相对应的是，部分平行进口商在引进如汽车、数码器材、精密仪器等商品时，会根据国内的标准对商品进行改造。上述商品往往技术含量较高且国内正品售价明显高于平行进口商品。此时，权利人一方在诉讼中应重点强调改造后的商品相对国内正品已产生实质性差异，在质量、售后服务等方面存在隐患，容易引起消费者抱怨，从而损害权利人一方的商誉。具体取证时，可以将国内外的正品的技术参数进行对比，指出二者的差异点，进而对比国内正品与改造后的平行进口商品，指出后者相对前者在使用时会存在质量低下、客户体验差等方面的问题；或从售后角度，强调平行进口商在其销售的商品出现问题时，无法向消费者提供购买正品时可以获得的有效售后服务，而消费者往往会因对平行进口的不了解，将对此类情况的不满迁怒于权利人一方，从而对其商誉产生负面认知。在此基础上，权利人一方还可以进一步主张被诉方是在通过低价销售占领权利人一方市场份额，同时构成不正当竞争。

3、主张被诉方对权利人商标的使用已超出必要范围，构成商标侵权。平行进口商往往不会获得商标权利人的商标使用许可，但其在销售商品时，又需要使用商标对其商品进行指示宣传。此时，权利人一方可以对其使用行为进行分析，一旦发现其对商标的使用超出了必要限度，应及时进行证据保全并提起侵犯商标权之诉。2014年上海市高级人民法院审理的“维多利亚的秘密”侵害商标权和不正当竞争纠纷案（(2014)沪高民三(知)终字第104号）就是这方面的典型案例。本案中，锦天公司从LBI公司(维多利亚公司的母公司)处购进一批库存产品，被告麦司公司得到锦天公司授权在中国境内销售所购进的标注涉案商标的库存产品，但是整个交易过程并不涉及商标的授权使用。然而，麦司公司在店铺大门招牌、店内墙面、货柜以及收银台、员工胸牌、VIP卡、时装展览等处使用了“VICTORIA'S SECRET”标识,且对外宣称美罗城店为维多利亚的秘密上海直营店、其系维多利亚的秘密中国总部、北上广深渝津大区总经销、中国区品牌运营商等,这可能导致相关公众误认为销售服务系商标权人提供或者与商标权人存在商标许可等关联关系，已经超出指示所销售商品来源所必要的范围，构成对“VICTORIA'S SECRET”服务商标专用权的侵害，已构成商标侵权；另外，其过度的宣传，使消费者误以为麦司公司与维多利亚公司之间存在授权许可关系，从而使被告由此不正当地获得商业机会，亦可能对维多利亚公司今后在中国境内开展商业活动带来不利影响，其行为同时构成不正当竞争行为。一审法院认定麦司公司的行为构成商标侵权及不正当竞争，并赔偿维多利亚公司经济损失50万元。二审法院经开庭审理后，支持了一审法院观点，判决维持一审判决。

4、需要补充的是，权利人一方在根据以上几点制定诉讼策略时，可以请求法院参考《关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》中有关加大知识产权侵权行为惩治力度、规制知识产权滥用行为的规定，结合国家近几年不断加强保护知识产权力度的大环境给予权利人更充分有力的支持。 

02、客户为平行进口商

平行进口商一方的诉讼目的是要证明平行进口是合法行为，并不构成商标侵权。其在制定策略时，同样有一些可参考的因素：

1、坚持所销售商品为通过合法途径取得的正品，且未对涉案商品作出任何改变，其销售行为不会损害权利人的商誉。通过对在先判例的研读，笔者发现，在与平行进口相关的案例中，法院首先要认定的就是被诉方所销售的商品来源是否合法。在肯定商品是通过正规渠道取得的海外正品后，除非被诉方对涉案商品作出改变，或者对涉案商标进行了过度的使用甚至是滥用，法院倾向于认为平行进口不构成商标侵权。可见商品来源问题对平行进口相关案件结果的重要性。为了证明商品来源的合法性，被诉方一定要做到如下几点：进货前确认供货商为商标权利人或获得商标使用许可的被许可人，同时要对正品的包装、售价等基本情况做一定了解，确保被供应的商品为来自正规渠道的正品；进货时保留好进货单、海关报关单、消费小票等凭据，以证明商品来源于合法途径；在售后服务方面，若可以满足消费者的需求，一定要进行明示，若不能，则要提示可以解决的途径或突出强调风险，以有效规避风险。

2、坚持商标权国际用尽原则，强调商标权人无权在通过合法途径售卖商品获利后又二次获利。目前支持平行进口为合法行为的法院判例中，大多以商标权国际用尽原则为依据，主张商品一经投入市场，商标权就在国际范围内用尽，丧失了对带有该商标的商品再销售、转卖、处置等行为的控制权，一旦商标已合法投入市场，权利人就无权再加以干预，因而平行进口就是正常合法的贸易活动。目前大多数发展中国家认同这一标准。鉴于我国目前仍属发展中国家，需要大量引入发达国家知识产权发展自身的现实情况，只要被诉方销售的商品不存在来源、质量等方面重大的不足，其平行进口行为一般会被法院认定为合法行为。

3、平行进口商一方还可以结合国际贸易迅猛发展、全球经济一体化进程加速的背景，说明若任由商标权利人无限制地行使其商标权，则会形成市场垄断，权利人可以随意控制市场，不利于形成良好的交易秩序。

总之，平行进口行为是否构成商标侵权，应考虑是否损害了商标识别商品及服务来源、保证商品及服务的品质以及广告宣传的功能，就要求我们在分析涉及商标平行进口案件时，根据案件的实际情况有的放矢，给出有效的诉讼策略，帮助当事人实现其诉讼目的。