用途权利要求新颖性、创造性的评判

国家知识产权局专利复审委员会 姜小薇

【理念阐述】

化学产品的用途权利要求新颖性、创造性来源的核心在于：发现产品新的性能。这种用途权利要求在撰写时，往往较为简单，如写成“一种XX化合物在XX方面的用途”。但在这种简单的权利要求背后，常常导致争议的有两个问题：一是如何判断新性能与已知性能之间的关系，即如何确认新性能不是隐含在已知性能中的另一种效果表达？二是新性能和已知性能在具体使用过程中是否能够区分对新颖性、创造性的判定有何影响？

关于第一个问题，判断标准比较明确，即，要看这两个性能所关联的技术问题是否有本质区别，二者不能是功能上相互关联的存在。本领域技术人员对技术知识有足够的了解，就能够判断出两个性能之间是否存在因果关系或互相牵连的关系。如果两个性能之间彼此足够“独立”，新用途并没有隐含在已知用途之中，则能够认可该新用途。

关于第二个问题，如果新性能导致的新应用在已知产品的用法、用量上明显不同于已知应用，即，新用途和已知用途较为容易的被区分，则不会带来争议。然而，有时会存在从应用手段上无法进行区分的情况，即，虽然发明人发现了已知产品的新性能，基于该新性能产品具有新用途，但是从具体的应用手段上无法与现有用途进行区分。比如，现有技术公开了化合物A用于调节植物生长的用途，而发明人发现了化合物A具有能够高效防治真菌的新性能，但是这两种不同目的的应用，施用化合物A的具体方式是一致的，都是将其喷洒于植株表面。即，从应用手段的角度，难以将二者区分，此时，化合物A用于防治真菌的用途能够授权吗？

有人认为，如果无法明确地从客观技术手段上将新用途与已知用途进行区分，则无法认可新用途的新颖性、创造性，因为应用的技术手段相同，使用者的主观目的成了判断其应用目标的唯一决定因素，而人的主观目的是无法准确获知和判定的，因此给权利要求的保护带来很多不确定性。

然而，笔者对此有不同看法。《专利审查指南》第二部分第十章第5.4节规定“如果一项已知产品的新用途本身是一项发明，则已知产品不能破坏该新用途的新颖性。这样的用途发明属于使用方法发明，因为发明的实质不在于产品本身，而在于如何去使用它。”从这段定义可以看出，用途权利要求依靠使用方法特征来体现，可以看做是从某一类具有共性的使用方法中提炼出的权利要求，而所述共性就是基于物质的某种新性能而产生的新应用。专利审查指南在方法权利要求之下单独规定出用途权利要求这种特殊的权利要求类型，意味着用途权利要求有其特殊的存在意义和价值，其具体的评判标准则要密切结合用途权利要求所具有的价值和意义来确定。

在专利法中之所以会给某种已知产品的“新用途”以保护，是因为发明者发现了已知产品的新性质，而该新性质直接提供了新的应用，从而本领域技术人员可以有目的地为了获得新的技术效果而使用已知产品，这就拓宽了已知产品的使用范围，用途权利要求由此可以区别于现有技术。已知产品的新性质当然是已知产品所固有的，但该固有的性质在申请日之前并不为公众所知，授予用途权利要求的目的不是保护新发现的性质，而是保护基于新性质的新应用，保护被拓宽的使用范围。使用已知产品时的工艺参数属于使用时的技术特征，直接限定使用范围的使用目的也属于使用时的技术特征，该使用目的在有些情况下也许难以确定，但其应是客观的，可以基于产品使用说明或者添加工艺和预期效果等因素综合判断而确定。

新用途与已知用途在用法、用量上具有相似性，涉及到的是后续侵权判定的问题。而发明人发现了已知物质的新性能，对现有技术做出了贡献，带来了技术的进步，出于鼓励发明创造的目的，不应当将直接根据侵权判定的难易来决定权利要求是否具有新颖性、创造性。下面我们从具体的案例进行进一步的阐述。

【案例演绎】

某案涉及一种二烷基次膦酸盐作为提高聚合物组合物流动性的添加剂的用途。该二烷基次膦酸盐是一种已知的化合物，现有技术中常被用作阻燃剂添加到组合物中。专利权人发现了二烷基次膦酸盐的新性能，从而发展出了它的新应用。说明书一共记载了6个实施例和3个对比例，其中，从实施例1和对比例2，实施例3和对比例1的二组对照中可以看出，在聚合物组合物其它组分基本相同的情况下，加入二乙基次膦酸铝能够明显提高熔融指数，也就是说二烷基次膦酸铝的使用使得组合物的流动性能有了明显提高，专利权人基于发现了这个新性质，撰写了二烷基次膦酸盐可以用作提高流动性的添加剂的新应用的专利。

无效请求人主张，证据1公开了一种流动性优良的、低翘曲的增强聚酰胺组合物，其中实施例4公开了含有10%阻燃剂的聚酰胺组合物，聚酰胺使用的是PA10T，阻燃剂使用的科莱恩公司的OP1230，其成分是二乙基次膦酸铝，可见，证据1公开了在尼龙组合物中以10%的量使用二乙基次膦酸铝的技术方案。关键的，用途权利要求的实质是使用方法的权利要求，二烷基次膦酸铝作为添加剂，无论发挥阻燃性能还是提高流动性能，使用方法都是一样的，人们的主观目的并不构成技术特征，由于权利要求1-5中二烷基次膦酸盐“作为提高流动性的添加剂”的用途与作为阻燃剂的用途无法区分，仅仅是人主观目的的不同。

可见，本案判断新颖性的关键在于“二烷基次膦酸盐作为提高聚合物组合物流动性的添加剂的用途”这一技术特征是否与证据1构成区别特征。

证据1仅公开了二烷基次膦酸盐作为阻燃剂的用途，虽然阻燃剂和提高流动性能的添加剂在具体使用方式上有相似之处，但是，既然阻燃性和流动性是两个不相关联的独立性能，存在其各自对应的应用范围，证据1中所公开的以及现有技术中已经采用的二烷基次膦酸盐作为阻燃剂在聚合物中的应用就不落入本专利权利要求1的范围，不能破坏本专利所述的提高流动性的用途的新颖性。

对于请求人关于现有技术中作为阻燃剂的用途与本专利提高流动性的用途无法区分的问题，是侵权判定实务中会涉及到的，但区分二者用途时可能存在的困难并不是否定用途权利要求具有新颖性的理由，因为具体使用环境、产品说明书等客观因素可以帮助甄别使用者真正的目标用途。

概而言之，已知产品新用途权利要求新颖性、创造性的判断还是应当着眼于发明人是否真正基于发现了已知产品的“新性能”，这个判断过程是依靠本领域技术人员的技术知识将性能之间的关系厘清。至于在具体应用手段上能否将二者区分开来，则不是用途权利要求新颖性、创造性判断时需要考量的因素。