员工离职后如何认定发明的权利归属

上海知识产权法院 陈瑶瑶

【案情简介】

王海山曾系原告员工，任前沿技术部门技工、技术员，工作主要配合工程师要求完成产品的制作、组装、测试等，其参与的原告公司的经导管主动脉瓣膜输送系统包括导管和手柄，瓣膜与内管相连，操作手柄可实现外管的前进和后退，以完成瓣膜的装载和释放；秦涛亦系原告员工，任临床总监；两人于2015年从原告处离职，后分别任纽脉公司监事和法定代表人。

涉案发明专利申请名称为“一种心脏瓣膜输送装置”，申请日为2015年7月，申请人为纽脉公司，发明人为虞奇峰、王海山、秦涛。该技术旨在通过内外管的配合移动来实现瓣膜的稳定连接和快速准确释放，通过手柄能够分别控制内管和外管的移动，外管后撤使瓣膜从外管远端露出，内管后撤触发瓣膜释放。虞奇峰曾是原告前沿技术部门负责人，也曾参与过原告公司瓣膜项目研发，2010年8月从原告处离职后一直在医疗科技公司任职，在此期间的多项发明专利申请，也涉及瓣膜输送系统。2015年3月纽脉公司成立后任该公司股东、董事。

原告向法院起诉，认为涉案专利技术属于原告的专有技术，系王海山、秦涛的职务发明，请求判令涉案专利申请权归原告所有。

上海知识产权法院经审理后认为，在案证据不能证明涉案专利申请技术与秦涛在原告处承担的本职工作或者单位分配的任务有关，原告主张涉案专利系秦涛的职务发明不能成立。王海山任职于原告前沿技术部门，属于原告经导管主动脉瓣膜输送系统项目组成员；涉案专利技术系通过微创介入手术放置心脏瓣膜的输送装置，旨在通过内外管的配合移动来实现瓣膜的稳定连接和快速准确释放，通过手柄能够分别控制内管和外管的移动，外管后撤使瓣膜从外管远端露出，内管后撤触发瓣膜释放；而原告技术旨在通过操作手柄实现外管的前进和后退，以完成瓣膜的装载和释放；也即涉案专利技术与王海山参与的原告公司技术均属微创治疗心脏瓣膜技术领域，旨在解决的技术问题亦相同，均是实现快速、稳定、准确地植入心脏瓣膜，所采用的技术手段亦是通过手柄的控制，应认定专利技术与王海山在原告处的本职工作具有较强的相关性。此外，涉案专利申请列明的第一发明人虞奇峰具有较强的医疗器械领域技术研发能力，与涉案专利技术领域具有较强的相关性。结合涉案专利申请技术与原告公司技术在具体技术方案上仍存在较大差异，虞奇峰系涉案专利申请署名顺序排第一位的发明人，而原告在案证据并不足以证明涉案专利申请技术仅系王海山的个人技术成果，与虞奇峰无关。

上海知识产权法院判决，确认涉案发明专利申请权归原告上海微创医疗器械（集团）有限公司、被告上海纽脉医疗科技有限公司共有。

上海微创医疗器械（集团）有限公司不服，提起上诉，上海市高级人民法院二审判决，驳回上诉，维持原判。

【法官评析】

近年来，专利权权属纠纷案件呈快速上升趋势，其中较为典型的则是员工离职后作出的发明创造的权利归属。本案即涉及上述问题，系一起典型的职务发明纠纷案件，涉及职务发明的认定标准把握。

一、本案观点的分歧

涉案专利技术不能认定为秦涛的职务发明，但关于能否认定为王海山的职务发明进而确定专利权的归属则存在分歧：

一种观点认为，王海山系原告前沿技术部门成员，涉案专利与王海山在原告处接触的瓣膜输送系统属同一技术领域，旨在解决相同技术问题，即使两者具体技术上存在较大差异，也可认定具有相关性，认定涉案专利为王海山的职务发明，专利申请权判归原告所有。

一种观点认为，王海山系原告前沿技术部门技术员，而非研发工程师，专利技术与原告技术亦存较大差异，发明点在原告技术中也未有体现，在此情况下应从严把握相关性标准；再则，被告虽未提供研发资料，但其提供的证据显示第一发明人虞奇峰具有较强医疗器械领域技术研发能力，与涉案专利技术领域具有较强相关性。综上，可以认定原告提供的证据不足以证明涉案专利系王海山的职务发明。

还有一种观点认为，根据专利法相关规定虽可认定涉案专利为王海山的职务发明，但本案特殊性在于专利所列第一发明人虞奇峰在专利所涉技术领域亦具有较强研发能力，结合专利技术与原告技术在具体方案上仍存较大差异，原告不能证明专利技术仅系王海山个人成果，而与虞奇峰无关的情况下，应认定专利技术为王海山与虞奇峰的共同成果，专利申请权归双方共有。

上述观点分歧的实质在于当争议发明创造的发明人为多人，其中即有单位离职员工，又有非员工时，如何适用专利法职务发明的相关规定。

二、职务发明认定的要件分析

职务发明认定依据的法条主要是专利法第六条和专利法实施细则第十二条。其中，单位主张离职员工职务发明的主要依据为专利法实施细则第十二条第一款第（三）项，也即退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造为职务发明创造。

从上述条文来看，员工离职后作出的发明创造只要满足时间性和相关性两个条件，就应当被认定为职务发明，专利申请权归属于原单位所有。但在上述条文适用时同时也应当注意到，专利法职务发明相关制度设计系针对争议发明创造仅系离职员工独立完成的情形，并未涉及离职员工与他人共同完成发明创造的情形。当争议发明创造涉及多个发明人，且发明人同时涉及原单位离职员工和非员工时，认定职务发明应当注意以下几点：

一是相关性认定应适用技术方案相关标准。发明创造的实质系具体技术方案，争议发明创造与发明人在原单位履行本职工作所接触技术方案的相关性判断不但需要考虑两者是否属于同一技术领域、解决技术问题是否相同、功能效果是否相同，也要求对两者的技术方案进行比对，判断两者的技术差距有多大，在技术方案上是否具有传承性等。在此，技术方案比对区别于专利侵权比对，不要求技术特征相同或者等同，也不要求争议发明创造的主要发明点在原单位的技术成果中已有体现。

二是应当考虑非员工发明人对于发明创造研发的贡献可能性。如果非员工发明人同时具有争议发明创造所属技术领域的较强技术研发能力，而争议发明创造与原单位技术又存在较大差异，此时不能简单认定争议发明创造为原单位离职员工也即专利所列部分发明人的职务发明，而否认其他发明人贡献的可能性，应当认定发明创造为几个发明人的共同成果，专利申请权归属原被告双方共有。如果其他非员工发明人并无争议发明创造所属技术领域的研发背景，或是被告主动承认其他发明人对于争议发明创造研发并无贡献，则可直接认定该发明创造为离职员工的职务发明，专利申请权归属于原单位所有。

三是举证责任分担上，原单位主张争议发明创造为其离职员工的职务发明进而主张专利权归属时，不但应举证证明涉案发明创造与员工在原单位接触的技术具有相关性，系员工离职后一年内作出，同时亦应证明其他发明人对此并无贡献可能性；而否认争议发明创造为职务发明的被告则可主张其他发明人具有相应技术研发能力、单位提供了研发的物质技术条件、相关的研发记录等证据予以反驳。

本案中，虽然涉案专利申请技术与原告技术在具体技术方案上仍存在较大差异，但根据专利法相关规定，仍符合职务发明认定时间性和相关性条件，应当认定构成王海山的职务发明。但同时在案证据也显示涉案专利第一发明人虞奇峰具有涉案专利领域较强的技术研发能力，原告在案证据并不足以证明涉案专利申请技术仅系王海山的个人技术成果，与虞奇峰无关，排除虞奇峰对于涉案专利的技术贡献，被告的证据也不足以排除王海山的技术贡献，所以认定涉案专利申请技术方案为王海山与虞奇峰的共同成果，归属原告与被告纽脉公司共有。