撤销三年不使用案件中“象征性使用”的判定

作者 董欣 北京知识产权法院

商标的主要功能在于区分商品或服务的来源，而这一功能只有通过商标的实际使用方能实现。根据我国《商标法》第四十九条的规定，注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。由此，商标权人在通过申请注册取得商标专用权的同时，还负有对其注册商标进行使用的义务。这样一来，如何把握“商标使用”的构成标准便成为撤销连续三年不使用注册商标的关键所在。

一、判断商标使用的基本标准

对于何为注册商标的使用，我国《商标法》第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”该条款对认定商标使用的形式和实质要件均作出了规定。显然，不是所有将注册商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中的行为，均构成注册商标的使用，其还在于该行为是否“用于识别商品来源”。此外，赋予商标权人使用义务的目的在于避免其怠于使用而浪费商标资源，因此，撤销连续三年不使用注册商标制度中的使用不宜采用过于宽松的判定标准，否则将给他人积极利用有限的商标资源造成过多障碍。[1]

从司法实践来看，在撤销三年不使用案件中目前判断商标权人是否尽到使用义务的基本标准可以概括为“公开、真实、合法”，即它要求商标使用证据应当能够证明诉争商标在商业活动中被公开、真实、合法的使用。根据北京知识产权法院2016年结案数据分析报告，审结的2016年商标行政撤裁案件中，因实体问题而撤裁的案件为937件，其中涉及撤销三年不使用的多达164件，占据第二位。[2]不难看出，商标使用的判断问题仍存在诸多争议。与此同时，北京知识产权法院对撤销三年不使用案件的调研报告显示，其随机抽取的85份商标撤销复审行政纠纷案中涉及的使用证据类型广泛，大致可分为资质类、实物类、合同类、票据类、广告类等，但上述案件中仅有21.2%被北京知识产权法院认为构成商标法意义上的使用，其理由当中即包含有“象征性使用”。[3]

二、“象征性使用”概念的提出

“大桥DAQIAO及图”商标撤销复审行政纠纷案是我国司法实践中较早认定商标权人系“象征性使用”的判例。北京市高级人民法院在该案中指出：“商标使用应当具有真实性和指向性，即商标使用是商标权人控制下的使用，该使用行为能够表达出该商标与特定商品或服务的关联性，能够使相关公众意识到该商标指向了特定的商品或服务。对于仅以或主要以维持注册效力为目的的象征性使用商标的行为，不应视为在商标法意义上使用商标。判定商标使用行为是否属 于仅以或主要以维持注册效力为目的的象征性使用行为，应综合考察行为人使用该商标的主观目的、具体使用方式、是否还存在其他使用商标的行为等因素。”[4]随后，尽管有不同意见，[5]但在其他撤销三年不使用案件中，法院与当事人逐步引用“象征性使用”一词，明确对维持商标注册的使用标准作了更实质性的要求，进而否定了 “象征性使用”的效力。例如，在“湾仔码头”商标撤销复审行政纠纷案中，最高人民法院认为：“判断商标是否实际使用，需要判断商标注册人是否有真实的使用意图和实际的使用行为，仅为维持注册商标的存在而进行的象征性使用，不构成商标的实际使用。”[6]

从以上表述可以看出，判断商标是否经过真实使用，除了要查明是否存在客观使用的事实，还要进一步考察行为人的主观状态，即是否具有真实的使用意图。与此相反，“象征性使用”仅以或主要以维持注册效力为目的，其不符合真实使用行为所具有的使注册商标发挥区分商品或服务来源的功能，不会形成或积累商誉，因而不能视为真实的使用。

对此，域外亦有相关规定。例如，美国《兰哈姆法》第45条规定，商标权利人对商标的使用必须是对商标的“真诚使用”，也即“一般贸易通常过程中真诚加以使用商标，而非仅仅为保留其权利而使用该商标”。P&G公司诉J&J公司商标侵权一案是美国关于“象征性使用”的典型案例，该案涉及P&G公司的两个次要商标“Sure”和“Assure”。经查，P&G公司每年都会向市场投入50箱贴有上述两商标的商品，并将其销往美国至少十个州。这些商品通常没有货主，甚至在公司印发的产品说明书及价格表上都找不到这些商品。对于该两商标是否在商业中实际使用，法官在判决中重述了美国专利商标局审判和上诉委员会判断商标使用个案的基本原则：商标权不能通过附有某商标的商品的零星的、偶尔的、象征 性地出运而产生，而必须通过商品的实际交易或者起码是为此种交易而进行积极地公开地行动。法官认为，P&G公司从未真正地在市场上使用过上述商标，也未提出任何令人信服的现有使用计划，因为该公司长达十余年的每年50箱的运送固然不是零星的、偶尔的，但是无疑是名义上的并且没有体现出真正意义上建立此种交易的诚信。由于P&G公司没有在商业中善意地使用上述两商 标，该公司对其并不拥有有效的商标权利。[7]此外，香港、日本、欧盟等亦有类似案例。

三、“象征性使用”的考量因素

应当注意的是，尽管将“象征性使用”排除在真实使用之外已基本达成共识，但如何判定商标是否为“象征性使用”在客观上存在着一定的困难。其一，真实的使用意图，或者其使用目的是否仅为或主要为维持注册商标的存在这一主观状态，只能通过考察客观的使用行为来反映，需要慎重；其二，客观的使用行为形形色色，涉及方方面面，包括使用时间、方式、范围等，需要全面。例如，“大桥DAQIAO及图”商标撤销复审行政纠纷案综合考虑了使用的具体方式（一次广告和一次销售）、使用的范围（销售额仅为1800元、广告投放于全国发行量并不大的《湖州日报》上）、使用的时间（指定的三年期间后期）等因素，最终将其认定为“象征性使用”。这或可说明一次性或者零星的使用通常难以证明行为人具有真实的使用意图，但却并不意味着真实使用对使用规模，如销售量、销售范围等有绝对要求。在“Minimax”案中，当时的欧盟商标局和欧洲法院均认为，虽然涉案证据表明诉争商标仅在有限范围内进行使用，提交的商品销售发票只针对一个消费者且销售量十分有限，但是这些证据足以证明在过去的11个月中，贴有诉争商标的商品在市场上进行了正常销售，诉争商标确已在市场投入真实使用。[8]由此，判断商标是否为“象征性使用”，应当综合考量、个案审查。 具体考量因素有以下几个方面：

（一）使用人的经营范围及能力。在此含有两个层面：一是要判断使用人的经营范围是否与商标所核定使用的商品或服务相关。例如，为了避免商标被恶意抢注，现今许多市场主体不得不在全类上申请注册“防御商标”，这些“防御商标”所核定使用的商品或服务大多与申请人的经营范围无关，其是否经过真实使用显然有待商榷。二是要判断商标使用人本身的性质及生产经营规模。对于规模较大的商标使用人，其业务范围广泛、生产或销售能力较强、各项制度较为规范，商标使用的证据所显示的销售量、销售对象、销售金额等亦应较为丰富，对于规模较小的商标使用人则反之。例如，在“桃桃TaoTao”商标撤销复审行政纠纷案中，撤销复审程序中的证据仅为一个笔袋实物，因从该证据中无法判断出其生产时间，故无法证明诉争商标在指定期间内进行了实际使用。诉讼中，虽然当事人提交的十一份出库单及对应的运输凭证并不是非常规范的企业销售记录，但考虑到当事人经营的是乡镇企业，而此类企业在销售及财务制度上不是非常规范，故对此类企业而言，其使用证据的形式要求不能过高。因此，法院认为上述证据已足以证明当事人实施了在“笔袋”商品上使用“桃桃” 商标的行为，同时因上述使用行为在2006年与2007年间，具有一定的时间跨度，因此，可合理认定其并非象征意义上的商标使用，应属于善意的、真实的商标使用行为。[9]

（二）商品或者服务本身的性质。欧共体审查实践中，在判断是否为真实使用时，认为必须基于特定行业或贸易领域的市场状况，评估所提交的资料是否能证明商标所有人曾真正试图在市场上取得一定的商业地位。[10]又如，在Automedx诉ArtIvent案中，尽管出售样品的目的并不是为了人类的使用，而是为了测试，但由于商品为医疗用品，在商品通过FDA的批准之前对其进行测试是行业惯例，因此委员会认定其使用方式为善意的、有效的。[11]在此亦有此意。毕竟，不同的商品或者服务有着不同的商业惯例和交易习惯，而且商品或服务的提供难度、使用时间、价格及数量不同，其体现在使用证据上亦会有所差异。显然，撤销连续三年不使用注册商标意在清理闲置商标，而非惩罚，故判断是否为“象征性 使用”时，商标所核定使用的商品或者服务本身的性质及其所面向的市场的特点是一项重要的参考因素。

（三）商标使用的具体方式。根据我国《商标法》的相关规定，商标的使用方式形式多样，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，且其使用人既可以是商标权人，亦可以是被许可人，故体现在使用证据上，表现为许可使用协议、商标标签及外包装、合同以及相关票据等。通常情况下，仅有上述单一形式的证据尚不足以证明商标的真实使用，即当事人提交的在案证据形式越多，越能证明其真实的使用意图。在“theory”商标撤销复审行政纠纷案中，虽然当事人提交了商标使用许可合同、广告合同、付款凭证、广告费发票以及相应刊物等一系列证据，但鉴于所涉刊物发刊范围有限，同时其广告页面上除诉争商标外，还显示有多个商标和多种商品，且未显示商标与商品之间的对应关系，故相关公众不能通过该广告准确识别商品来源，因此，在没有其他证据相互印证的情况下，上述证据不能证明诉争商标的真实使用。[12]这是较为典型的“象征性使用”。

（四）商标使用的规模和范围。如前所述，虽然销售量、销售范围、宣传面等不是判断商标是否为“象征性使用”的绝对标准，但却是必要的考虑因素。立足在商标的功能层面，市场主体申请注册商标的根本目的乃是为了标识商品或服务的来源。商标权人或被许可人唯有使用其注册商标实际从事了生产经营活动且达到一定规模，方能让社会公众通过其商标认识到某种商品或服务的来源，商标也才能逐渐积累起商誉，避免商标资源的浪费。因此，在认定是否为“象征性使用”时，应按照商品或服务的特性，结合实际的销售数量、地域范围、辐射群体、营业额度等因素来综合判断。对于那些一次性的广告宣传、产品样品、零星的销售等，可能需要提供更多的证据来佐证其真实的使用意图，如果确是真实的使用，理应有系列的证据能够出示。例如，在“TAMASHI” 商标撤销复审行政纠纷案中，商标权人提交了一张2003年11月3日开具的影碟机商品的销售发票。商标评审委员会认为，该发票可以证明诉争商标在规定期限内在影碟机商品上进行了商业使用。而法院认为，即使该销售发票及相应的销售行为属实，该使用行为也属于以维持注册为目的的象征性使用行为。[13]

（五）商标使用的持续时间和频率。“大桥DAQIAO及图”商标撤销复审行政纠纷案等表明，类似的在期限届满前或者在撤销申请提出前较短时间内的使用通常会被认为构成“象征性使用”。相反，商标使用持续的时间越长、频率越高，越能表明其真实使用意图。对此，境外亦有相应的立法例。法国《知识产权法典》L.714-5规定，五年后所有人开始或重新实际使用其商标，如果是在得知可能会有失效诉讼并在诉讼前三个月中进行，则仍将丧失权利。[14]《日本商标法》第五十条第三款也规定撤销审判请求前三个月内的使用，如果证明是知道被提出撤销审判后的使用，不能算作使用。我国台湾地区“商标法”（2011）第六十三条亦规定：“第壹项第二款规定之情形（即无正当事由迄未使用或继续停止使用已满三年者），于申请废止时该注册商标已为使用者，除因知悉他人将申请废止，而于申请废止前三个月内开始使用者外，不予废止其注册”。[15]

当然，除上述因素之外，商标权人申请注册商标的情况、商标使用的具体环境、[16]商标使用企业的多样性、指定期限之外商标权人的使用行为等亦可作为“象征性使用”判定的参考因素。总之，需结合案件的具体实际来综合判定。

注释：

[1] 参见陈锦川主编：《商标授权确权的司法审查》，中国法制出版社，第399页。 [2] 参见知产宝司法数据研究中心：《北京知识产权法院2016年结案数据分析报告》，第34页。

[3] 参见宋鱼水、吴园妹、卢爱媛：《完善证据制度 充分实现商标价值——北京知产法院对“撤三”案件的调研报告》。

[4] 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第294号行政判决书。

[5] 参见赵文侠、陆穗峰：《商标“象征性使用”之我见》，载《中华商标》2011年第10期。

[6] 参见最高人民法院（2015）知行字第181号行政裁定书。

[7] 参见任刚：《何为“在商业中真诚使用”》，载《中华商标》1998年第4期。

[8] 参见周云川：《商标授权确权诉讼规则与判例》，法律出版社，第435页。

[9] 参见北京市第一中级人民法院（2011）一中知行初字第1776号行政判决书和北京市高级人民法院（2012）高行终 字第542号行政判决书。

[10] 参见周云川：《商标授权确权诉讼规则与判例》，法律出版社，第435页。

[11] 参见李星：《商标连续不使用撤销中商标使用案例研究》，华东政法大学硕士学位论文，第16页。

[12] 参见北京知识产权法院（2016）京73行初2576号行政判决书。

[13] 参见北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第3151号行政判决书和北京市高级人民法院（2011）高行 终字第264号行政判决书。

[14] 参见黄晖译：《法国知识产权法典》，商务印书馆1999年版，第141页。

[15] 参见周云川：《商标授权确权诉讼规则与判例》，法律出版社，第436页。

[16] 参见臧宝清：“关于撤销三年不使用案件中‘象征性使用’判断问题的初步思考”，载《中华商标》2013年第7期。