米高梅片头“雄狮标识”在先著作权再审判决书

中华人民共和国

最高人民法院

行政判决书

（2017）最高法行再11号

当事人信息

再审申请人(一审原告、二审上诉人)：桂林埃索技术有限公司。

法定代表人:张*志，该公司经理。

被申请人(一审被告、二审被上诉人)：国家工商行政管理总局商标评审委员会。

住所地：中华人民共和国北京市西城区茶马南街1号。

法定代表人：赵*，该委员会主任。

委托诉讼代理人：贾*竹，该委员会审查员。

被申请人(一审第三人、二审被上诉人)：米高梅公司。

法定代表人：迈克尔·B·摩尔，该公司高级副总裁。

审理经过

再审申请人桂林埃索技术有限公司(以下简称埃索公司)因与被申请人国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）、米高梅公司商标异议复审行政纠纷一案，不服北京市高级人民法院（以下简称二审法院）（2015）高行（知）终字第2738号行政判决，向本院申请再审。本院于2016年9月30日作出（2016）最高法行申375号行政裁定，提审本案。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。

再审申请人称

埃索公司申请再审称，

（一）二审判决认定事实错误。第7241616号“ASOO及图”商标（以下简称被异议商标）与米高梅公司的“雄狮标识”存在显著区别，不构成实质性近似。（二）二审判决适用法律错误。

1.埃索公司已取得了著作权登记证书，被异议商标是埃索公司独立创作完成的，不侵犯他人的著作权。

2.米高梅公司雄狮图形从1924年起开始使用，根据《中华人民共和国著作权法》（以下简称著作权法）第二十一条的规定，米高梅公司“雄狮标识”作品的著作权已超过了保护期。

3.涉案图形虽然都有狮子，但埃索公司已举证证明被异议商标系独立完成并且具有独创性，依据《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条之规定，被异议商标中的图形具有独立著作权。

（三）二审法院及商标评审委员会程序违法。

1.二审法院拒绝埃索公司复印本案相关材料，剥夺了埃索公司质证的权利。

2.商标评审委员会收到米高梅公司补充质证意见及证据后未送达埃索公司，剥夺了埃索公司的抗辩权。

故请求依法撤销二审判决和(2012)商标异字第40592号《“AS00及图”商标异议裁定书》(以下简称被诉裁定)，本案诉讼费用由商标评审委员会承担。

被申请人辩称

商标评审委员会提交意见称，

（一）米高梅公司对“雄狮标识”作品享有在先著作权。该作品于1987年在美国首次发表，并未超过50年的保护期限。被异议商标与米高梅公司的“雄狮标识”作品高度近似，在设计手法、整体视觉效果等方面无差异，构成实质性相似，被异议商标的申请注册构成对米高梅公司在先著作权的损害。

（二）埃索公司关于商标评审委员会程序违法的主张不能成立。米高梅公司的主体资格已由商标局进行了审查，且埃索公司并未提交进一步支持其主张的证据。

综上，二审判决认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，故请求予以维持。

一审第三人称

米高梅公司提交意见称，

（一）被异议商标与米高梅公司的“雄狮标识”作品在整体构图方式和构成要素上构成实质性相似，被异议商标侵害了米高梅公司“雄狮标识”作品的在先著作权。

（二）米高梅公司对雄狮标识享有各自独立的著作权，在著作权登记过程中也不存在欺诈行为。

（三）米高梅公司的“雄狮标识”作品与其自1924年开始使用的动态“雄狮标识”相互独立，未超过五十年的保护期，在中国享有著作权保护。

（四）被异议商标图形系在米高梅公司“雄狮标识”图形的基础上修改而成，系对“雄狮标识”作品的摹仿和篡改。

（五）二审法院程序合法。故请求依法驳回埃索公司的全部诉讼请求。

埃索公司向北京市第一中级人民法院（以下简称一审法院）起诉请求撤销被诉裁定。

一审法院查明

一审法院审理查明，被异议商标由埃索公司于2009年3月9日申请注册，指定使用在国际分类第7类的蓄电池工业专用设备、清胶机、蒸汽机、节油器、机床、马达和引擎用消声器、清洗设备、汽车维修设备、空气压缩机、注油器(机器部件)等商品上。

被异议商标经初步审定公告后，米高梅公司在法定异议期内对被异议商标提出异议。2012年7月10日，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)作出(2012)商标异字第40592号《“AS00及图”商标异议裁定书》，认定：被异议商标“AS00及图”与米高梅公司第879825号、第1115850号、第1114639号、第1111426号、第1123967号、第1126802号、第1176770号“MetroG01dwynMayer及图”商标(以下统称引证商标)使用商品未构成类似；米高梅公司称埃索公司恶意抄袭、摹仿其商标并侵犯其在先著作权证据不足，故裁定被异议商标予以核准注册。

米高梅公司于2012年8月15日向商标评审委员会提起异议复审申请，主要理由是：

（一）米高梅公司及其雄狮标识在全球(包括中国)范围内享有相当高的知名度，被异议商标的申请注册是对知名商标的恶意抄袭、摹仿，易造成不良的社会影响。

（二）米高梅公司对“雄狮标识”享有在先著作权，被异议商标与米高梅公司享有著作权的“雄狮标识”存在权利冲突，被异议商标不应予以核准注册。

（三）被异议商标与米高梅公司在先注册的引证商标构成近似商标，极易产生混淆误认。

综上，请求商标评审委员会裁定被异议商标不予核准注册。

为支持其主张，米高梅公司向商标评审委员会提交了如下证据(均为复印件)：

1、米高梅公司简介及商标注册证据；

2、米高梅公司变更动物形象标识的相关介绍及中文节译；

3、米高梅公司及商标的使用宣传证据；

4、米高梅公司“雄狮标识”的著作权登记证书；

5、埃索公司的工商档案；

6、米高梅公司于1974年印制发行的雄狮图案股票债券证书的相关网页介绍及中文节译；

7、其他相关证据。

埃索公司答辩的主要理由：

（一）米高梅公司已破产，且提交的申请文件及代理手续不符合商标申请书写的规定，其已不具备异议复审的主体资格，无权提出商标异议复审；

（二）“AS00及图”、“AS00飞天狮王”商标是埃索公司原创的、独具特色的商标，不存在抄袭、摹仿、复制或翻译、擅自篡改米高梅公司商标或著作权作品的问题，未违反诚实信用原则；

（三）被异议商标与米高梅公司的引证商标不构成使用在类似商品上的近似商标；

（四）商标局未认定引证商标为驰名商标，且米高梅公司提交的证据主要是网上打印材料，不足以证明其引证商标为驰名商标，不能对其进行过度保护；

（五）米高梅公司的引证商标来源是对别人作品的抄袭和摹仿；

（六）商标和著作权具有地域性，未在中国登记注册的，不能证明其在中国享有相应的权利；

（七）埃索公司不存在不正当竞争或违反社会道德风尚或其他不良影响的行为。综上，请求对被异议商标予以核准注册。

为支持其主张，埃索公司向商标评审委员会提交了其申请注册商标的多件异议裁定书复印件作为主要证据。

2014年2月11日，商标评审委员会作出被诉裁定，该裁定认定：

（一）被异议商标指定使用的蓄电池工业专用设备、清胶机、汽车维修设备商品与引证商标核定使用的娱乐、通讯服务、电影胶片(已曝光)、纸、餐馆服务、玩具乐器、儿童服装等商品或服务在功能用途、销售渠道、消费对象等方面存在差异，不属于类似商品或服务，被异议商标与引证商标并存于市场，不易造成相关公众的混淆误认，故被异议商标与引证商标未构成2001年修正的《中华人民共和国商标法》(以下简称2001年商标法)第二十八条所指情形。

（二）综合考虑米高梅公司提交的证据，可以证明其对“雄狮标识”作品享有在先著作权，被异议商标与米高梅公司享有著作权的“雄狮标识”作品在设计手法和整体视觉上几乎无差异，构成实质性近似。米高梅公司“雄狮标识”作品已在先作为商标进行使用，进而埃索公司有接触到米高梅公司作品的可能性，埃索公司也未提交证据证明被异议商标为其独立创作。综上，埃索公司申请注册被异议商标的行为损害了米高梅公司的在先著作权，违反了2001年商标法第三十一条不得损害他人现有的在先权利之规定。

（三）被异议商标不存在对社会公共利益和公共秩序有消极、负面影响的情形，未违反2001年商标法第十条第一款第八项的规定。

综上所述，米高梅公司的异议复审理由部分成立，依据2001年商标法第三十一条、第三十三条、第三十四条的规定，裁定被异议商标不予核准注册。

埃索公司不服，向北京市第一中级人民法院提起诉讼，请求撤销第7041号裁定。一审庭审中，米高梅公司明确埃索公司侵犯了其1987年在中国注册版权的8幅图案的著作权，其中后两幅图案已在不同商品上作为商标被核准注册，即本案引证商标。

一审法院另查明，根据美国特拉华州办公室出具的证明，米高梅公司于1986年8月13日设立，是合法存续的公司。国家版权局签发的著作权登记证书显示，米高梅公司的美术作品“雄狮标识”(共8幅)于1987年1月1日创作完成，并于同日在美国首次发表。

一审法院认为

一审法院认为，本案应适用2001年商标法进行审理。本案中的“雄狮标识”构图新颖，独创性较强，符合作品独创性要求，属于著作权法保护的美术作品。米高梅公司对上述美术作品在中国进行了版权登记，登记内容为“‘雄狮标识’(共8幅)美术作品于1987年1月1日创作完成，并于1987年1月1日在美国首次发表，米高梅公司对该美术作品以法人作品著作权人身份依法享有著作权”，结合米高梅公司在中国对引证商标的注册时间早于被异议商标申请日，且引证商标与米高梅公司提交的著作权登记证书上所附的后两幅作品图样相同，在无相反证据的情况下，可以认定米高梅公司对“雄狮标识”美术作品享有在先著作权并于1987年1月1日首次在美国发表。埃索公司关于米高梅公司对“雄狮标识”享有的著作权已经超过五十年保护期的主张不成立。同时，被异议商标与米高梅公司享有著作权的“雄狮标识”作品高度近似，在设计手法和整体视觉上几乎无差异，构成实质性近似。综上，被异议商标的申请注册构成了对米高梅公司在先著作权的损害，其行为违反了2001年商标法第三十一条有关不得损害他人现有的在先权利的规定。从米高梅公司提交的经公证认证的公司存续证明可以看出，米高梅公司是合法存续的公司。埃索公司虽主张米高梅公司已经破产，不具备主体资格，但其提供的证据不足以支持其主张，在此情况下，不能认定米高梅公司已经丧失了引证商标的主体资格。埃索公司的上述诉讼主张不能成立。埃索公司的其他诉讼主张均缺乏事实依据，不予支持。

一审裁判结果

一审法院于2015年3月20日作出（2014）一中知行初字第4464号行政判决：维持商标评审委员会被诉裁定。案件受理费100元，由埃索公司负担。

上诉人诉称

埃索公司不服一审判决，向二审法院上诉请求：撤销一审判决和被诉裁定。上诉理由是：

（一）被异议商标与米高梅公司的“雄狮标识”作品存在显著区别，不构成实质性近似。一审法院认定米高梅公司1987年在中国注册版权及“雄狮标识”(共8幅)于1987年1月1日创作完成并在美国首次发表，属于认定事实错误，在案证据充分证明米高梅公司主张权利的“雄狮标识”已经超过著作权保护期，米高梅公司自认其“雄狮标识”图形最早于1917年9月9日开始使用，而雄狮标识作为整体的使用则始于1924年7月25日，且出现在由其制作发行的每一部影片片头，由此可知，“雄狮标识”的著作权保护期早已过期。

（二）一审法院有关米高梅公司主体资格的认定错误。

（三）埃索公司有充分证据证明被异议商标系原创、独具特色的商标，并已提交著作权登记证书，一审法院对此不予认定，事实认定错误。

二审法院查明

二审法院另查明，米高梅公司在商标异议复审理由书中陈述其“就位于圆圈、电影胶片形式的飘带中的雄狮图形商标最早于1927年3月21日在美国获得注册，指定使用在第9类的‘电影’等商品上。正如该注册证明信息所示，申请人的雄狮图形最早于1917年9月9日即开始使用，而雄狮标识作为整体的使用则始于1924年7月25日”。米高梅公司明确上述所述雄狮图形与本案其主张著作权的“雄狮标识”不同。米高梅公司提交的在案证据显示其先后使用过多件雄狮图形作品，且各作品之间在狮子的形态以及构成要素的细节等方面均存在差异，其中所述1917年和1924年使用的为影片片头的动态图像。

二审法院认为

二审法院认为，本案中，米高梅公司提交的著作权登记证书记载其对“雄狮标识(共8幅)”美术作品享有著作权，该证据可以作为确定“雄狮标识”作品著作权归属的初步证据。米高梅公司自述该8幅作品的创作完成及发表时间均为1987年1月1日，此时距今并未超过五十年。虽然米高梅公司在距今五十年之前曾经就“位于圆圈、电影胶片形式的飘带中的雄狮图形”申请注册过商标，但由于该商标标识与本案米高梅公司主张在先著作权的“雄狮标识”在狮子形态、构成要素的细节等方面存在差异，而我国著作权法对于作品独创性的高低并未作出规定，故上述差异能够体现不同作品的独创性，应被认定为不同的作品，著作权保护期限亦应分别计算。上述商标标识的著作权是否超过五十年保护期，不意味着本案“雄狮标识”作品的著作权也超过五十年保护期。此外，米高梅公司还曾在其影片中多次使用“圆圈和电影胶片形式的飘带围绕的狮子”动态形象，该动态形象与涉案美术作品属于不同的作品类型，其著作权保护期限也应分别计算。综上，埃索公司有关米高梅公司在本案中主张的作品著作权已超过保护期限，不应予以保护的上诉理由，缺乏事实和法律依据。

鉴于米高梅公司主张在先著作权的“雄狮标识”作品在被异议商标申请日前已有两幅被注册为商标且实际使用，且被异议商标与该“雄狮标识”均由狮子形象、环绕在外的圆圈、下方成飘带状的图案及文字组合而成，二者的设计手法、构图、整体视觉效果等方面不存在明显差异，构成实质性相似。被异议商标的申请注册构成对米高梅公司在先著作权的侵害。

米高梅公司提交的经公证认证的公司存续证明显示，米高梅公司目前仍为合法存续的公司，在无相反证据的情况下，不能认定米高梅公司已经丧失主体资格。

埃索公司虽也取得著作权登记证书，但该证书的登记日期以及其中记载的作品创作完成时间、首次发表时间均晚于涉案“雄狮标识”作品的创作完成及发表时间，故据此不能否定被异议商标侵害米高梅公司涉案“雄狮标识”作品著作权的认定结论。

二审裁判结果

二审法院于2015年10月14日作出（2015）高行（知）终字第2738号行政判决：驳回上诉，维持一审判决。

一、二审案件受理费各100元，均由埃索公司负担。

举证质证

在本院再审期间，米高梅公司向本院提交了三份证据：1.（2014）粤高法民三终字第244号民事判决；2.（2015）民申字第404号民事裁定；3.《规制商标恶意注册典型案例“埃索黄金眼”商标无效宣告行政纠纷案》文章。上述证据均为人民法院生效裁判或者根据生效裁判撰写的分析文章，不属于《中华人民共和国民事诉讼法》和司法解释所规定的审判监督程序中的新证据，而且，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十三条的规定，上述证据所确认的事实属于当事人无需举证证明的事实。因此，对于上述证据本院不予述评。

本院认为

本院认为，本案的争议焦点问题是：（一）二审判决所适用的作品独创性的裁判标准是否适当；（二）在先著作权作为被异议商标的在先权利时是否应当考虑商品类别。

（一）关于二审判决所适用的作品独创性的裁判标准是否适当的问题

2001年商标法第三十一条规定申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，该条规定的在先权利包括在先著作权。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十九条第一、第二款规定：“当事人主张诉争商标损害其在先著作权的，人民法院应当依照著作权法等相关规定，对所主张的客体是否构成作品、当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人以及诉争商标是否构成对著作权的侵害等进行审查。”

著作权法第二十一条第二款规定：“法人或者其他组织的作品、著作权（署名权除外）由法人或者其他组织享有的职务作品，其发表权、本法第十条第一款第（五）项至第（十七）项规定的权利的保护期为五十年，截止于作品首次发表后第五十年的12月31日，但作品自创作完成后五十年内未发表的，本法不再保护。”

埃索公司申请再审称，米高梅公司的雄狮标识已超过了著作权法规定的五十年保护期限，不应再给予著作权法的保护。根据米高梅公司在商标异议复审申请书中自述，米高梅公司的雄狮图形最早于1917年9月9日即开始使用，而雄狮标识作为整体的使用则始于1924年7月25日。自1924年雄狮图形正式作为米高梅公司的标识进行使用起，一直延续至今，且出现在由米高梅公司制作发行的每一部影视作品的片头中。对此，米高梅公司辩称，其在本案主张在先著作权的作品系1987年1月1日完成的雄狮标识（共8幅）美术作品，该作品是在其前身使用的公司徽志的基础上修改、演变而来。

通过对比米高梅公司自1924年起使用的雄狮图形及1987年“雄狮标识”（共8幅）美术作品可以发现，二者均由狮子形象、环绕在外的圆圈、电影胶片形式的飘带图案及文字组合而成，只是雄狮的神态动作及其周边的文字设计等细节略有不同。将被异议商标与米高梅公司1987年“雄狮标识”作品相比，二者均包括狮子形象、环绕在外的圆圈、飘带图案，其不同之处是被异议商标的飘带不是电影胶片形式，并且被异议商标的图形下方还显著地标有英文字母“ASOO”。通过上述比对，可以发现米高梅公司1987年“雄狮标识”作品与其自1924年起使用的雄狮图形的设计手法、整体视觉更为近似，而与被异议商标的差异较大。正如二审法院所述，目前我国著作权法对于作品独创性的高低并未作出规定，如果基于米高梅公司1987年雄狮标识美术作品与其之前作品的细微差异而可以获得独创性，被视为不同的作品予以保护，则本案中与1987年雄狮标识美术作品差异更大的被异议商标也应当被认定为不同的作品而获得保护。二审法院认为被异议商标与米高梅公司主张在先著作权的“雄狮标识”作品构成实质性近似，其判断标准与米高梅公司前后多幅雄狮图案分别具有独创性的判断标准存在冲突。二审法院未基于相同的裁判标准作出事实认定显属不当，本院予以纠正。

（二）关于在先著作权作为被异议商标的在先权利时是否应当考虑商品类别的问题

著作权作为一种特殊的权利类型，权利的保护期限长、范围广。但是当著作权作为商标法中的在先权利予以保护时，应当予以严格限制，对其保护范围予以限缩，不能使在先著作权获得犹如驰名商标的保护范围和保护力度，否则就与商标法依法、严格、有限保护在先权利的立法本意不符。

此外，埃索公司还主张，二审法院及商标评审委员会程序违法，但其未提交相应证据支持其主张，故对其相关再审理由，本院不予支持。

综上，二审判决关于被异议商标的申请注册损害米高梅公司在先著作权的认定有误，本院予以纠正。埃索公司相关再审申请理由成立，本院予以支持。

裁判结果

依照2001年修正的《中华人民共和国商标法》第三十一条、《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第二项、《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十六条第一款、第七十八条之规定,判决如下:

一、撤销北京市高级人民法院(2015)高行（知）终字第2738号行政判决；

二、撤销北京市第一中级人民法院（2014）一中知行初字第4464号行政判决；

三、撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字（2014）第07041号《关于第7241616号“ASOO及图”商标异议复审裁定书》；

四、国家工商行政管理总局商标评审委员会对桂林埃索技术有限公司针对第7241616号“ASOO及图”商标提出的异议复审请求重新作出复审裁定。

本案一审案件受理费100元、二审案件受理费100元，共计200元，由国家工商行政管理总局商标评审委员会负担。

本判决为终审判决。

审 判 长　秦元明

审 判 员　李　嵘

审 判 员　马秀荣

二〇一七年十二月二十九日

法官助理　傅　蕾

书 记 员　Ｘ　Ｘ