欧盟与美国标准必要专利指南的对比

2017年11月29日，欧盟委员会公开了人们期待已久的标准必要专利（SEP）的诉讼和许可的指导性文件（《欧盟委员会致欧洲议会、欧洲理事会和欧洲经济社会委员的通报：制定标准必要专利许可的欧盟方法》）。该委员会承担着实施欧盟的竞争法的责任。该通报是欧盟致力于广泛加强欧洲知识产权保护工作的一部分，是继一系列商标和版权保护工作后的又一举措。在专利领域，欧盟一直在推动统一专利法院（UPC）的建立。该法院是一个专门审理欧盟统一专利案件的集中法院，目前其实施有所延迟，有待得到英国的批准及德国合宪问题的解决。

为了推动可为发达国家带来巨大经济利益的物联网的运用，欧盟委员会打算为欧盟的SEP提供“一种清楚、平衡且合理的政策”。然而，SEP权利人和实施者希望在该通报中找到公平、合理和非歧视（FRAND）专利许可费率，却未发现。尽管如此，该指导性文件也有值得称赞之处，根据竞争法进一步明确SEP权利人不得滥用权利要求并加大了对这些权利要求的曝光力度。在这一方面，美国与欧盟有着明显的不同。2017年1月，美国联邦贸易委员会（FTC）与美国司法部（DOJ）反垄断局拒绝将有关SEP许可和实施中的反竞争行为的任何观点作为其指南的一部分。本文将比较美国和欧盟的SEP趋势并分析SEP对权利人和实施者的影响。

背景

SEP对那些被认为对IEEE 802.11（无线局域网标准）、4G（第四代通讯技术）、LTE（长期演进技术）和5G（第五代移动通信技术）等产业标准至关重要的专利技术进行保护。一般情况下，一旦此类专利技术被规定为标准，该标准的实施者不使用此项专利技术就不能够生产一种符合标准的设备。因此，如果此类标准被广泛采用，SEP权利人可能会获得一种市场支配地位，如果专利技术不成为标准，这种支配地位在许多情况下都不会存在。这将会为SEP权利人创造一种机会来要求一种不平衡的专利技术许可条款或拒绝将该技术许可给他人使用，进而产生称之为“专利劫持”的问题，损害了公众的利益。为了解决这一问题，决定何种专利技术可成为标准的标准制定组织（SSO）通常要求SEP权利人同意根据FRAND许可原则将其专利许可给标准的实施者。

SEP权利人被认为应该承担遵循FRAND许可原则的责任。然而，每个SSO（每一个组织可能会设置其FRAND许可承诺条款）与司法管辖区（每一个管辖区会根据当地的合同法解释FRAND许可承诺）关于FRAND许可承诺的法律影响是不同的。令人困惑之处在于，寻求实施FRAND许可承诺的各方经常是第三方（例如，使用标准的设备实施者），他们本身并不会对FRAND协议进行协商（协议经常由SSO与SEP权利人进行协商）。因此，SEP的实施和许可经常会涉及全球的利益。此外，与非SEP相比，SEP权利人的市场支配地位的滥用情况更为普遍。

通报

欧盟委员会通过公布该通报旨在“提出促进平衡、平稳及可预测的SEP框架的关键原则”。该委员会指出，这些关键原则的提出旨在：（1）通过为这些贡献保留公平和充分的回报，以激励顶尖技术的发展及将顶尖技术纳入标准里；（2）根据公平获取的条件确保标准化技术的平稳和广泛传播。

SEP公开的更高透明度。委员会建议进行一系列结构和管理上的变革，旨在改善标准开发组织（SDO）数据库里记录的SEP信息的质量及可获取性、对SEP声明中的费用和必要性内容进行审查以及实施证明SEP透明的项目。

SEP许可原则。在SEP的许可方面，委员会承认SEP权利人和标准实施者之间不同的利益，尤其对SEP的评估。鉴于此，该通报建议实施以下SEP评估原则：

许可条款必须澄清专利技术的经济价值（这种经济价值源自于技术本身，而不是纳入技术标准的因素），若技术的市场价值很小或对标准的更显及其巨大，则可考虑其他的评估方法；

FRAND评估应考虑目前专利技术的附加价值，无需考虑与专利技术无关的产品的市场成功程度；和

为了避免专利许可使用费堆叠，在明确FRAND的价值时，不应该仅考虑单个SEP的许可使用费，而应该整体考虑标准的合理的综合费率并评估该技术的整体的附加价值。

该通报鼓励建立专利池及其他许可平台，从而提供更强有力的必要性审查、证明整体的专利许可使用费并提高一站式服务的效率。委员会指出，其将监督SEP许可的实施，尤其是与物联网运用有关的专利许可。

SEP诉讼原则。为了创造一种可预测的SEP实施环境，该通报十分关注SEP权利人能否获得禁令救济的问题，这是一个受到激烈争论的问题。关于禁令救济，委员会对欧盟法院关于华为与中兴通讯一案的裁决表示赞同。委员会承认“禁令救济实施的可能性是知识产权的其中一个关键方面”，委员会确认当被许可人拒绝根据FRAND条款接受SEP的许可时，包括非执业实体（NPE）在内的SEP权利人能够获得禁令救济。禁令权属于一种经常使用的欧洲公平原则，即均衡原则。该通报也提出了几项关于许可要约与反要约信息和时间要求，包括反要约必须是具体、明确的，不应该仅仅以要约条款未遵循FRAND许可原则而拒绝这些条款。委员会还指出，当事人愿意由第三方确定FRAND应被视为一种FRAND行为，该行为（大概）可能影响权利人能否被授予禁令救济。尽管委员会对专利组合许可的做法表示赞同，但其指出SEP权利人不得为了许可SEP而要求被许可人接受非SEP。

探讨

尽管该通报不具有法律约束力，但它是欧盟SEP框架的关键支柱。从广义上来说，该通报至少从书面上而言与美国的SEP处理方法一致，但欧盟与美国有以下三方面的不同。

第一，对于SEP权利人而言，该通报采用了安全条款或防御措施，这些安全条款将减少SEP权利人在许可和诉讼方面对反垄断的恐惧，从而从根本上削弱欧盟竞争法对未来SEP案件的影响。另一方面，对于实施者而言，如果SEP被许可人愿意根据第三方提出的条款接受FRAND许可同时没有采用推迟战术，该通报能够为其提供对禁令救济的防御措施。相反，美国的重要竞争机构明确拒绝在专利许可指南里处理SEP问题，几日后，FTC指责美国高通公司进行反竞争。这为SEP权利人增加了风险，使国际贸易委员会（ITC）的案件、DOJ和FTC的执法诉讼及这些机构的声明和商业审查信件更不和谐。

第二，欧盟在FRAND评估方法方面似乎比美国法院更加灵活。欧盟委员会的通报强调“不能用一刀切的解决方案来对待FRAND的许可原则”以及“公平、合理的原则在不同的部门及不同的时间也是不同的”。该通报还指出，“专利技术的经济价值必须主要集中于技术本身，原则上不应该包含任何将技术纳入标准的因素”。该委员会承认在某些情况下，“应该考虑与标准的其他贡献相比，标准里技术的相对重要性”。如果经确认SSO因专利技术的优势将技术纳入标准里以及专利技术实质上促成了标准的成功，这将会允许将标准因素纳入专利技术的价值考虑范围内。美国联邦巡回上诉法院在2014年对爱立信公司与友迅公司一案的裁决中所采用的方法似乎排除了此种解释，该法院明确说明“专利权人的专利许可使用费必须以专利特点的价值为前提，不能以标准采用的专利技术的任何附加价值为前提”。

第三，这也是至关重要的一点，该通报表明当被许可人不愿意接受FRAND许可条件时，包括NPE在内的SEP权利人寻求禁令救济的行为并没有违反竞争法。华为一案后，该通报对SEP权利人和实施者均施加了义务，例如，SEP权利人需提供包含特定特点的具体的要约，实施者需提供详细的反要约而不能使用拖延战术。理论上，当被许可人不愿意接受FRAND许可条件时，美国判例法允许SEP权利人寻求禁令救济。但是实际情况却有所不同。美国的SEP权利人获得禁令救济的机会比欧盟的SEP权利人根据国家法律获得禁令救济的机会低得多。在许多美国法院的解释中，SEP权利人的FRAND许可承诺或甚至是仅仅将专利划分为SEP常常会削减美国法院决定是否授予禁令救济时考虑的几个因素。其实际影响是尽管欧洲国家的法院可能会使用行为规则及禁令救济的威胁来推动诚信协商，但美国的法官更加密切地关注产生FRAND许可使用费和许可条款的方法的提出，以作为解决专利纠纷的最终目标。2017年11月，DOJ反垄断局局长对反垄断与知识产权的争论方面做出了评价，其强调了存在的问题，批评了SEP权利人无力获得禁令救济。美国在SEP的禁令救济方面的趋势尚不明朗。

总而言之，欧盟和美国的SEP权利人和实施者都认为，如果没有大量的研究投入及融入最佳可行技术的标准的广泛采用，数字经济的美好前景将不会实现。为了实现这一目标，许可条款对SEP权利人和实施者都公平、合理是至关重要的。尽管SEP权利人和实施者对FRAND许可原则的合格标准可能有相互抵触的观点，但双方都认为这是一个急需明确的方面。

（编译自www.mondaq.com）