2014年《商标法》限制商标代理机构申请商标权利的合法性与合理性分析

作者：刘东海 北京市长安律师事务所律师 合伙人

《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）于2013年进行了第三次修改，于2014年5月1日实施。修改后的《商标法》第十九条第四款规定：商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。

这一条款的增加，为商标代理机构可以申请的商品类别进行了限制，立法目的是为了防止商标代理机构利用其业务上的优势，自己恶意抢注他人商标牟利。

对于该条款的评价，褒贬不一，诟病者居多。笔者亦对该条款的立法意义持否定态度。本文将从两个方面对这一条款进行评议：一是商标代理机构注册商标可选择的商品范围，二是该条款制定的合法性与合理性。

第一部分 商标代理机构注册商标可选择的商品范围

【相关规定及简析】

《商标法》第十九条第四款只允许商标代理机构对其“代理服务”申请商标注册，因此，对“代理服务”的解释，也就决定了商标代理机构注册商标可选择的商品范围。

《商标法实施条例》第八十三条规定：商标法所称商标代理，是指接受委托人的委托，以委托人的名义办理商标注册申请、商标评审或者其他商标事宜。

《商标代理管理办法》第六条第一款规定：商标代理组织可以接受委托人委托，指定商标代理人办理下列代理业务：（一）代理商标注册申请、变更、续展、转让、异议、撤销、评审、侵权投诉等有关事项；（二）提供商标法律咨询，担任商标法律顾问；（三）代理其他有关商标事务。

基于上述法律、法规、规章规定，结合《商标注册用商品和服务国际分类》、《类似商品和服务区分表》对商品和服务类别的划分，笔者认为，从事商标代理业务的商标代理机构如对其提供的服务申请注册商标，只能在第45类4506群组法律服务上申请注册。并且，需要进一步限定在与商标代理业务有关的服务。“调解、仲裁、域名注册”等服务由于与商标代理业务不相关，商标代理机构也无权注册。

由于文义解释在所有法律解释方法中应首先予以选择，鉴于上述规定从文义解释的角度出发并不会产生任何歧义，因此，应当遵从文义解释的方法，对商标代理机构申请注册商标的商品范围进行严格限制。

【司法实务】

司法实践亦采取了文义解释的方法对上述条款进行解读，下面列举2015年度比较有影响力的案例予以说明。

案例简述：

上海专利商标事务所有限公司（以下称：上专所）于2014年8月28日向商标局申请注册第15244246号“上专及图”商标，指定使用服务项目为41类“培训、实际培训（示范）、辅导（培训）” 等。2014年9月12日，商标局发出编号为TMZC15244246BYSL01的《商标注册申请不予受理通知》，以商标指定服务项目不符合《商标法》第十九条和《商标法实施条例》第八十七条的规定为由，对上述申请不予受理。

上专所不服商标局上述不予受理行政行为，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

针对《商标法》第十九条第四款的理解和适用问题，北京知识产权法院在审理该案过程中向相关知识产权研究机构征求意见，收到了5家知识产权研究机构的意见。5家研究机构的意见中，有的主张应严格限制代理机构注册商标的服务范围，有的主张对于代理机构可能从事的除商标代理业务之外的其他业务，应允许商标代理机构注册其他服务类别的商标。

北京知识产权法院于2015年12月31日作出（2015）京知行初字第98号行政判决书，驳回了上专所的诉讼请求。法院不允许商标代理机构在商标代理服务之外申请注册商标，即便商标代理机构确实从事了相关服务业务。

判决书在阐述驳回理由时的一段文字颇耐人寻味，笔者揣测该段文字道出了法官的内心真实倾向与不得不适用法律理性裁判的矛盾心理。文字内容摘抄如下：此外，本院需强调的是，司法机关的职责在于适用法律，而非制定法律，在法律条文规定明确且清晰的情况下，司法机关必须严格遵照执行。至于相关法律规定是否妥当，应否修改，则属于立法机关的权限范围，并非司法机关的职责。

笔者揣测，法官应当是认为《商标法》第十九条第四款的规定的确欠妥，但作为司法机关，不能造法，只能适用。

【作者观点】

笔者在此文中亦持与上述判决相同的态度。笔者认为《商标法》第十九条第四款属于头疼医脚的立法，属于《商标法》第三次修改的败笔。但从尊重法律的层面出发，恶法亦法。在恶法被修改之前，司法者必须遵守，必须执行。诚然，在法律适用过程中，可以对法律进行适当的解释，但不可过度解释。在法律条文并无歧义的情况下，应遵循文义解释的方法。如果为了解决个案而突破法律，即属于造法。而造法，正如本案法官所言，并非司法机关的职责。

《商标法》第十九条第四款的规定是明确的，在理解和适用中应严格把握，严格限定商标代理机构注册商标的商品范围。

第二部分 限制商标代理机构注册商标商品范围的合法性与合理性

商标代理机构包括两类主体，一类是律师事务所，另外一类是商标代理公司。由于《律师法》第二十七条规定律师事务所不得从事法律服务以外的经营活动，因此，本文探讨所指商标代理机构仅限于依法成立的商标代理公司。

【公司的权利平等与意思自治】

《公司法》第十二条规定：公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记。公司可以修改公司章程，改变经营范围，但是应当办理变更登记。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

公司章程是公司意思自治的宪章。《公司法》规定公司经营范围由公司章程规定，只需履行登记程序，实则赋予了公司更加自主的经营决策权，减少了法律对公司经营的干涉。

商标代理机构作为《公司法》规制下的民事主体，与其他经营范围的公司享有同等的民事权利。无论是《公司法》，还是本文探讨的《商标法》，还是其他相关法律、法规，并未对商标代理机构的经营范围作出限制。因此，无论从法律规定来看，还是从理论上讲，亦或从实务出发，只要商标代理机构愿意，在经依法登记或履行必要的前置审批手续之后，其可以从事《国民经济行业分类》中的诸多行业。而跨行业经营也实属公司正常、普遍的经营行为。

商标代理机构当然可以从事35类的“商业管理咨询”服务、41类的“培训”服务、42类的“工业品外观设计”服务等等，这些服务也往往是一家商标代理机构正常、合理的关联服务或者衍生服务。

法律赋予了公司平等的权利，商标代理机构的经营范围并未受到法律的限制。《商标法》立法如对商标代理机构进行权利上的限制或者附加一定的义务，应与《民法通知》、《公司法》等法律保持协调一致。

【商标权的取得原则和保护原则】

商标权利的取得有两种原则，一是注册原则，二是使用原则。所谓注册原则，是指商标专用权通过注册取得。不管该商标是否使用，只要符合商标法的规定，经商标主管机关核准注册之后，申请人即取得该商标的专用权，受到法律的保护。使用原则是指商标通过使用即可产生权利。根据这一原则，最先使用者可以获得商标专用权。

我国《商标法》第四条规定：自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。

该条反应了我国商标权利取得的原则为注册原则。该条法律立法时，在技术处理上使用了“应当”。虽然《商标法》亦允许使用未注册商标，并且给予未注册商标一定条件下的保护，但立法倾向则是鼓励商标注册。通观我国《商标法》关于商标保护的条款，商标权的保护以保护注册商标为原则，以保护未注册商标为有条件的例外。可见，商标权的保护原则与商标权利的注册取得原则一致。

【条款之间以及法律之间的矛盾】

《商标法》规定公司对其商品或服务需要取得商标专用权的，“应当”申请注册商标，这是《商标法》第四条的明确规定。而实践却是商标代理机构如果从事商标代理业务之外的经营活动，按照《商标法》第十九条第四款，无法申请注册商标。由此造成《商标法》第十九条第四款与《商标法》第四条之间的矛盾。

《商标法》第四十三条是使用许可制度。商标权取得之后，权利人既可以自己使用商标，也可以许可他人使用商标，这是商标权作为一项民事权利的应有之义。因此，实践中，如果商标代理机构取得商标权的商品或服务范围与商标代理无关，那么，其依然可以许可他人使用商标，而这种权利是法定的权利。《商标法》第十九条第四款显然与《商标法》第四十三条相矛盾。

《商标法》第十九条第四款的缺陷造成了《商标法》不同条款之间以及与其他法律之间的矛盾。

【立法的合理性与必要性】

商标代理机构作为专业从事商标代理业务的市场主体，在经营过程中，的确存在个别商标代理机构囤积商标、抢注客户商标的违反诚信经营、扰乱商标注册秩序的行为。但就目前来看，这一行为并不具有普遍性。立法建议之时，并未有权威的统计数据显示有多少家商标代理机构申请了众多与自身业务无关的商标，有多少家商标代理机构抢注了客户的商标。因此，从概率上来讲，这种行为是否需要立法予以规制，并没有科学的依据。

即便个别商标代理机构的行为需要立法予以规制，是否要以剥夺整个商标代理行业从业主体的合法民事权利为代价，也应当是立法者要考虑的问题。“两权相害取其轻，两权相利取其重”，这应当是立法中掌握的基本原则。与纠正个别违法公司的违法行为相比，商标代理机构的基本民事权利应该更重。通过剥夺所有商标代理机构民事权利的方式去实现遏制个别商标代理机构的违法行为的立法技术，实则与以恶制恶、以暴制暴并无二质。

《商标法》第十五条对商标代理机构的抢注行为进行了规制，《商标法》第四十九条商标连续三年停止使用制度对商标囤积行为进行了一定程度上的规制，商标法第七条的诚实信用原则、第四十四条的无效宣告制度，对商标代理机构抢注商标、囤积商标的行为都进行了相应的规制。应当说，《商标法》对于此类违法行为已经进行了比较系统的立法，完全没有必要再以剥夺所有商标代理机构合法权利的方式进行规制。

另外，笔者以自我小人之心剖析：公司注册的成本是极低的，如果想进行商标囤积、恶意抢注的违法行为，可以随便注册一个公司来申请商标。如此一来，通过限制代理机构申请权利来规制个别商标代理机构违法行为的立法，终究会被违法者所取笑。

《商标法》第十九条第四款属于通过剥夺商标代理机构合法民事权利的方式制定的恶法，建议《商标法》第四次修改时删除。