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如何利用PCT体系更稳健地“走出去”?

发布时间:2016-05-10 来源:中国知识产权报 作者:张莉丽
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  (国家知识产权局专利局初审及流程管理部 张莉丽)

  近年来,随着创新能力的增强,越来越多的中国企业开始有着迫切的“走出去”的愿望,并选择将通过《专利合作条约》(PCT)途径提交专利申请作为寻求海外专利保护的主要途径,但很多中国申请人对PCT体系的了解和运用还处于起步阶段。为此,笔者从如何有效运用PCT体系、正确应对PCT专利申请过程中的实务问题这一视角出发,就一些关键、基础问题进行解析,以帮助我国申请人更稳健地“走出去”。

  消除误区 正确选择申请途径

  PCT申请,又称“PCT国际申请”,是依据《专利合作条约》提出的国际专利申请。在PCT体系下,申请人只要使用一种规定的语言在一个受理局提交一件PCT国际申请,当国际申请日被确定时,就产生了分别向各成员国提交国家专利申请的效力。但是,特别需要明确的一点是,基于专利权的地域性特征,即便是PCT国际申请,授予专利的任务和责任依旧只能由寻求专利保护的各个国家的专利局或行使其职权的机构负责,授予专利权的实质条件仍要适用各国法律。

  有人可能以为PCT途径比《保护工业产权巴黎公约》(下称《巴黎公约》)途径更具有优越性,但实际上,两者各有所长。《巴黎公约》途径相对于PCT途径的优点在于简单快捷、易于掌握,且节省了PCT申请国际阶段的费用,故此,当申请人的海外目标市场明确、申请意图明确且同时申请不多于3个国家(地区)时,适宜选择《巴黎公约》途径;而PCT途径更适用于意图向4个以上的国家(地区)申请专利,或者提交申请之初尚未锁定目标市场的申请人选择。

  当然,PCT途径也有自己的优势。

  一是允许在法定期限的最后一天提出向外申请。基于便捷、简化而统一的PCT申请程序,当本国专利局具备PCT受理局的职能时,申请人可以随时使用母语向本国专利局提交一件申请,申请文件也仅需满足说明书和权利要求书的一些简单的要求,便可获得国际申请的效力。此外,在后续满足了相应形式要求时,PCT申请可将收到传真之日作为国际申请日,就此给了申请人更多的灵活性,免去了申请前委托代理和准备译文的繁重工作负担,且降低了提交申请失败的风险,真正实现了可以在法定期限的最后一天提出向外申请。《巴黎公约》途径不具有这些优势。

  二是给予充裕的抉择时间。PCT申请最迟可在自优先权日起30个月届满之时再进入国家阶段(某些国家给予更长时间的宽限),申请人在这段时间里可以较为准确地评估其专利申请的商业价值、筹集进入国家阶段的经费,或者根据市场需要确定是否进入,以及进入哪些外国国家阶段,亦或及时终止申请程序,避免盲目投入昂贵的国家阶段费用。

  三是提供有益的帮助。按照PCT规定撰写的申请文件格式规范,在国家阶段通常不审查国际申请的形式问题;申请人根据国际检索报告和国际初审报告,可以清楚地了解其申请相对于现有技术的水平,准确评估获得专利权的可能性。此外,申请人凭借国际公布可以在许多国家获得临时保护、寻求潜在的被许可方和风险投资。

  减少失误 准确把握申请程序

  选择了PCT途径,申请人便需要对PCT申请程序有较为准确的了解和把握,真正发挥PCT途径的优势,做到为我所用。

  首先是提交PCT申请方式的选择。目前,中国申请人提交PCT申请可以通过纸件和电子申请两种方式。纸件申请方式,具体分为面交、邮寄和传真3种,需要特别说明的是,PCT申请以专利局受理处收到日作为申请的提交日,并以此确定国际申请日。电子申请方式,又分为PCT-SAFE、CEPCT客户端和CEPCT电子网站提交3种模式。电子申请既方便又节约申请费(有一定程度的费用减免),可作为首选。纸件申请,特别是传真方式,可作为网络通信故障时的兜底选择。

  其次是国际初步审查程序的选择。此程序设置于PCT申请国际阶段中,是一个需要额外付费的可选择性程序。该程序设立的目的是对经过修改的国际申请所要求保护的发明是否具备新颖性、创造性和工业实用性给出初步的无约束力的意见(即仅供参考,不对授权结果产生实质性影响)。故此,通常情况下,当申请人在国际检索报告和书面意见的评价较为负面,希望通过修改申请文件或提交意见陈述的方式再次得到一个较为积极的评价意见时,比较适合选择此程序。

  第三,进入国家阶段时机的选择。前述已提及,PCT体系是一个申请体系而非授权体系,其程序设计分为国际和国家两个阶段,国际阶段更多倾向于为申请人提供有价值的服务,而国家阶段才是实质性审查(授权)阶段,故此,若想获得某一国家(地区)的专利保护,必须进入该国(地区)的国家阶段。而进入国家阶段的时机,完全取决于申请人对目标市场的考量和实际需求,国际申请日被确立后到国家阶段期限届满日之前,均可启动国家阶段的程序,当然,国家阶段程序启动的早晚将对后续审查进度带来一定影响。
  多快好省 合理利用便捷措施

  时间和资金,是申请人向外国提交专利申请时必然考虑的因素,对于PCT申请人而言,可以合理利用一些程序或机制,达到简化手续、降低成本、加快程序的目的。

  一是利用DAS方式提交优先权副本。DAS,即优先权文件数字接入服务,申请人可以利用该服务存入或者获取优先权文件副本,而不必分别向每个提交了申请并要求优先权的专利局提交经认证的副本。目前,中国申请人可免费办理该项业务。要求了优先权的PCT申请人通过此方式提交优先权副本,即节省了每件150元优先权文件制作费,又简化了提交手续。

  二是利用国际阶段程序完善申请文件。PCT途径的国际阶段程序给予了申请人两次修改申请文件的机会,一次是国际检索程序后对权利要求书的修改,一次是国际初步审查程序中对申请文件全文的修改,申请人可选择利用这两次机会,修改并完善申请文件,以期减少在其他国家阶段因多次修改文件而产生的昂贵的律师答辩费,进而也避免延长审查周期。

  三是利用PCT-PPH机制加快审查程序。PPH又称“专利审查高速路”,是目前在国际上以双边协议或多边协议形式存在的一种加快协议国之间专利审查的程序性机制,分为常规PPH和PCT-PPH两种。对于中国PCT申请人而言,若收到了肯定的书面意见或国际初步审查报告,指出其PCT申请中至少有一项权利要求具有可专利性,便可以请求对有关国家或地区阶段的申请进行加快审查。对申请人而言,PPH的价值还体现在同族申请得到优先处理、提高审查结果的可预见性、大幅降低申请成本以及为申请人的专利申请组合策略提供更多选择等方面。

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