“欧时力”商标无效宣告请求裁定书

　　关于第8325025号“欧时力”商标无效宣告请求裁定书

　　商评字[2016]第0000085012号

　　申请人：赫基国际投资有限公司
　　委托代理人：广州正誉知识产权代理有限公司

　　被申请人：包必奉
　　委托代理人：广州中北知识产权代理有限公司　　　　　

　　申请人于2015年09月11日对第8325025号“欧时力”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求。我委依法受理后，依照《商标评审规则》第六条的规定，组成合议组依法进行了审理，现已审理终结。

　　申请人的主要理由：1、争议商标与申请人第5542387号“OCHIRLY欧时力”商标（以下称引证商标一）构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。2、申请人“欧时力”商标、“OCHIRLY”商标具有极高知名度， 申请人第1405051号“OCHIRLY”商标（以下称引证商标二）在商评字【2014】第013602号《关于第8325026号“OCHIRLY”商标争议裁定书》中获得驰名商标保护，而引证商标二的中文翻译即为“欧时力”，故争议商标的注册构成对申请人驰名商标的翻译。3、被申请人在第9类、第44类等类别恶意注册争议商标及其他与申请人引证商标相同的商标，该行为违反了诚实信用原则。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第十三条和第三十条等规定，申请人请求对争议商标予以无效宣告。

　　申请人向我委提交了以下主要证据（复印件）：

　　1、争议商标和引证商标一、二注册信息；

　　2、商评字【2014】第013602号《关于第8325026号“OCHIRLY”商标争议裁定书》；

　　3、宣传资料、广告合同及发票、广州尚岑服饰有限公司“OCHIRLY（欧时力）”品牌服饰销售收入和广告宣传费支出专项审计报告；

　　4、品牌零售专卖业务授权书、国家图书馆检索报告等资料。

　　被申请人答辩的主要理由：1、争议商标系被申请人对在先注册的第1777679号“欧时力OCHIRLY”商标的重新申请注册，并非是对“OCHIRLY”商标的翻译，申请人援引《商标法》第十三条的主张没有事实和法律依据。2、争议商标指定使用商品与引证商标一核定使用商品不构成类似商品，争议商标与引证商标一未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。3、争议商标是被申请人基于经营需要申请注册，该商标自2002年起使用至今，并已建立了一定知名度。争议商标的注册和使用符合《商标法》有关规定。申请人关于争议商标的注册适用《商标法》第四条、第七条的主张没有事实和法律依据。综上，被申请人请求对争议商标予以维持注册。

　　被申请人向我委提交了被申请人商标信息、被申请人部分企业信息、广州市浙江商会网站截屏、宣传资料、合同及发票、类似情形商标注册信息复印件等作为主要证据。

　　经审理查明：

　　一、争议商标基本情况

　　争议商标于2010年5月24日由广州市越秀区广瑞眼镜贸易行申请注册，该眼镜贸易行经营者为包必奉。2011年3月14日争议商标转让与被申请人。2011年10月17日申请人针对争议商标向商标局提出异议。经异议争议商标核准注册，异议裁定公告登载于2013年6月27日第1365期《商标公告》，商标专用期至2021年10月13日。争议商标核定使用在第9类眼镜、眼镜架、隐形眼镜等商品上。2016年8月15日广州尚岑服饰有限公司针对争议商标向商标局提出撤销连续三年不使用商标申请，目前该案尚处于审理中。

　　二、引证商标基本情况

　　引证商标一于2006年8月15日由徐宇申请注册，于2011年8月7日核准注册，核定使用在第9类计算机、传真机、电池等商品上。2010年10月11日引证商标一转让至申请人。至我委审理本案时，引证商标一为有效商标。

　　引证商标二于1999年3月25日由广州田智服装有限公司申请注册，于2000年6月7日核准注册，核定使用在第25类成品衣、套服、针织服装等商品上。2000年10月28日，引证商标二核准转让给广州市吸引力服装有限公司。2001年9月7日，引证商标二注册人名义变更为广州市欧时力实业有限公司。2003年3月14日引证商标二转让与徐宇。徐宇向商标局申请商标使用许可合同备案，将引证商标二许可广州市欧时力实业有限公司使用，许可合同有效期自2004年6月1日至2010年6月6日。2010年11月13日引证商标二转让至申请人。2011年7月19日引证商标二商标使用许可合同在商标局备案，许可广州尚岑服饰有限公司、北京尚岑服饰有限公司、广州赫基信息科技有限公司、广州赫基服饰有限公司和上海赫基服饰贸易有限公司使用，合同有效期自2011年1月1日至2020年6月6日。至我委审理本案时，引证商标二为有效商标。

　　三、被申请人商标注册情况

　　被申请人向商标局申请注册了58件商标。其中，第1777679号“欧时力OCHIRLY”商标于2001年6月26日申请注册，2002年5月28日获准注册，经续展有效期至2022年5月27日。该商标核定使用在第9类眼镜、眼镜架、太阳镜等商品上。本案申请人于2014年7月24日针对该商标向我委提出无效宣告申请，目前该案处于审理中。第8325026号“OCHIRLY”商标已由我委商评字【2014】第013602号商标争议裁定书予以撤销。

　　四、引证商标二获得驰名商标保护情况

　　我委于2014年2月24日作出商评字【2014】第013602号《关于第8325026号“OCHIRLY”商标争议裁定书》，给予引证商标二驰名商标保护。该裁定书所载争议案件申请人、被申请人与本案申请人、被申请人一致。我委在该裁定书中认为，引证商标二于2000年6月7日获准注册。2007年申请人生产的“OCHIRLY”牌女装的销售额、市场占有率等综合性经济指标在全国女装行业中2007年排名第9位，2008年排名第6位，2009年与2010年排名均为第3位。2007年至2009年，申请人销售收入达178186万元，主营利润达34639万元，产品销售往全国大部分省市地区。申请人积极利用各种宣传方式增加“OCHIRLY”商标的知名度，2007年至2009年间，申请人累计投入的广告费用达2005万元。申请人通过商标注册，扩大了“OCHIRLY”商标在国内外的影响力，加强了企业知识产权保护。综上，我委认为，经多年的使用和广泛宣传，在该案第8325026号“OCHIRLY”商标申请注册（2010年5月24日）之前，引证商标二已在成品衣、套服、针织服装商品上享有较高的知名度，构成了在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的驰名商标。

　　五、相关在先裁定基本情况

　　本案申请人于2012年8月30日就被申请人第8325026号“OCHIRLY”商标向我委提出争议申请。我委经审理作出商评字【2014】第013602号商标争议裁定书。在该裁定书中我委认为，被申请人第8325026号“OCHIRLY”商标与引证商标二在字母构成和组合形式上高度近似，已构成近似商标。第8325026号“OCHIRLY”商标指定使用的成品衣、套服等商品与引证商标二指定使用的眼镜、眼镜架等商品均为日常用品，具有一定的关联，两商标在上述商品上于市场中共存时，易使消费者对商品或服务的来源产生混淆误认，可能对申请人的合法权益造成损害。虽然引证商标二现权利人为香港公司，但引证商标二最早的使用人与注册人均为广州企业，引证商标二被授权许可使用人亦有广东企业。被申请人为广东省的自然人，应对申请人及引证商标二的情况有所知晓，其申请注册第8325026号“OCHIRLY”商标的行为难谓善意。基于引证商标二已在成品衣、套服、针织服装商品上已具有驰名商标的知名度和影响力，被申请人第8325026号“OCHIRLY”商标在其指定的眼镜、眼镜架等商品上的注册已违反修改前《商标法》第十三条第二款的规定，裁定予以撤销注册。

　　被申请人不服我委上述裁定，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。北京市第一中级人民法院作出（2014）一中（行）知初字第4519号行政判决，判决驳回被申请人诉讼请求。被申请人向北京市高级人民法院提出上诉，北京市高级人民法院作出（2015）高行（知）终字第3001号行政判决，认为原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

　　上述事实有商标档案、在先裁定及判决在案佐证。

　　我委认为，鉴于本案争议商标于2014年5月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册，根据《商标法》不溯及既往原则，本案实体问题应适用修改前《商标法》的有关规定。又因我委于2014年5月1日以后审理本案，故程序问题适用修改后《商标法》。申请人请求依据的《商标法》第十三条、第三十条分别对应修改前《商标法》第十三条和第二十八条。申请人请求依据的《商标法》第七条和诚实信用原则为原则性规定，已体现在修改前《商标法》的相关规定中，我委将针对申请人的主张依据修改前《商标法》的具体条款进行审理。

　　争议商标核定使用的眼镜、太阳镜等商品与引证商标一核定使用的计算机、电池等商品不属于同一种或类似商品，争议商标与引证商标一未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，故争议商标的注册未违反修改前《商标法》第二十八条规定。

　　修改前《商标法》第十三条第二款规定:“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”鉴于申请人引证商标二曾于2014年2月24日在我委商评字【2014】第013602号《关于第8325026号“OCHIRLY”商标争议裁定书》中获得驰名商标的保护，结合申请人在本案提交的其他证据可以认定，申请人商标经持续使用，至本案争议商标申请之时其知名度一直延续，可以构成在成品衣、套服、针织服装商品上的驰名商标。争议商标由汉字“欧时力”构成。引证商标二由英文“OCHIRLY”构成。申请人提交的欧时力（OCHIRLY）宣传资料及检索报告等证据可以证明，“欧时力”系申请人“OCHIRLY”商标的中文翻译，申请人将“欧时力”与“OCHIRLY”同时使用。故争议商标已构成对申请人驰名商标即引证商标二的翻译、复制。争议商标指定使用的眼镜、眼镜架、太阳镜等商品与引证商标二据以驰名的成品衣、套服、针织服装商品均为日常用品，相关消费者具有一定的重合，因此存在一定关联，且考虑到引证商标二及其申请人客观上的极高知名度，相关消费者容易将争议商标指定使用的商品与申请人及其“OCHIRLY”商标相联系，进而导致误认，同时也会减弱引证商标二与申请人之间的紧密联系，损害申请人驰名商标的相关权益。且虽然引证商标二现权利人为香港公司，但其最早的使用人与注册人均为广州企业，引证商标二被授权许可使用人亦有广东企业。被申请人为广东省的自然人，应对申请人及引证商标二的情况有所知晓，其申请注册争议商标的行为难谓善意。因此争议商标的注册和使用已构成修改前《商标法》第十三条第二款规定的情形。被申请人称争议商标系被申请人对其在先注册的第1777679号“欧时力OCHIRLY”商标的重新申请注册。但本案引证商标二于1999年3月25日申请注册，申请日期早于被申请人第1777679号“欧时力OCHIRLY”商标的申请日期。且本案证据不足以证明被申请人第1777679号“欧时力OCHIRLY”商标经使用已积累了足够商誉。故第1777679号“欧时力OCHIRLY”商标并不能当然成为争议商标具有合法性的依据。

　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。

　　依照（修改前）《商标法》第十三条第二款、《商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我委裁定如下：

　　争议商标予以无效宣告。

　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。

　　合议组成员：白 昕
　　刘胤颖
　　覃莎莎
　　2016年10月9日