地理标志证明商标民事侵权救济问题探析（上）

（作者：苏志甫 北京市高级人民法院知识产权庭）

地理标志证明商标是一种特殊的注册商标，其特殊性既体现在行政授权环节，也体现在侵权救济环节。与普通商标民事侵权案件相比，涉及地理标志证明商标的民事侵权案件数量明显偏少，但由于地理标志证明商标的特殊性及其特有的价值，该类案件涉及的问题仍应予以重视。本文拟结合相关案例对地理标志证明商标民事侵权救济中涉及的重要问题进行归纳、探讨，以期抛砖引玉。

一、如何认识地理标志证明商标的特殊性

对地理标志证明商标进行恰当的保护，首先需要对其有全面、准确的认识。根据现行《商标法》第三条第三款、第十六条第二款的规定，证明商标是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制，而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务，用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志；地理标志是指标示某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特征，主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。从二者的定义即可看出证明商标与地理标志在本质上存在相通之处，这也是《商标法》能够通过证明商标制度保护地理标志的原因所在。

证明商标的独特功能在于证明所标示商品的特定品质，并由控制该商标的组织通过对使用该商标的商品进行监督、控制和管理以保证商品品质。地理标志作为一种自然和人文资源，其所代表的商品特定品质与地理标志指示的区域存在内在的因果联系，其本身即具有证明商标的特征及作用。将地理标志注册为证明商标进行保护，可起到持续维持和发展地理标志的作用，并使地理标志与所标示商品的特定品质的内在联系进一步强化。

当地理标志获准注册为证明商标后，其权利范围的确定和保护规则，既要遵循《商标法》的一般规定，又要兼顾地理标志的特殊性。注册人对地理标志证明商标所享有的专用权和禁止权的内容不同于普通商标注册人权利的内容。从专用权的内容看，注册人不得自行使用该商标，且许可权的内容存在明显限制。一方面，注册人只能许可符合该证明商标使用管理规则规定条件的主体在核定商品上使用，而使用管理规则的制定、修改须经国务院工商行政管理部门审查核准并公告，其内容包括证明的商品的特定品质、使用条件、使用手续、商品的检验监督制度等，其中，商品的生产地域范围是最重要的使用条件。另一方面，商品符合使用该地理标志条件的经营主体可以要求使用该证明商标，注册人应当允许。《中华人民共和国商标法实施条例》（简称《商标法实施条例》）第四条第二款对此有明确规定。从禁止权的内容看，证明商标注册人禁止权的范围虽然同样应及于在同一种或类似商品上使用相同或近似证明商标的行为，但由于地理标志的特殊含义，地理标志证明商标禁止权控制的行为主要是商品并非来源于地理标志所标示的地区，误导公众的标志使用行为。对于没有向注册人提出使用证明商标的要求，但商品确实符合地理标志条件的使用人，注册人无权禁止他人在地理标志含义上的地名使用行为。而普通商标禁止权控制的行为是混淆意义上的商标使用行为，即容易导致相关公众误认为侵权商品与权利人的商品系同一经营主体提供或者认为其提供者存在特定关系的使用行为。

由于地理标志证明商标所具有的上述特性，导致其在侵权救济中的认定规则与普通商标的保护存在较为明显的区别，主要体现在两方面：一是地理标志证明商标侵权行为的认定标准；二是地理标志证明侵权行为与正当使用行为的界限。下文对此分别进行分析。

二、如何把握地理标志证明商标侵权行为的认定标准

关于商标侵权行为的认定，《商标法》第七章“注册商标专用权的保护”有明确规定。根据《商标法》第三条第一款的规定，商标法上所称的注册商标包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标。第三条第四款仅规定集体商标、证明商标注册和管理的特殊事项，由国务院工商行政管理部门规定。对于证明商标的保护及相关侵权行为的认定并无特殊规定，故应适用《商标法》第七章的相关规定。但由于地理标志证明商标具有独特性，对于相关商标侵权行为的认定应充分考虑其特点。

具备识别和区分商品来源的功能是商标的本质特征。《商标法》对商标的保护正是对其识别和区分功能的保护。在这一点上，作为证明商标注册的地理标志和普通商标具有共同点，但二者的识别作用在内涵上存在本质区别。地理标志在被作为证明商标注册前，其与具有特定品质的商品原本就存在紧密联系，其所标示的是某商品来源于某地区，且该商品的特定品质主要由该地区的自然因素或人文因素所决定。从性质上讲，地理标志本身属于一种描述性的标志，作为普通商标注册缺乏显著特征。但基于证明商标的独特功能，其可以作为证明商标注册，其识别作用在于使相关公众识别出使用该商标的商品来源于某一特定地区，且该商品具有源自该地区的特定品质。而普通商标的识别作用来自商标标志本身的显著特征，即：商标标志符号本身能够起到区分商品来源的作用，且这种来源特指商品来源于某一特定主体。[1]在识别意义上的区别，决定了地理标志证明商标侵权判定的标准有别于普通商标的侵权判定。

按照通常认识，在进行商标侵权认定时，首先，要判断被告对诉争标识的使用是否属于商标性使用；其次，判断诉争标识与原告请求保护的注册商标是否属于同一种或类似商品上的相同或近似商标。被控侵权标识必须被用作识别商品来源的商标时或者说构成商标意义上的使用行为时，才具有构成侵权的可能性，非商标意义上的使用行为不会构成侵权。[2]对于普通商标而言，商标性使用必须是将相关商标标志作为识别商品来源的标志的使用，使相关公众能够据此区分提供商品的不同市场主体。

在地理标志证明商标的侵权判定中，则不应要求被控侵权人对诉争标志的使用必须是标识、区分商品提供者的商标性使用。只要被控侵权行为属于证明商标意义或地理标志含义上的使用即可，换言之，只要行为人对于相关标志的使用是为表明商品来自地理标志所标示的地区以及具有特定品质的使用，就可能落入地理标志证明商标的权利范围。至于使用人在主观上是将其作为识别商品提供者的标志还是作为产地来源的识别标志以及是否使用了其自有商标，均不是考虑的重点。在司法实践中，被控侵权人通常以被控侵权商品上使用了自己的商标、该商标能够表明商品来源，其对诉争标志的使用不属于商标性使用为由提出抗辩。例如，在五常市大米协会诉李贵同、北京金利兴盛粮油商贸有限公司侵害商标权纠纷案中，被告李贵同即以此为由进行答辩。[3]此类抗辩在涉及地理标志证明商标的案件中显然不具有对抗效力。当然，如果被告抗辩称其仅是将地理标志中的地理名称作为产地标记使用，而非地理标志含义上的使用则另当别论。

地理标志证明商标与普通商标的内在差异决定了《商标法》对二者进行保护的目的及规制对象的不同。前者保护的目的在于使消费者对商品的真实来源及品质不发生误解，使该地域特殊的自然因素、人文因素以及众多生产者共同努力形成的商品特定品质能够得到保护和延续，规制的对象是导致商品产地来源及商品品质误认的行为；后者的保护是对商标附着商誉的保护，使商标权人为提高商品质量、声誉所花费的投资和付出的劳动能够得到回报及肯定，使真正的优质品牌能够在市场竞争中脱颖而出，规制的对象是导致相关公众对商品提供者产生混淆、误认的行为。对于同一市场主体而言，其生产、经营的产品可能源自不同产地，具有不同品质，即便是其办理了某地理标志证明商标的使用手续，其也只能在符合该证明商标使用规则、具有特定品质的那部分产品上使用该证明商标；超出范围的使用行为虽然不会造成相关公众对商品提供者的混淆，但却会造成相关公众对商品产地来源及商品品质的误认，故地理标志证明商标的注册人有权制止。例如，在杭州市西湖区龙井茶产业协会诉北京北辰超市连锁有限公司侵害商标权纠纷案中，被告提交的证据显示其销售的涉案茶叶系从持有相应地理标志证明商标专用证的茶叶生产厂商处采购，但法院经审理认为：龙井茶与西湖龙井茶系两种不同产地来源和不同品质的茶叶，被告的涉案行为系将二者混同销售，即使用带有“西湖龙井”标志的包装销售龙井茶，足以使相关公众将其销售的龙井茶误认为西湖龙井茶，从而对茶叶的来源和品质产生误认。据此，认定被告的涉案行为构成对涉案“西湖龙井”地理标志证明商标权利的侵害。[4]

在普通商标的侵权认定中，以是否容易造成混淆误认作为认定侵权的标准。在地理标志证明商标的侵权救济中，侵权行为的判定应当以是否足以造成相关公众对诉争商品的产地来源及商品品质产生误认为标准。判断是否构成误导，需要结合标志本身的近似程度、商品的类似程度、证明商标的知名度等情况综合作出认定。需要指出的是，当证明商标以“地名+商品名称”的形式注册时，由于标志本身已经限定了明确的商品类别，他人在类似商品上使用该地名是否会造成相关公众的误导，是否构成侵权，存在一定争议。

未完待续


注释：
[1] 参见北京市高级人民法院知识产权庭编著：《商标授权确权的司法审查》，中国法制出版社2014年第1版，第74-75页。
[2] 孔祥俊著：《商标法适用的基本问题》，中国法制出版社2012年版，第72页。
[3] 参见北京知识产权法院（2015）京知民终字第1180号民事判决书和北京市朝阳区人民法院（2015）朝民（知）初字第4613号民事判决书。
[4] 详见北京知识产权法院（2015）京知民终字第991号民事判决书和北京市朝阳区人民法院（2014）朝民初字第45806号民事审判决书。