商标代理机构未依法履行商标注册风险告知义务时的责任认定

（作者 | 臧文刚 江苏省南京市中级人民法院知识产权庭）

【要旨】

根据商标法的相关规定，委托人申请注册的商标可能存在本法规定不得注册情形的，商标代理机构应当明确告知委托人。当委托人违反这一商标注册风险告知义务给委托人造成损失时，商标代理机构应当承担相应的民事责任。

[案情]

2014年2月，原告青岛源木雅居商贸有限公司（以下简称源木雅居公司）与被告南京北标知识产权代理有限公司（以下简称南京北标公司）签订了一份商标注册协议，约定源木雅居公司委托南京北标公司办理“莱克星顿”系列商标注册事宜；源木雅居公司向南京北标公司支付该商标全类注册、绿色通道、常年顾问服务费用共计102500元，优惠价97500元（其中官费36000元，绿色通道、LOGO设计、EIP监测、律师等代理费61500元）；在源木雅居公司足额付款并且提供材料正确、完整的情况下，南京北标公司保证领到“注册申请受理通知书”，如因南京北标公司过错导致上述申请未被受理，其退还所有费用。其后，源木雅居公司依约支付了97500元，南京北标公司就涉案商标进行了LOGO设计，但因源木雅居公司对该LOGO设计不满意，故其自行设计完成并向南京北标公司提交了涉案商标LOGO，后南京北标公司进行了上述系列商标的注册申请并获得受理，但未能获准注册。国家商标局给出的理由为：一是申请注册商标与他人在先注册的“莱克斯顿”“莱克星敦”等商标冲突；二是 “莱克星顿”是美国独立战争打响第一枪的地方，为公众知晓的外国地名，不得作为商标使用。上述第一项理由引证的案外人在第18类商品上申请注册的第10309112号“莱克星敦”文字图形组合商标于2013年获准注册。此后，源木雅居公司与南京北标公司又签订了一份《知识产权代理服务协议》，约定由源木雅居公司向南京北标公司支付3500元，后者代前者选择上述第20类申请注册商标提起商标复审。但商标评审委员会以与国家商标局基本相同的理由驳回了上述商标复审请求。而在2005年、2011年、2013年其他案外主体也曾就“莱克星顿”商标在第20类商品上申请过商标注册，但都被国家商标局驳回。

为此，源木雅居公司提起诉讼，请求南京北标公司向其退还代理费61500元并赔偿经济损失139500元（包括官费36000元、复审费3500元、品牌筹备费用10万元）。

[判决]

法院认为：

涉案申请注册商标为“莱克星顿”，其是美国独立战争打响第一枪的地方，相关公众对此有所知晓，以“莱克星顿”文字作为商标申请注册确实存在商标法所规定的“可能存在本法规定不得注册”的情形，南京北标公司作为专业的商标代理机构，在“莱克星顿”商标申请已有驳回先例的情况下，对在与已被驳回的“莱克星顿”商标同类商品上进行“莱克星顿”商标申请注册的风险应当知晓，对在与已被驳回的“莱克星顿”商标不同类别的商品上申请注册的风险应当具备相应的判断能力，并有义务向源木雅居公司明确告知上述应当知晓或应当有所判断的风险，以便及时确认源木雅居公司是否自愿承担继续以该商标申请注册的风险。南京北标公司非但没有尽到上述风险告知义务，还通过在商标注册协议中设定“绿色通道”收费项目而又未对该收费项目作明确说明的方式误导源木雅居公司对南京北标公司办理涉案商标注册申请事宜之能力及可能结果的判断。而且，在合同实际履行过程中未能采取有效措施对上述风险加以规避，其应当为此承担相应的违约责任。

综合考虑南京北标公司确已按照合同约定履行了部分合同义务、当将涉案“莱克星顿”商标的显著性部分加以修改完善后相关商标具有获准注册的潜在可能性等因素，不宜将涉案合同未全面履行的责任完全归咎于南京北标公司。鉴于南京北标公司对源木雅居公司主张的全部损失并不具有完全的应当预见或可预见性，遂判决南京北标公司向源木雅居公司退还代理费并赔偿经济损失合计80000元；驳回源木雅居公司的其它诉讼请求。

[评析]

本案主要涉及对我国现行商标法第十九条第二款之规定——“委托人申请注册的商标可能存在本法规定不得注册情形的，商标代理机构应当明确告知委托人”如何理解与把握的问题。从该法条规定内容来看，其仅设定了一定的权利义务，没有规定具体的法律后果，故当商标代理机构出现违反该法条规定内容之情形时，需要结合合同双方签订合同、履行合同时的具体情形确定相应的结果责任。

一、违反上述法条规定的行为是否影响合同之效力

我国合同法第五十二条、第五十四条分别对合同无效与可撤销、可变更的情形进行了规定。当商标代理机构未履行上述法条规定的商标申请注册风险告知义务，且存在利用自身的专业技术优势以欺诈等方式向委托人推荐商标等行为，从而出现合同法第五十二条、第五十四条规定之情形时，涉案合同即会成为无效合同、可撤销合同或可变更合同。对于无效或已被撤销的合同，应按照合同法第五十八条之规定，即“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任”进行处理。

就本案而言，签订涉案商标注册协议与商标复审协议是原被告双方的真实意思表示，且这两份协议本身并不违反法律规定、亦不损害公共利益及他人合法权益，不存在合同无效的情形。从原告源木雅居公司的诉讼主张来看，也不存在撤销合同的可能。故本案判决承认了两份协议的有效性。

二、上述法条规定内容是否构成合同之权利义务

在合同合法有效的基础上，上述法条规定之商标申请注册风险告知义务应当成为合同的权利义务内容。当然，双方可以通过在合同中对该法条规定内容进行约定的方式将其内化为合同的有效组成部分；在合同就此未作约定时，其也可以视为合同权利义务的补充条款从而成为合同的有效组成部分。

本案中，原被告双方在涉案两份协议中并未就上述法条规定内容进行约定，但当本案原告申请注册的“莱克星顿”商标确实符合上述法条所规定的情形时，不能因为涉案合同对此未作约定而当然免除南京北标公司向源木雅居公司明确告知相关事项的义务。当因南京北标公司违反这一告知义务而对涉案合同的正常履行产生一定的不利影响时，其应当承担相应的违约责任。

三、违反上述法条规定的行为是否应当承担相应的结果责任

从上述法条规定内容来看，其为商标注册代理机构设定了一定的义务，但当仅有违反上述法条规定义务的行为，而无相应损害结果时，委托人往往也就失去了追究商标注册代理机构结果责任的事实与法律依据。

就本案而言，从国家商标局及商标评审委员会驳回涉案商标注册申请的理由来看，涉案“莱克星顿”商标应当符合商标法第十九条第二款规定的“可能存在本法规定不得注册”的情形，南京北标公司对此应当向源木雅居公司履行相应的告知义务。但根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第4条之规定，“根据商标法的规定，县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名一般不得作为商标注册和使用。实践中，有些商标由地名和其他要素组成，在这种情形下，如果商标因有其他要素的加入，在整体上具有显著特征，而不再具有地名含义或者不以地名为主要含义的，就不宜因其含有县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，而认定其属于不得注册的商标。”从本案查明的事实来看，涉案第10309112号“莱克星敦”文字图形组合商标在与本案“莱克星顿”商标存在几乎相同的注册风险—即“莱克星敦”商标的注册申请日期、公告日期均晚于他人核准注册于同一类的第5117277号“莱克斯顿”商标且“莱克星敦”与“莱克星顿”作为美国地名的音译并无实质性差异的情况下，“莱克星敦”商标能够获准注册这一事实也一定程度上印证了“莱克星顿”商标本身具有获准注册的潜在可能性。所以，如果南京北标公司通过在申请注册的涉案商标中加入其他要素，从而改变了“莱克星顿”作为地名含义本身的显著性，进而使得包含有“莱克星顿”文字的组合商标获得注册，则即使其未履行“莱克星顿”商标申请注册风险的告知义务，其也会因为已经完成了委托人交付的事务且未给委托人造成损害，从而无需承担相应的不利后果。

然而，南京北标公司既未履行相应的商标注册风险告知义务也未采取适当方法有效规避上述商标注册风险，从而给源木雅居公司造成了一定的损失，故其应当承担相应的责任。关于具体的责任承担形式，应当虑及商标注册事务自身的特殊性。本案综合考虑原被告双方在涉案“莱克星顿”商标注册申请中可能的主观状态、被告确已按照双方协议约定履行了部分合同义务、当将涉案“莱克星顿”商标的显著性部分加以修改完善后相关商标具有获准注册的潜在可能性等因素，作出了上述判决。