北京高院整理发布当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题（商标）

1、商标授权确权行政案件中的具体问题

——关于新、旧商标法第十五条“代理人”范围的理解问题。虽然现行商标法第十五条将代理人或者代表人之外的其他商业关系分条款予以了规定，但是在审理案件中需要适用2001年商标法第十五条时，因该法条本身并未进行区分，此时仍可结合《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第十二条的规定，对“代理人或代表人”作扩张性理解，对此类抢注行为予以规制。

——关于驰名商标的保护问题。在商标授权确权行政诉讼中驰名商标的保护范围，应当根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条的规定予以确定，尤其是对已注册驰名商标的保护不应仅限于避免商品来源的混淆，而应扩大保护至避免该驰名商标的“淡化”。对于商标评审委员会仅以混淆标准确定已注册驰名商标的保护范围，而诉讼中经审理发现需要通过“淡化”标准扩大保护的，应当对商标评审委员会的裁决予以纠正。

——关于类似商品、近似商标与混淆可能性的关系问题。商标法第五十七条第（二）项中规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为。因此除在同一种商品上使用相同商标的行为不要求混淆可能性条件以外，其他的类似商品或近似商标上的使用行为，要构成侵权均需满足混淆可能性的条件。虽然涉及商标授权确权条件的第三十条等规定并未像第五十七条第（一）项和第（二）项那样对同一种商品、相同商标、类似商品和近似商标的情况进行区分，但是在同一部法律中对于同样问题的规定应当做统一解释是法律的应有之义，因此在商标授权确权行政诉讼中，当引证商标与诉争商标为近似商标，或者两商标指定使用商品类似时，还应考虑是否容易导致混淆，才能最终确定诉争商标的可注册性。而且，由于类似商品、近似商标和混淆可能性三个条件是并列规定的，在类似商品和近似商标的判断中，就不应当再以是否容易导致混淆作为判断是否类似或者近似的标准，而应当仅从商品本身或者商标标志本身进行判断。根据商品本身的属性来判断是否类似时，《类似商品和服务区分表》是较为重要的参考，除非现实中存在相反的证据，否则应当尽量尊重《类似商品和服务区分表》的判断，个案中突破《类似商品和服务区分表》的认定应当慎重，应当具有较充分的依据并进行细致的分析。当然，虽然商品未必类似，但具有较密切的关联，考虑商标标志的相同或者近似以及其他因素，具有混淆可能性的，也应当对诉争商标不予注册。

——关于形象的商业化利益保护问题。近年来，关于形象的商业化利益，或者俗称“商品化权”的保护呼声在商标授权确权行政诉讼中越来越高。但是，关于形象的商业化利益的保护对象、保护范围，无论在实践中还是在学术上均有较大争论，因此将该利益作为商标法第三十二条规定的“在先权利”予以保护应当慎重。首先，应当坚持权利法定原则，即对形象的商业化利益的保护，不是对法定权利的保护，我国并无法律规定形象的商业化利用“权利”，因此只有对形象的商业化利益进行分析确定其属于可受法律保护的利益时，才能纳入商标法第三十二条在先权利的保护范围。其次，对形象的商业化利益的保护范围应当慎重研究、严格划定，除非必要，对该利益的保护不应超出未注册驰名商标的保护。各院需要对形象的商业化利益进行保护的，必须事先层报高院民三庭审查。

——关于连续三年停止使用注册商标的审查问题。注册商标专用权，包括专有使用权和禁用权。连续三年停止使用注册商标的撤销制度，是为了鼓励和督促商标注册人使用其商标、发挥商标在市场上区分商品来源的作用。该制度既不是对商标注册人不使用行为的处罚，也并非为商标注册人设定了使用的义务，只是为了在商标注册人连续三年不使用导致注册商标的作用长期没有发挥时，使该商标标志重新回到公有领域，方便他人注册，激活商标资源的一种措施。因此，对使用的认定应当符合市场实际，在使用证据的认定上，也就应当坚持优势证据原则，不宜过于苛刻。只要证据显示，使用注册商标的核定商品在市场上能够被相关消费者获得且持续一定的时间，使用行为不违反商标法的禁止性规定，就应当认定该注册商标已经进行了真实、公开、合法、有效的使用。如果商标注册人提供的部分使用证据系伪造，则应当对所有证据从严审查，相应提高证明标准，并应当对伪造证据的行为进行处罚，以儆效尤。对于使用注册商标的商品范围应当坚持长期以来已经形成的标准，即只有在核定商品上的使用，才是对注册商标的使用，在与核定使用商品类似的商品上的使用，并非对注册商标的使用，不能据此维持注册商标有效；商标注册人在核定使用的一种商品上使用注册商标的，在与该商品相类似的其他核定商品上的注册可予以维持。

2、商标民事案件中的具体问题

——关于未核准的商标转让合同的效力问题。商标法第四十三条规定：“转让注册商标经核准后，予以公告，受让人自公告之日起享有商标专用权。”同时，《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第33条规定：“注册商标转让合同没有特别约定的，合同在双方当事人签字或者盖章之日起成立并生效。自国家商标行政主管机关核准公告之日起，受让人享有商标权。”根据上述规定，未核准的商标转让合同自双方当事人签字或盖章之日成立并生效，因转让方的原因而未向商标行政主管机关进行核准并获公告的，受让人不能依据该转让合同获得商标专用权，但可以依法追究转让方的违约责任。

——关于平行进口是否构成侵害商标权的问题。商标法虽未将“指示性使用”明确列为不侵权的抗辩事由，但是考虑到商标法所保护的是标志与商品来源的对应性，而商标禁用权也是为此而设置的，绝非是为商标权人垄断商品的流通环节所创设，即商标权利用尽规则应当是市场自由竞争所必需存在的基本规则之一。在此基础上，若被控侵权商品确实来源于商标权人或其授权主体，此时商标权人已经从“第一次”销售中实现了商标的商业价值，而不能再阻止他人进行“二次”销售或合理的商业营销，否则将阻碍市场的正常自由竞争秩序建立的进程，因此“平行进口”应被司法所接受，不认定构成侵害商标权。

——关于商标未实际使用对商标民事案件审判的影响问题。商标法第五十六条规定：“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”该条款系对商标专用权的规定，而该法第五十七条对侵害商标权的行为采取了列举加概括式的规定，也就是对商标禁用权的界定。商标自核准注册后，其专用权即告成立，我国采取的是商标注册制，而非商标使用制，注册商标是否实际使用并不影响其专用权的行使，也不影响禁用权的救济。商标法第六十四条系对起诉前三年不使用注册商标赔偿数额界定的规定，而非对是否侵害商标权定性的规定。因此，在商标民事案件中，权利人的注册商标未实际使用，仅是判定赔偿数额的考虑因素，不影响侵权的认定。

——关于商标在先使用抗辩的适用条件问题。商标法第五十九条第三款规定了在先使用抗辩，该抗辩成立应当具备以下条件：（1）在先使用人应当出于善意；（2）在先使用人对特定标志的使用时间一般应早于涉案商标的申请注册日，同时早于商标注册人使用，且应为商标性的使用；（3）在先使用人所使用的商标应当具有“一定影响”。关于知名度的高低程度，一般不宜要求过苛，即只要满足在先使用人对其商标的使用确系真实使用，且经过使用已使得商标在使用地域内起到识别作用，则符合具有“一定影响”的要求。