商品混淆并非商标合理使用的考量因素

　　（北京市高级人民法院 袁相军）

　　【本案要旨】

　　商标合理使用分为叙述性合理使用和指示性合理使用。指示性合理使用表现为直接使用他人商标，该商标直接指向商标所有人的商品或服务，而非使用者自己的商品或服务。认定指示性合理使用，无需考虑商品来源混淆。

　　【案情】

　　涉案商标系第1654474号图形商标（见附图），由美国维蒂亚公司（下称维蒂亚公司）于2000年9月7日申请注册，后被核定使用在计算机硬件、计算机外围设备等第9类商品上，商标专用权期限截止到2021年10月20日。

　　北京鼎天地科技有限公司（下称鼎天地公司）是一家从事技术开发、销售计算机软硬件及外围设备的企业。鼎天地公司在其生产、销售的显卡包装盒上印有“恩微显卡”“www.nvidiachina.cn”“NVIDIA”及涉案商标和“GeForce series”等标识；在包装盒后方印有“‘恩微’商标的中国地区使用权授予北京鼎天地科技有限公司使用。其他的商标或注册商标的所有权属于各自的公司”“产品名称：恩微显示卡”“代理商：北京鼎天地科技有限公司”字样。产品包装盒上的“恩微显卡”“www.nvidiachina.cn”和“NVIDIA及涉案商标”“GeForce series”标识处于包装盒正上方，字体较为突出（见附图）。

　　维蒂亚公司诉称，鼎天地公司侵犯了其注册商标专用权。鼎天地公司辩称，其使用维蒂亚公司芯片的显卡，在外包装上使用涉案标识系正当使用，不构成侵权。

　　【判决】

　　北京市第一中级人民法院经审理认为，首先，无直接证据可以证明涉案侵权的显卡中使用的芯片为维蒂亚公司的芯片；其次，商标的基本功能在于区分商品或服务来源，在商品或者外包装的突出位置所使用的商标一般直接起到指明该商品来源的作用，使得该商品的消费公众可以通过上述工业标识获知该商品提供者。鼎天地公司销售的“恩微”显卡在外包装醒目位置均突出使用了涉案标识，上述标识易被该显卡的消费者直接观察到，并易使消费者产生该显卡商品系由维蒂亚公司所提供或者与该公司存在某种联系的认知，从而造成消费者对该商品来源的混淆或误认。因此，即便涉案侵权的显卡产品中使用的芯片产品为维蒂亚公司生产的芯片产品，鼎天地公司在其“恩微”显卡商品上使用涉案标识的行为已属于指明商品来源意义上的使用，即商标意义上的使用，超出了注册商标正当使用的范围。

　　北京市第一中级人民法院根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第二次修正的商标法第五十一条、第五十二条第（一）项与第（二）项、第五十六条第二款，最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款与第二款、第十一条第一款、第十六条第一款与第二款、第十七条第一款与第二款、第二十一条第一款、第二十二条第一款的规定，判决：一、鼎天地公司立即停止生产、销售使用了涉案商标的被控侵权产品；二、赔偿维蒂亚公司经济损失（包括诉讼合理支出）5万元；三、驳回维蒂亚公司的其他诉讼请求。

　　鼎天地公司不服原审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销原审判决，改判驳回维蒂亚公司的全部原审诉讼请求。北京市高级人民法院判决：驳回上诉，维持原判。

　　【评析】

　　2002年8月3日中华人民共和国国务院令第358号公布的商标法实施条例第四十九条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”该条款明确了商标合理使用规则。商标合理使用分为叙述性合理使用和指示性合理使用。叙述性合理使用，是指经营者为描述自己提供的商品或服务的基本信息，善意合理地使用商品通用名称、图形以及直接表示商品或服务质量、主要原料、功能、用途等特点的标志。指示性合理使用，是指经营者在商业活动中善意合理地使用他人注册商标，客观地说明自己商品或者服务源于他人的商品或服务，或者客观地指示自己商品的用途、服务对象以及其他特性，与他人的商品或服务有关。指示性合理使用表现为直接使用他人商标，该商标直接指向商标所有人的商品或服务，而非使用者自己的商品或服务。

　　通常而言，不标注配件标识的电子产品，不易被消费者识别，电子产品经营者在产品包装上标注配件的品牌、型号、规格，符合交易习惯。该案中，鼎天地公司主张其销售的显卡因使用维蒂亚公司芯片，在产品外包装上使用涉案标识系为表明芯片品牌、规格及型号，属于指示性合理使用。判断鼎天地公司合理使用抗辩理由成立的关键，在于其使用涉案标识是否系对维蒂亚公司产品的说明。

　　虽然一审法院与二审法院均未支持鼎天地公司合理使用的抗辩理由，但论理不同，一审法院认为，鼎天地公司使用涉案商标属于商标意义上的使用，超出了注册商标正当使用的范围，造成了商品来源混淆。二审法院则认为，首先，维蒂亚公司作为计算机显卡与显卡芯片的制造商，其涉案商标和产品在业内享有一定知名度，鼎天地公司作为同业者，不可能不知晓维蒂亚公司的涉案商标；其次，鼎天地公司使用涉案商标未得到维蒂亚公司授权，且又拒绝披露芯片合法来源，无法证明鼎天地公司使用的芯片系维蒂亚公司的产品；另外，鼎天地公司在显卡包装上突出使用了案外人鼎天地科贸中心申请注册的“恩微”商标，对于以汉语为母语的我国消费者而言，“恩微”已指示了商品来源，相关公众不会误认显卡本身源于维蒂亚公司，或与维蒂亚公司有关联，但商品混淆与否不是合理使用考虑的因素，即使鼎天地公司的显卡与维蒂亚公司的产品不会发生混淆，但由于鼎天地公司在产品包装上使用了虚假的涉案商标配件信息，意图暗示其产品配件与维蒂亚公司存在某种关系，或得到了其授权与支持，该行为不属于对涉案商标的合理使用，因此，鼎天地公司所持合理使用的抗辩理由不能成立。