功能性技术特征与等同理论

　　作者：徐卓斌 上海市高级人民法院知识产权庭法官、中国社科院法学博士

　　功能性技术特征也属于技术特征的一种，没有理由对其特别限定不适用等同理论来确定保护范围。但其有特殊之处，功能性技术特征的保护范围包括具体实施例及其等同物①，这意味着确定其权利要求的字面含义时，已使用了等同物这一概念，确定字面含义时已有了不确定性。如果适用等同理论，保护范围的不确定性将进一步加剧。但无论如何，功能性特征也可以适用等同理论，是确定无疑的。本文以美国Kemco公司等诉Control Papers公司等专利案为例，对此问题进行说明。

　　本案原告的涉案专利是关于一种特殊的防篡改塑料安全信封，如果窃贼破坏了信封的完整性并拿走值钱物品时，这种信封的特殊设计会作出提示。专利的书面描述中称，现有技术中的防篡改安全信封使用粘合剂型材料，易被在粘合剂区域使用低温的办法所避开，由此可导致封条被从信封上移除，并且在信封内有价值物品被拿走之后，原封条再度封上，全无被篡改的痕迹证据。涉案专利发明解决了这个问题，采用了两种手段：一是信封的闭合装置，二是采用了对温度敏感的粘合剂的提示装置。涉案专利技术方案与被控产品的区别在于：前者包含两种手段（装置），后者通过双唇结构使用内层粘合剂来闭合。一审法院认为，涉案专利权利要求中的技术特征“塑料信封闭合装置”是一个功能性技术特征（手段+功能，means plus function），根据书面描述和附图，闭合装置的相应结构为在信封开口处与信封外层相接的封条，与被告的双唇结构与此并不等同，因此不构成从字面上落入原告专利保护范围及等同理论下的落入专利保护范围。凯姆科公司不服，提起上诉。

　　美国联邦巡回上诉法院认为，一项技术特征是否属于功能性技术特征是一个权利要求解释的问题，因此是一个须从头审视的法律问题。如果认定属于功能性技术特征，法院就要确定什么是权利要求中的功能，以及何一被书面描述所披露的结构是与实施该功能的手段相对应的。根据美国《专利法》第112条第6款规定，专利权人可以手段表述来定义实施特定功能的结构，但是必须在专利说明书中披露一些结构，否则专利会被认为保护范围不确定而认定无效。在权利要求中使用手段（means）一词，意味着这是一个功能性技术特征，但这只是一个假定，如果正确解释权利要求即可确定结构，那么这一假定就会被推翻。同样的，如果权利要求没有使用“手段”一词，就会被假定这不是一个功能性技术特征，但这一假定也可以被推翻。

　　美国联邦巡回上诉法院认为本案中的“塑料信封闭合装置”是一个功能性技术特征，权利要求本身难以充分揭示结构。“闭合”是通过闭合装置来密封信封的一个动作，由此防止信封中有价值的物品脱落或被拿走。本案争议的焦点在于“闭合装置”的相应结构是什么。根据权利要求用语，该结构是在信封开口处与信封外层相接的封条。如果要认定被控产品从字面上就落入了专利权保护范围，其结构应该与专利说明书披露的结构相同，或属于等同物，但认定等同物需满足：1.实施完全相同的功能；2.结构上的区别是非实质性的。这个判断标准与等同理论下认定落入保护范围时的“功能-手段-效果”测试非常类似，但并非完全的转化，因为要求功能是完全一致而非实质相同。如果被控产品由于没有实施完全一致的功能而不能认定落入了功能性特征的范围②，那么其仍有可能在等同理论下被认为落入了专利权保护范围。美国《专利法》第112条第6款中所称的等同物，是要求功能完全一致，而等同理论下的等同物，是要求功能实质相同，两者的标准不同。但是，两者的手段、效果的判断标准是相同的，因此如果基于手段、效果不实质相同而认定没有落入功能性技术特征的保护范围，那么在等同理论下也必然不落入专利权保护范围。本案就字面落入保护范围是否构成而言，封条结构显然不同于双唇结构，虽然两者都实现封住信封的完全相同的功能，但被控产品的实现手段不同于专利技术方案，因此字面上没有落入保护范围。就是否在等同理论下落入专利权保护范围而言，因其实现手段不实质相同，也不构成等同。③

　　从上述美国案例可以得出以下初步结论：1.对于功能性技术特征，也可以适用等同理论来判断被控产品是否落入专利权保护范围。因为在涉及功能性技术特征的美国《专利法》第112条第6款中有关于等同物的描述，因此这里的等同物易与等同理论中的“等同”相混淆，等实际上两者的判断标准不同，并不妨碍所谓“等同之等同”的存在。2.虽然均使用“等同物（equivalent）”一词，但两者显然内涵并非一致。美国《专利法》第112条第6款所称的等同物，是指专利说明书所披露的实施例的等同物，而且等同的方式是结构的等同，其判断标准近于整体等同，并不要求逐项技术特征的等同，这与判断是否落入专利权保护范围时的等同完全是不同的概念。而且，一旦被认定属美国《专利法》第112条第6款所称的等同物，那么就是直接从字面上落入了专利权的保护范围，而非等同理论下落入专利保护范围。3.虽然是移植了“功能-手段-效果”测试标准，但是美国《专利法》第112条第6款所称的等同物，须与实施例实现完全一致（identical）的功能，而非实质相同的功能，否则的话其等同物范围将过于宽泛，也将导致专利权保护范围捉摸不定。并且，既然是功能性技术特征，当然是以功能来限定了技术特征的最外围边界，此时如允许其任意扩展，已不符合允许功能性特征存在的立法本意，因此，必须严格要求功能的同一性。而在认定是否在等同理论下落入专利权保护范围时，就功能而言，等同物只需与权利要求中的技术特征实现实质相同的功能即可。 

　　注 释： 

① 35 U.S.C.112, An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.
② 此时仍是判断是否从字面上落入专利权保护范围的问题。
③ Kemco Sales, INC. and Kenneth R. Makowka v. Control Papers Company, INC., Amko Plastics, Inc., and Regal Envelope (also known as Poly-Pac Industries).No.99-1349（2000）