石必胜：专利创造性判断中技术方案理解的倒序法

        提要：倒序法的核心是，改变专利创造性判断者接触信息的顺序，使其在只知道现有技术及其技术问题，不知道本发明如何解决该问题的情况下，有机会亲身体验本领域技术人员解决该技术问题的难度。 

        在专利授权确权审判实践中，为了避免受到事后诸葛亮的影响，笔者认为应当颠倒技术方案理解顺序的传统做法，采用倒序法。所谓倒序法，是指先理解对比文件中的现有技术，然后再理解本专利的技术方案。为了验证这种做法是否有效，笔者在专利授权确权审判实践中进行了三年多的实践。实践的情况表明，这种倒序法可操作性强，有利于专利创造性判断的客观化。在本文中，笔者拟从以下几个角度来介绍这种倒序法：第一，倒序法的必要性；第二，倒序法的可行性；第三，具体实施倒序法的三步法。 

        一、倒序法的实践价值 

        我国《专利法》第二十二条规定，专利创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。《专利审查指南》规定，发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。在我国，不仅仅审查员，法官也同样适用上述标准来判断发明创造是否具备创造性。显而易见性在根本上是一个主观认识，因此各国专利创造性判断都面临着克服主观性、促进客观化的问题。 

        专利创造性判断的主观性主要源自于以下因素：第一，专利创造性判断者掌握的信息不完整。第二，事后诸葛亮的影响。正如麦肯纳（McKenna）法官在Diamond Rubber案中所认识到那样，马后炮总是容易的，问题一旦解决了，就不再有困难。回头来看，新事物常常看起来就在眼皮子底下，唾手可得，常人只要稍微注意一点就能发现。第三，判断主体的分散性和判断方法的差异性。为了促进专利创造性判断的客观化，可以采取以下主要对策：第一，重视辅助判断因素的作用，使判断者掌握的信息更加完整。第二，判断主体的集中化和同质化。第三，判断方法和步骤的规范化。倒序法，正是通过改进判断方法和步骤来避免事后诸葛亮的不利影响。 

        二、倒序法的理论基础 

        倒序法能不能避免事后诸葛亮的不利影响，可以根据心理学的一些理论来分析。为了论证倒序法的必要性，下面介绍两个心理学理论上的重要概念，一个是锚定效应（Anchoring Effect），一个是后见之明偏差（Hindsight Bias）。 

        锚定效应是普遍存在的一种现象,它是指在不确定状态判断过程中,人们以最初的信息( 数据或其他参数) 为参照点来调整对事件的估计, 致使最后的估计值趋向于开始的锚定值, 并由此导致错误的决策。研究表明,锚定效应不只是局限在单纯的数字判断中, 它时刻发生在真实世界不确定状态下的各种判断与决策之中。例如,人们在理解他人的观点时先锚定于自身的观点, 随后再进行调整去解释他人观点与自身的差异, 因此导致了自我中心偏见。在专利创造性判断的传统做法中，判断者事先知道了发明创造的技术方案，在现有技术基础上评估发明创造是否容易作出时，容易将其事先知道的发明创造的技术信息作为锚定值，从而影响其对本专利是否显而易见的判断。 

        后见之明偏差是与锚定效应相关的心理学术语。生活经验表明，当我们知道某事的答案后，再让我们去回忆自己过去的想法，或者推测其他不知道这件事情的人的想法，我们往往会认为自己“一直都知道”，或者认为别人也知道。也就是说，在知道结果后我们往往会夸大一个并不知情的他人或者之前不知道结果的自己的认知状态。这种倾向性便是心理学上所称的后见之明偏差。心理学家菲斯科霍夫（Fischhoff）对后见之明偏差定义为，后见判断（可得益于事件结果反馈的判断）与先见判断（不知晓事件结果时的判断）的系统差异。心理学家归纳了人们产生后见之明偏差的4 种原因，其中一种是锚定于当前观点而调整推断初始观点。 

        后见之明偏差的不利影响广泛存在于专利创造性判断中。除了前述的麦肯纳法官，美国最高法院的法兰克福特（Frankfurter）法官1943年对无线电报发明者马可尼（Marconi）的发明进行创造性评述时，批评其他法官受到了后见之明偏差的影响。他表示，以后见之明的眼光重新审视，当然会觉得被公开之前相对于任何大脑都不是显而易见的东西会变得显而易见。 

        后见之明偏差对专利创造性判断产生负面影响主要源于传统做法中技术方案的理解顺序。按照传统的技术方案理解顺序，由于判断者事先知道了本发明的技术方案，知道如何解决技术问题，判断者往往会高估自己早知道技术方案就应当如此的判断，从而认为本领域技术人员也应当有这样的判断，因此更容易认为本专利或本申请相对于本领域技术人员而言是显而易见的。后见之明偏差现象不利于决策者作出正确的判断和决策，为了消除后见之明偏差，心理学家提出了很多决定方案。笔者的实践表明，应当改变传统的技术方案理解顺序。倒序法的核心是，改变专利创造性判断者接触信息的顺序，使其在只知道现有技术及其技术问题，不知道本发明如何解决该问题的情况下，有机会亲身体验本领域技术人员解决该技术问题的难度。当判断者在结果不确定的情况下思考如何解决相应技术问题时，就更加接近本发明作出前本领域技术人员的真实状态了。这种信息接触先后顺序的变化，能够在一定程度上使判断者“穿越”到申请日，避免受到申请日之前并不存在的信息的影响，因此能够有效消除后见之明偏差产生的原因。 

        三、倒序法的可行性 

        在我国，对于专利创造性判断的基本步骤，人民法院基本采用了《专利审查指南》规定的三步法。虽然倒序法有可能替代三步法，但也可以与三步法相兼容。在坚持三步法的情况下，倒序法只是要求在进行三步法判断之前，改变传统做法中的技术方案理解顺序。在专利创造性判断实践中适用倒序法，并不会改变我国专利创造性判断实践中的现行基本做法。 

        与专利创造性判断相关的主要程序有：专利实审部门对发明的实质审查；专利复审委员会对发明专利申请驳回决定的复审；专利复审委员会对无效请求的审查；人民法院在专利授权案件中对驳回复审决定的审查，或者在专利确权案件中对无效决定的审查。在实质审查程序中，由于审查员要事先知道本申请的技术信息才能去检索对比文件，因此审查员无法适用倒序法。当然，也可以改革现有的做法，由不同的审查员来分别检索对比文件和判断创造性。在专利复审程序中，审查员完全可以改变传统的顺序，先了解对比文件中的现有技术，再了解本发明的技术方案。在司法程序中，法官更是可以这样做。因此，从程序的角度来看，倒序法有适用的可能性。 

        为了有效达到倒序法的目的，在具体实施过程中应当遵守以下步骤：第一步，整体地、综合地理解被审查员或无效请求人作为最接近现有技术的技术方案，既全面理解其技术特征，又充分理解其要解决的技术问题、取得的技术效果。特别需要注意的是，在第一步中要避免考虑或涉及本申请或本专利的技术方案。在充分理解最接近现有技术的基础上，对发明人或审查员主张的最接近现有技术中存在的客观技术问题进行了解，搞清楚为了达到什么目的需要对现有技术进行改进。此时同样需要注意，不能涉及本发明的具体技术方案。第二步，在思考如何解决最接近现有技术存在的技术问题的情况下，带着问题再去理解与最接近现有技术相结合的其他现有技术的技术方案。分析现有技术是否存在解决办法。在现有技术都理解之后，判断者还要假想自己是本领域技术人员的话，如何在现有技术的基础上解决技术问题。由于此时判断者仍然不知道本申请或本专利的具体技术方案，因此能够更加客观地体验本领域技术人员要解决技术问题时面临的困难。第三步，在分析了各种可能的解决方案及困难之后，再让发明人介绍本发明的技术方案。此时，如何解决问题的答案才揭晓给判断者，判断者对是否显而易见的判断会更加客观。 

        使用倒序法也存在一些难题。首先，判断者在口头审理前或者开庭前可能笼统地知晓本发明的技术领域等信息，但不能提前知晓本发明的具体技术方案，只能当庭按照倒序法的三步法理解技术方案。其次，在传统做法已经形成习惯的情况下，当事人和审查员在介绍对比文件的技术方案时，很容易用本发明的技术信息作为比较对象，本发明的技术方案容易提前“泄露”给判断者。再者，审查员或法官在传统做法中的形成的根深蒂固的习惯需要改变。综合来看，上述困难是可以克服的。 

        四、结论 

        前面的分析表明，倒序法能够得到心理学理论的支持，能够有效促进专利创造性判断的客观化，既必要又可行，具有重要的实践价值。因此，笔者大力倡导和推荐在专利创造性判断中使用倒序法。