蒋志培博士：高新技术行业专利侵权判定及证据分析

自我介绍

蒋志培，中国人民大学法学博士，曾在英国伯明翰大学法学院、美国约翰马歇尔法学院等任高级访问学者，国家法官学院教授，中国人民大学法学院、中国外国语大学法学院兼职教授，北京邮电大学互联网治理与法律研究中心副主任。

 

1968年参加工作，1979年起从事司法工作，1990年经遴选调任最高法院任法官，1996年组建知产庭任副庭长，2000年任庭长、审判委员会委员。2008年9月卸任退休从事法律教学、咨询服务工作。

自我介绍

2004年、2005年连续被推选为全球50个知识产权法律知名人士之一。任中国版权协会副理事长、中国知识产权研究会常务理事、国际知识产权协会中国分会（AIPPI）副会长、中国药学会医药知识产权专业委员会副主任、中国互联网协会版权保护专业委员会副主任。

 

1999年起创立中国知识产权司法保护网：www.chinaiprlaw.cn  ；任该网站CEO。

 

 

高新技术企业依赖于专利制度，对专利诉讼应当具备攻防的准备。而专利诉讼的基础是以证据表示出来的案件事实。今天我用这段时间，就这两个问题作一介绍。正好恰逢专利侵权司法解释和专利法细则颁布，我将对有关最新内容作一介绍。

一、专利侵权判定

 

二、证据采纳与证据责任分析

 

一、专利侵权判定

（一）专利保护范围的确定

法源基础

第十一条　发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

 

一、专利侵权判定

法源基础

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

 

 

一、专利侵权判定

（一）专利保护范围的确定

 

发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

 

外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

 

——《专利法》第五十九条

 

 

 

要点：

明确主张的权利要求

一审辩论终结前可以变更

可以主张保护从属权利要求

对权利要求内容的确定和理解 根据……结合

 

 

 

对权利要求的解释 所依据解释资料顺序

 

对以功能或效果表述的技术特征确定

专利侵权判定

专利保护范围的确定 最高法院最新司法解释

 

第一条 人民法院应当根据权利人主张的权利要求，依据专利法第五十九条第一款的规定确定专利权的保护范围。权利人在一审法庭辩论终结前变更其主张的权利要求的，人民法院应当准许。

 

    权利人主张以从属权利要求确定专利权保护范围的，人民法院应当以该从属权利要求记载的附加技术特征及其引用的权利要求记载的技术特征，确定专利权的保护范围。

 

 

第二条 人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定专利法第五十九条第一款规定的权利要求的内容。

 

 

专利侵权判定

第3条 人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。

     以上述方法仍不能明确权利要求含义的，可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。

第4条 对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。

 

——《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》

 

专利侵权判定

（二）专利侵权判定的思维模式

 

侵犯发明或实用新型专利行为认定流程

 

第一步：确定权利及保护范围 分析构成要素技术特征

第二步：查明被控侵权客体的技术方案和相应的技术特征

第三步：对确定的专利权的保护范围与被控侵权客体进行比较   相同与等同  适用侵权判定的诸项原则

第四步：得出是否侵权的结果

 

 

 

专利侵权判定

  侵犯外观设计专利行为的判断要点：

  在相同或者相近种类的产品上

  采用相同或者近似的外观设计

  产品种类相同或相近的判断，根据产品的用途…… 可以参考

  人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力

  判断外观设计是否相同或者近似

  判断近似外观设计，应当以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；

  排除：主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，不予考虑。

 

 

 

     对整体视觉效果更具有影响： 

（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；

（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。

     被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；

     在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。 整体视觉效果是否混同

     采取视觉直接观察、时空隔离对比、重点比较要

部、综合判断的方法。

 

 

专利侵权判定

法律适用

 

 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》

 

第八条　在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。

第九条　人民法院应当根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近。确定产品的用途，可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。

第十条　人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。

 

专利侵权判定

 

 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》

 

第十一条　人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。

             下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：

     （一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；

     （二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的 其他设计特征。

　         被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。

专利侵权判定

 

专利侵权判定的原则

 

(1) 全面覆盖原则

专利侵权判定

专利侵权判定的原则

(1) 全面覆盖原则

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》

第七条　人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。

　　被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

 

否定多余指定原则。

专利侵权判定

专利侵权判定的原则

 

(2) 等同原则

等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。（《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条）

 

本领域普通技术人员，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。

如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。（《专利审查指南》第二部分第四章第2.4条）

专利侵权判定

专利侵权判定的原则

 

(3) 禁止反悔原则

 

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》

 

第六条　专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

 

（4）捐献原则

对于说明书记载而权利要求未记载的技术方案，视为专利权人将其捐献给社会公众，不得在专利侵权诉讼中主张上述已捐献的内容属于等同特征所确定的范围。捐献规则实质上是对等同原则适用的一种限制。

所以如此规定，是考虑到以下情形：专利申请人有时为了容易获得授权，权利要求采用比较下位的概念，而说明书及附图又对其扩张解释。专利权人在侵权诉讼中主张说明书所扩张的部分属于等同特征，不适当地扩大了专利权的保护范围

专利侵权判定

专利侵权抗辩理由

 

诉讼主体资格抗辩

法定免责事由抗辩

专利无效抗辩

未落入涉讼专利保护范围的抗辩

现有技术抗辩

合同抗辩

诉讼时效抗辩

专利侵权判定

案例分析

 

从两起具有里程碑的案例说起：

             

                如何对等同侵权进行认定

 

案例1 （略）

案例2 （略）

 

二、证据采纳与证据责任分析

（一）公证取证方式的适用和审查

 

公证取证效力

     

     案例：北面服饰股份有限公司诉北京秀水街服装市场有限公司商标侵权纠纷案

 

陷阱取证

 

      案例：北大方正诉高术公司计算机软件著作权侵权纠纷案

 

（二）举证期限问题

 

协商与指定

 

法院指定的举证期限不得少于三十日

 

管辖权异议后举证期限的计算

 

（三）特殊证据的效力分析

 

视听资料

     结合其他证据；原始证据优先；疑点证据排除

域外证据

     公证、认证手续；公开出版物等。

 

（四）特殊举证责任

 

专利侵权中涉及新产品方法的发明专利的举证责任倒置

 

商业秘密的举证责任是否倒置问题

 

出版者、制作者、发行者、出租者的举证责任

 

计算机软件复制品出版者、制作者的举证责任

 

证据采纳与分析

 

（五）证据保全问题

 

在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，诉讼参加人可以向法院申请保全证据，可以诉前申请，也可以诉中申请。当然法院采不采取保全行为是其进行合法性及必要性审查后得出的结论。作为当事人，在拿不准的情况下，也可以先向法院提出证据保全的请求，由法院进行裁判。

 

特别应注意，在涉嫌侵犯商业秘密的案件中，在符合法律规定的条件下，原告当然可以申请法庭进行证据保全。然而，原告在起诉之前，不能申请诉前证据保全。这一点是与商标侵权案件与其它知识产权侵权案件最大的不同。

 

证据采纳与分析

 

（六）赔偿数额确定的证据认定

 

权利人因侵权所遭受的实际损失

侵权人因侵权所获得的非法利益

法定赔偿

 

注意：专利法修改法定赔偿从50万提高到100万，其他知识产权法的修改也可能考虑参照这个标准，我国法院在保护权利人的利益方面会不断进展。