注册商标在域外使用属于“商标使用”

　　最高人民法院此前作出的（2014）行提字第30号行政判决，认定广州固达公司提交的证据能够证明其“mine”商标在复审审查关注的3年期间内进行了实际使用，故该商标不属于2001年第二次修正的商标法第四十四条规定的连续3年停止使用应予撤销的情形，撤销了北京市高级人民法院、北京市第一中级人民法院作出的判决和国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商评委）之前作出的裁定。

　　该案之所以历经五级审限（国家工商行政管理总局商标局，下称商标局；商评委；法院一审；法院二审；法院再审），商标最后获得了维持注册，最重要的原因是对其证据的认定问题。

　　第896256号“mine”商标指定使用在第16类工业用纸、印刷出版物等商品上，1996年11月14日获准注册，后经续展专用期限至2016年11月13日。

　　其所有人广州固达公司在法定期限内未向商标局提交商标使用证据。在复审程序中主要向商评委提交了：印刷卡纸实物、黑板（写字板）实物照片；2001年1月5日至2004年5月10日期间红星印刷厂向其开具的增值税发票及相关公证书；红星印刷厂2004年11月25日出具的声明。商评委认为广州固达公司提供的上述证据不能证明复审商标在2000年3月19日至2003年3月18日期间，在商业活动中公开、真实地进行了实际使用，其注册应予以撤销。

　　在诉讼程序中，广州固达公司又补充向法院提交了以下证据：2002年在Buying Sources杂志社的刊物上刊登写字板广告的证据；（2007）京证经字第12719号公证书；印有“mine广州市固达塑料工艺包装有限公司”和“mine stationery”抬头的信纸样品及2002年使用过的信纸；红星印刷厂2007年4月10日出具的广州固达公司印刷标有复审商标标志信纸的证明；2002年的3份送货回单及相对应的进仓单或购销合同；有关业务往来单位的证明。北京市第一中级人民法院与北京市高级人民法院认为，广州固达公司在诉讼中提交的证据与该案没有关联性，未予采纳，一审判决与二审判决均维持了商评委的裁定。

　　该案涉及问题较多，且部分事实认定在商标撤销复审案件的审理实践中存有争议，域外的使用是否属于“商标使用”就是其中之一。

　　该案中，最高人民法院在判决中有如下认定：虽然该两份出版物可能发行对象主要是外国客商，但是该证据可以证明广州固达公司在国内生产的产品上使用复审商标的行为，即可以证明广州固达公司2002年在商业活动中实际使用了复审商标。

　　有关“商标使用”的认定，在商标撤销复审案件及商标侵权案件中历来存有诸多争议。就商标撤销复审案件而言，最高人民法院的上述认定较为合理，商标在域外的使用不能当然地排除在“商标使用”之外。

　　其一，将域外的使用排除在“商标使用”之外不利于出口型企业利益的保护。我国存在大量出口型企业，其产品主要销往国外，并未在国内市场进行实际销售。对于这部分企业来说，在所属国申请注册商标，合情合理，如果其商标因为未在国内使用被撤销，难免伤害企业感情，同时还可能使企业面临被控侵权的风险。具体而言，如果企业的商标因未在国内使用被撤销，而相同或近似商标又被他人注册，在商标注册人已向海关总署备案并向海关提交了保护申请的情况下，企业产品出关时就可能因涉嫌侵犯他人注册商标专用权被扣留，直接影响企业的生产经营。虽然北京市高级人民法院有“涉案背包均是按照国外订单全部出口到国外，并未在国内进行任何销售，康尔健野公司在涉案背包上使用‘PEAK50+5’标识的行为不属于商标法意义上的商标使用，故不构成商标侵权”之判决，但山东省高级人民法院在（2011）鲁民三终字第156号民事判决中则认为：“光宇公司在与国外委托方签订定牌加工合同时，未尽到合理的审查注意义务，其在与德克斯公司的涉案注册商标核定使用的商品相同的涉案被控侵权产品上，突出使用与德克斯公司的注册商标相同的‘UGG’标识的行为，侵犯了德克斯公司的涉案注册商标专用权。”概言之，对于出口型企业而言，如果其在国内注册的商标因未在国内使用被撤销，则其在后续的生产经营过程中可能陷入被动。

　　其二，目前我国积极鼓励企业“走出去”，大量的品牌走出国门，参与全球竞争。要“走出去”，就有必要在其他国家或地区申请注册商标。因我国是商标国际注册马德里体系的成员国，且马德里体系在办理商标注册方面较为便利，很多企业倾向于通过马德里体系向需要获得商标保护的国家申请领土延伸，而通过马德里体系进行商标国际注册的前提是在本国有基础注册或基础申请。同时，马德里体系有“中心打击”之原则，即通过马德里体系进行国际注册的商标，基础注册之日起5年内，不管基于何种原因无效，其效力及于所有指定国，国际注册随之无效。举例而言，如果某出口型企业的商标于2009年1月1日在我国获准注册，在2013年12月31日之前，如果该商标被他人提出连续3年停止使用注册商标的撤销申请，且该撤销理由最终成立，则基于该基础注册进行的马德里国际注册亦随之无效。不难想象，这对于走出国门的企业来说将是重大的打击。因此，在撤销复审案件中对“商标使用”进行判定时，不能机械地以商标使用地域为准对证据进行粗暴的排除，应更多地考虑企业生产经营活动的实际情况，避免因一件商标被撤销给商标注册人造成更大的经济损失，以保证具体行政行为的合理性。