“金至尊”诉原合作伙伴侵权未果

        因认为对方未按《合作协议》加工、销售“金至尊”黄金礼品等工作，同时擅自委托他人设计、制作、销售“金至尊”品牌的礼品黄金、白银产品等，侵犯了其“金至尊”系列注册商标专用权，珠宝品牌“金至尊”的所有者金至尊国际有限公司（下称金至尊公司）将其昔日合作方北京金港至尊商贸有限公司（下称金港至尊公司）诉至法院。 

        日前，根据北京市高级人民法院作出的（2014）高民终字第825号民事判决书，法院认定金港至尊公司及浙江皇城工坊文化发展有限公司（下称皇城工坊公司）不构成对金至尊公司注册商标专用权的侵犯，据此判决维持北京市第二中级人民法院作出的驳回金至尊公司的诉讼请求的一审判决结果。 

        据了解，法院经审理认为，2009年10月22日至2012年7月27日期间内，金港至尊公司实施的使用“金至尊”系列商标的实物黄金销售行为，是获得金至尊公司授权许可而实施的行为，不属于侵犯金至尊公司注册商标专用权的行为。同时，皇城工坊加工制作“金至尊”黄金产品是为了履行金港至尊公司与金至尊公司签订的协议，且在金至尊公司向金港至尊公司发出终止授权的函件后，皇城工坊公司没有再继续生产“金至尊”黄金商品，皇城工坊公司和金港至尊公司的相关行为不构成商标侵权。 

        专家点评： 

        专家：商标使用许可是现代商品社会中一种常见的模式，通过商标使用许可可以最大限度盘活品牌资产，活跃商品交易。但是如果对商标许可过程中的风险不予重视与防范，双方发生纠纷的概率非常大。要避免商标许可使用纠纷，最核心的一点是在签订商标使用许可合同时要十分谨慎，要尽可能完备地撰写合同，将许可使用过程中可能涉及的问题尽可能清晰的在合同中进行界定。 

        该案正是一起商标授权许可过程中发生纠纷而引发侵权诉讼的典型案例。由于授权许可合同本身对许可使用的具体形式约定不够明确，再加上双方在实际合作过程中通过行为对合作的具体内容进行了修改，致使授权许可过程中出现了很多不可控因素，最终二审法院认定金港至尊公司在此期间内在实物黄金等商品上使用“金至尊”系列注册商标的行为是依授权进行的合法使用行为，不属于商标侵权行为。对于被告方面在授权期限之后仍在进行的销售行为，法院认为根据日常生活经验和交易惯例，商品销售从合同订立到最终实际履行通常需要一定的时间，在授权期满1个月期间内相关商品的销售配送行为系履行之前的合同约定的行为，而非基于合同之外而新发生的商品销售行为，因此，其性质属于履约行为，据此法院判决驳回了金至尊公司的诉讼请求。这从侧面反映出双方间的许可合同并没有对被许可方的剩余货物的销售期限、剩余商标标识如何处理等予以明确约定，因此该案中法院按照交易常识进行了处理。 

        在处理涉外商标许可业务的实践中，笔者发现很多国外的商标权利人所提供的商标许可版本约定的非常详尽，其除了许可的标的、授权方式、范围、时间、地域、费用、违约等常规条款外，还总结了在商标许可使用过程中可能涉及到的种种问题，在合同中清晰地予以界定和约束，并通过一些概括性描述进行兜底，动辄几十页上百页之多，最大限度地保障了权利人对整个许可过程的控制。在雅培糖尿病护理公司与其一中国代理商的商标权权属纠纷案中，由于涉案代理商私下抢注了商标，雅培糖尿病护理公司本处于非常不利的地位，但由于双方签订的《国际分销协议》中对知识产权的授权及归属进行了非常详细的约定，其中一条约定：分销商将使用由甲方提供的推广信息和/或数据对产品进行推广和分销。若分销商自行创造任何推广信息，必须得到甲方的事先书面认可才可使用。所有在经销区域内准备、复制、翻译及分发推广信息的费用和花费均由分销商承担。尽管有上述规定，甲方将拥有推广信息之中或由推广信息所产生的所有版权或其他知识产权的所有权利，所有权及利益，法院最终依据合同判决系争的商标归属于雅培所有，最大限度地化解了商标权人的授权风险。 

        律师：该案中，金至尊公司与金港至尊公司间的《合作协议》体现双方的合作是基于“金至尊”品牌的合作；《说明》及《确认函》表明了金至尊（中国控股）有限公司、金至尊公司授权许可金港至尊公司使用“金至尊”系列商标的意图。虽然《确认函》是向农业银行出具而非相对方金港至尊公司，但鉴于商标使用许可行为是基于商标权人的单方意思表示而成立并生效的授权行为，故不需要抵达相对方并达成合意，故授权许可的关系得以确定。 

        法律关系确定之后，接下来需要界定的是金港至尊公司因此而获得的权利范围。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》明确商标使用许可分为独占、排他、普通3种类型，划分依据是许可人是否仍拥有使用权，但司法解释未界定不同类型中被许可人的权利范围，以实业型企业为例，笔者认为应至少包括委托上游企业进行生产加工及委托下游企业进行销售。但需注意的是，被许可人的使用不能破坏商标识别产源的功能。就该案而言，金港至尊公司与浙江皇城工坊公司之间无论是委托加工还是销售，对于该案的消费者农业银行而言，应以不破坏“金至尊”的产源印象为限。该案中，相对于农业银行而言，金港至尊公司自始至终是“金至尊”品牌产品的实际销售者，品牌权利人为金至尊公司，农业银行对于该品牌的产源印象未因上述主体的合同行为而改变，因而被告不存在商标侵权行为。