“书面催告”并非提出确认专利不侵权之诉的必要前提

【判决要点】

天珩公司在撤回前诉和撤回警告时，仍然作出了保留侵权指控的意思表示，且在本案二审回应山桥公司的询问时，天珩公司未明确其将于何时再次提起侵权诉讼，其并不具有及时结束山桥公司侵权状态不明的意愿，可见这种有所保留的撤诉和撤回警告，不足以完全消除其发出侵权警告的消极影响，事实上山桥公司仍明显处于天珩公司侵权警告威胁的不安之中。因此，机械地要求山桥公司再向天珩公司发送书面催告起诉函已无必要，也不符合司法解释设置催告起诉义务的立法目的，事实上只能徒增无意义的程序空转。

上诉人（原审原告）：昆山山桥机械科技有限公司（以下简称山桥公司）

被上诉人（原审被告）：天珩机械股份有限公司（以下简称天珩公司）

来源：江苏省高级人民法院（2016）苏民终610号民事裁定书


【案情简介】

本案一审查明：天珩公司于2011年6月1日经国家知识产权局授权公告获得第ZL20102055××××.6号“纺纱线自动套袋机”实用新型专利权（简称涉案专利），该专利现行有效。

2014年6月3日，天珩公司委托律师向山桥公司发送《律师告知函》称：山桥公司的纺纱线套袋机侵犯了天珩公司涉案专利权。要求山桥公司立即停止侵权行为，销毁侵权产品及生产侵权产品的模具，并公开赔礼道歉，否则，将就侵权行为提起诉讼。

2014年7月11日，天珩公司再次委托律师向案外人桐昆集团股份有限公司（以下简称桐昆公司）--恒邦项目发送《律师告知函》，声称山桥公司的纺纱线套袋机侵犯了涉案专利权，天珩公司已向苏州中院提起诉讼。桐昆公司明知他人生产的产品系侵权产品，仍为生产经营目的购买、使用该侵权产品的，也将构成专利侵权，故专函告知。

2014年6月16日，天珩公司以山桥公司为被告向苏州中院提起涉案专利的侵权诉讼（（2014）苏中知民初字第00187号）。该案在审理过程中，天珩公司因取证困难，于2014年11月3日向苏州中院提出撤诉申请，法院予以准许。

山桥公司在天珩公司撤回（2014）苏中知民初字第00187号一案起诉后、提起本案诉讼前，未向天珩公司进行书面催告。

山桥公司认为天珩公司的撤诉行为表明其保留在不特定时间再次起诉山桥公司的诉权，且拒绝确认山桥公司没有侵犯其专利权这一事实，该行为为山桥公司在中国地区开展经营带来严重不确定的不利影响，故请求苏州中院：1、判定山桥公司生产的纺纱线自动套袋机产品不侵害第ZL20102055××××.6号专利权；2、判令天珩公司赔偿山桥公司为制止侵权支出的合理开支52000元。


【判决观察】

一审法院认为：

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定，权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。

天珩公司于2014年6月3日、7月11日向山桥公司和桐昆公司发送侵权警告函，并于2014年6月16日向一审法院提起（2014）苏中知民初字第00187号侵害实用新型专利权之诉，主张山桥公司涉嫌侵害第ZL20102055××××.6号专利权，后天珩公司虽于2014年11月3日撤回起诉，但并未明确撤销对山桥公司涉嫌专利侵权的警告，双方争议仍然存在。

前述司法解释明确规定，双方发生侵权争议，被警告人须在权利人经书面催告后一定期限内怠于行使权利或未撤回警告时才可提起确认不侵权之诉。故山桥公司仍应在提起诉讼前履行书面催告程序，以明确相关侵权指控是否继续存在，并督促当事人积极行使诉权。在其未书面催告情况下不符合受理条件，应予驳回。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条之规定，一审法院裁定：驳回山桥公司的起诉。

山桥公司不服一审判决，向江苏高院提起上诉，请求撤销一审裁定，改判由苏州中院继续审理；本案一、二审诉讼费用由天珩公司承担。主要理由为：1、虽然在（2014）苏中知民初字第00187号案件中，天珩公司因举证不足撤回对山桥公司的起诉，但天珩公司在本案一审中明确表示并未放弃指控山桥公司侵害天珩公司专利的诉权。故天珩公司对山桥公司造成的生产经营不确定风险仍然存在，因此，山桥公司对本案有“直接利害关系”，符合法律规定的起诉条件。2、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条针对的情形在于，权利人发出警告但无后续行动，因此被警告人须以沟通方式确认这种法律风险的存在；而“书面催告”是证据法上的技术处理，是使得能形成诉讼的书证。在本案中，双方当事人已经在前诉（2014）苏中知民初字第00187号案件中确认了，山桥公司仍然处于法律上的风险状态，因此，无需再以“书面催告”来进行再度确认。

天珩公司未提交书面答辩意见。

本案二审争议焦点为：山桥公司的起诉是否符合确认不侵权之诉的受理条件。

二审另查明：

在2016年5月11日江苏高院组织双方进行的谈话中，山桥公司询问天珩公司：“涉案产品是否构成侵权，天珩公司是否会再行起诉，在什么情况下起诉？”，天珩公司回应称：“就天珩公司认为，涉案产品专指的是在187号案件中取证的桐昆公司使用的装置，我方认为该装置是侵权的，但鉴于取证困难所以撤回了187号诉讼。今天我们当庭表示愿意撤回警告，当我们重新获取侵权证据时，会再次发放警告，若大家未能达成一致，我方便会再次起诉。”

二审法院认为：

知识产权确认不侵权之诉的作用在于给予被警告人在遭受侵权警告、而权利人怠于行使诉权使得被警告人长期处于不安状态情形下的一种司法救济途径，其根本目的是规制权利人滥发侵权警告的行为，维护稳定的市场经营秩序。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条对被警告人提起确认不侵害专利权诉讼的条件作出了具体规定。需注意的是，该条设置书面催告起诉义务旨在防止被警告人动辄提起确认不侵权之诉，并尽量引导被警告人通过侵权之诉解决争议。因此，司法解释规定只有在权利人发出警告之后既不撤回警告、又怠于行使诉权的情形下，也即权利人既无明确表示又未以行为表明不愿意结束这种令被警告人不安的状态，使当事人之间的法律关系趋于稳定，被警告人才能提起确认不侵权之诉。而这正是司法解释设置书面催告起诉义务的立法目的，同时也为被警告人举证权利人怠于行使诉权提供了程序保障。

本案中，虽然天珩公司在（2014）苏中知民初字第00187号案件中撤回起诉、在本案二审中表示愿意撤回对山桥公司及其销售客户的警告，但天珩公司在撤回前诉和撤回警告时，仍然作出了保留侵权指控的意思表示，且在本案二审回应山桥公司的询问时，天珩公司未明确其将于何时再次提起侵权诉讼，其并不具有及时结束山桥公司侵权状态不明的意愿，可见这种有所保留的撤诉和撤回警告，不足以完全消除其发出侵权警告的消极影响，事实上山桥公司仍明显处于天珩公司侵权警告威胁的不安之中。因此，机械地要求山桥公司再向天珩公司发送书面催告起诉函已无必要，也不符合司法解释设置催告起诉义务的立法目的，事实上只能徒增无意义的程序空转。

综上所述，山桥公司提起确认不侵权之诉具有事实和法律依据，应予支持。一审裁定认定事实清楚、适用法律不当，应予纠正，裁定：

一、撤销江苏省苏州市中级人民法院（2015）苏中知民初字第00108号民事裁定；

二、指令江苏省苏州市中级人民法院继续审理。