股东以商标出资对代表人抢注判断的影响

作者：张玲玲 北京知识产权法院法官、中国社会科学院与中国应用法学研究所博士后

随着市场经济的深入发展，商标作为无形资产在经济活动中的地位越来越重要，以商标进行出资已成为股东入股的常见形式。同时，由于我国商标采取注册制，代理人、代表人恶意抢注被代理人、被代表人商标的现象亦不断发生，甚至愈演愈烈。如何在股东商标出资时避免发生代表人抢注问题，不仅涉及商标价值在市场经济运行中顺利实现的经济问题，还涉及《商标法》中对恶意抢注的遏制问题，本文结合最新的两则案例，以《商标法》第十五条代表人抢注为视角，对股东商标出资可能存在的法律问题进行分析，以期能够给予一定的风险提示进而规范商标出资行为。

一、遏制代表人抢注问题的由来及适用条件 

与一般的抢注行为不同，《商标法》第十五条规定的代理人或者代表人抢注行为发生在具有代理或者代表关系的当事人之间。他们之间因特定的关系，被代理人或者被代表人对代理人、代表人有着更多的信赖，相应地，代理人或者代表人比一般公众更加了解被代理人或者被代表人的商标注册和使用以及商业安排等情况。实践中由此出现代理人、代表人利用自己特殊关系而掌握的信息，在未经被代理人、被代表人授权的情况下，以自己的名义将被代理人、被代表人的商标进行注册的情形。

为了遏制代理人或代表人抢注问题，同时，也为了履行国际公约的要求，2001年《商标法》修订时新增加条文，即未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。为了遏制日益严重的抢注行为，2013年《商标法》修订时又增加一款，将抢注行为中的特殊关系扩展至合同、业务往来关系或者其他关系，即就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。2017年最高人民法院颁布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十五条对于代理人或代表人抢注又进一步扩展至具有经销、代理等销售代理关系意义上的代理人、代表人以及将该关系的形成延伸到磋商阶段并将与代理人或代表人之间存在亲属关系等特定身份关系的纳入到《商标法》第十五条第一款规定的范畴内。

《商标法》第十五条规定的代表人抢注问题，在司法实践中，如最高人民法院在（2014）行提字第4号行政判决书中确立的裁判标准，一般把握的适用条件为：（1）诉争商标注册申请人是商标所有人的代表人或者与代表人之间存在合同、业务往来关系或者其他关系的第三方；（2）诉争商标指定使用在与被代表人的商标相同或者类似的商品或服务上；（3）诉争商标与被代表人的商标相同或者近似；（4）代表人或代表人之间存在合同、业务往来关系或者其他关系的第三方不能证明其申请注册行为已取得被代表人的授权。同时，该条的立法目的“代表关系是一种具有信赖性的特殊法律关系。基于这种特殊的法律关系，代表人对于被代表人负有特殊的忠诚和勤勉义务，必须恪尽职守，秉承最大限度有利于被代表人的利益之原则行事。”对于判断是否构成代表人抢注也具有重要的参考意义。

二、股东商标出资后再转让股权与代表人抢注的纠葛 

按照《公司法》规定，股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。如果股东以商标出资后又转让自己的股权，后以该股东或与其具有特殊关系的第三方名义申请该商标，这种行为是否构成《商标法》第十五条规定的代表人抢注不能一概而论，需要审查股东以商标出资及转让股权的相关文件，进而明确商标的权利归属。

（一）股东商标出资时在股东决议等相关法律

文件中明确商标归属在“金明珠世家”商标无效宣告请求行政纠纷案件【1】中，在案证据股权转让协议备忘录中对于“金明珠”商标的权属转让问题做出约定，并将“金明珠”商标（如获商标局颁发的《商标注册证》）过户给金明珠公司……同时，基于“金明珠”商标仅处于申请注册阶段，尚未获准成为注册商标，甲方承诺，如果该商标取得《商标注册证》，将尽快协助乙方办理注册商标过户手续。该备忘录中有所有股东的签名。基于该股权转让协议备忘录可知，在股权转让行为中已经明确将处于申请注册阶段的“金明珠”商标在获准注册后过户给深圳金明珠公司。后该股东又转让了其在深圳金明珠公司的股份，但对于商标没有做出特别约定。后深圳金明珠公司申请涉案诉争商标“金明珠世家”， 东莞金名珠公司以构成代表人抢注为由主张诉争商标应予无效宣告。但是，深圳金明珠公司系在东莞金名珠公司之前成立的公司，两公司股东之间曾经存在股权转让关系，且通过股权转让行为明确与深圳金明珠公司核心字号相同或近似的“金明珠”商标权益归属于深圳金明珠公司。因此，深圳金明珠公司申请涉案诉争商标“金明珠世家”的行为不构成代表人抢注。东莞金名珠公司的股东尽管在深圳金明珠公司成立之前就已经使用过“金明珠”商标，但该股东在转让股权时已经就“金明珠”商标的归属作出了明确安排，其不能再基于在先使用而主张他人商标无效。

（二）股东商标出资转让股权时未明确商标权利归属

有些企业在以商标出资时由于商标法律意识不强并未在相关法律文件中明确商标的权属，在股权再次转让时亦未明确就商标归属做出安排，而后，该股东或与其具有特殊关系的第三方申请注册该商标的行为是否构成代表人抢注？在“青锋”商标无效宣告请求行政纠纷案件【2】中，苏州市吴县金刚石砂轮厂于1988年10月30日核准注册第327700号“青锋及图”商标，经转让，苏州青锋砂轮有限公司于2001年1月14日成为该商标持有人。王可明和王坚系该公司的股东，且二者为父子关系。2005年6月18日，昆山市爱派尔超硬磨具有限公司股东会决议决定，同意增加王可明、陈妙琴为该公司新股东。该决定还决定将公司名称变更为昆山市爱派尔青锋超硬磨具有限公司。2008年10月25日，昆山市爱派尔青锋超硬磨具有限公司召开股东会，会议决议同意股东王可明在公司20万元股权均转让给昆山市爱派尔精密工具有限公司。同日，王可明与昆山市爱派尔精密工具有限公司签订股权转让合同，将其名下的股权的权利与义务一并转让。2008年10月29日，第327700号“青锋及图”商标因未续展而失效。此后，王可明女儿王吉于2009年6月24日申请注册“青锋及图”商标。在案证据中，并无“青锋及图”商标转让或入股的证明，亦未就该商标归属做出安排，能够确认的是昆山市爱派尔青锋超硬磨具有限公司系经同意在王可明入股后企业字号中才加入“青锋”以及在王可明为股东期间其持续使用“青锋及图”商标。王可明转出昆山市爱派尔青锋超硬具有限公司股权仅四天后“青锋及图”商标因未续展而失效。此后，“青锋及图”商标由昆山市爱派尔青锋超硬磨具有限公司继续使用，在王吉申请注册之前王可明并未就此向其提出过异议。王吉作为王可明的女儿，其有理由知道昆山市爱派尔青锋超硬磨具有限公司持续使用“青锋及图”商标，其注册行为构成代表人抢注。

三、股东商标出资风险提示 

《公司法》第二十七条规定，股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。根据文意解释，股东以商标出资应该是以商标的所有权出资。同时，《商标法》也规定商标还可以通过许可使用的方式实现商标的经济价值。因此，在不违反《公司法》规定的情况下，不排除通过商标许可使用的方式进行入股。故在以商标出资或入股的情况下，应明确是以商标所有权还是商标许可使用权进行出资。如果没有做出明确，应遵照文意解释方法将商标出资解释为以商标所有权出资。同时，股权再次转让时其股权所代表的权利义务应一并转让，出资之初的商标权已经成为公司的资产不应再由股东所享有，在股权转让时不能就该商标权再次处分，除非公司章程等法律文件中曾就商标问题做出过特别规定。

注释
1：北京知识产权法院做出的（2016）京73行初2436号判决。
2：北京知识产权法院做出的（2016）京73行初5054号判决。