商标与企业名称冲突时的法律认定及责任承担

　　（福建省高级人民法院 蔡伟）

　　【案号】

　　（2015）厦民初字第1041号
　　（2016）闽民终823号

　　【裁判要旨】

　　企业名称虽经合法登记，但在实际使用中，如果不规范使用，刻意突出与他人商标相同或者近似的字号，易造成消费者混淆误认的，可以认定构成商标侵权并应承担相应的法律责任。

　　【案情介绍】

　　原告康训华系第3500224号“韩泰”商标的权利人，该商标于2004年12月7日经国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）核准注册，核定使用商品为第4类的润滑油等。被告厦门韩泰润滑油有限公司成立于2006年3月23日，主要经营润滑油的生产与销售。2015年4月24日，公证机关出具的公证书证实，被告在阿里巴巴网站上宣传介绍公司车用油、专用油产品时，在产品外包装上使用“韩泰石油”“韩泰润滑油”“韩泰公司荣誉出品”字样。原告认为，被告将“韩泰”商标不当注册为企业字号并在产品上突出使用，已经构成商标侵权，要求法院判令被告立即停止侵犯原告注册商标专用权的行为，停止使用“韩泰”作为被告的企业名称，赔偿原告经济损失。

　　一审法院经审理认为，原告系“韩泰”商标的权利人，其专用权利受法律保护。被告在其车用油、专用油产品外包装上使用“韩泰石油”“韩泰润滑油”“韩泰公司荣誉出品”字样，且该产品与原告涉案注册商标核定使用的商品为同一类别，容易使相关消费者对原被告的产品产生混淆，被告的行为构成对原告注册商标专用权的侵犯。判决被告立即停止在产品及宣传上单独或突出使用“韩泰石油”“韩泰润滑油”“韩泰公司荣誉出品”字样并赔偿原告经济损失2万元。

　　被告不服一审判决，提起上诉。福建省高级人民法院二审经审理后认为，上诉人不规范使用其企业名称，在其生产的产品上突出使用企业字号，易造成消费者的混淆，构成商标侵权。遂判决驳回上诉，维持原判。

　　【法官评析】

　　本案属于典型的注册商标与企业名称冲突的知识产权纠纷，判断使用行为是否具有正当性以及如何承担法律责任是审理此类争议的焦点。

　　一、注册商标与企业名称冲突的产生原因

　　注册商标和企业名称均属于标志性权利，商标标示不同商品或服务的来源，商号则标示不同的经营主体，可以认为两者在宣传商品和服务来源方面具有类似的功能。

　　从权利的获得程序来说，商标是根据商标法申请注册而来，字号是依据公司法等登记而来，两者均是依照相应的法律程序获得的权利，分属不同的标志序列，依照相应法律受到相应的保护，本不应发生冲突。但由于我国采取商标注册与企业名称登记管理体制实行不同的部门管理和保护，其中，注册商标专用权的确权机关为商标局，在商标局获得注册的商标在全国范围内都具有排他性的效力。而企业名称权的登记采取的却是分级管理的制度，各级工商行政管理部门都可办理企业名称登记业务。

　　这种在不同系统、不同地域检索的注册登记制度，客观上容易造成两种权利的冲突。考虑到那些知名甚至驰名商标所能带来的巨大经济效益，一些经营者为了“傍品牌”“搭便车”，正是利用这种注册登记制度的漏洞，不正当地将他人具有较高知名度的商标注册作为企业字号进行使用，其目的显然就是为了误导消费者，使其在选择时发生混淆，误以为两家企业是同一家或存在某种关联性，从而获取不正当利益。

　　另外，还有一些经营者即使在注册企业名称时主观上没有不正当，受汉字表达的有限性影响和字号检索的地域限制，字号也有可能与他人商标构成相同或近似。这部分经营者在具体使用当中如果不规范，刻意突出与他人商标相同或者近似的企业字号，也会引起冲突。

　　二、注册商标与企业名称冲突的处理原则

　　对于注册商标与企业名称之间的纠纷，人民法院应当区分不同的情形，按照诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则，依法处理。

　　如果注册使用企业名称本身具有不正当性，比如，不正当地将他人具有较高知名度的在先注册商标作为字号注册登记为企业名称，即使规范使用仍足以产生市场混淆的，可以按照不正当竞争处理；如果是不规范使用企业名称，在相同或者类似商品上突出使用与他人注册商标相同或相近的企业字号，容易使相关公众产生误认的，属于给他人注册商标专用权造成其他损害的行为，依法按照侵犯商标专用权行为处理。

　　上述关于处理两类权利冲突时的指导精神与《国家工商行政管理总局关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》第四条、第六条的规定内容基本一致，即在企业名称权和注册商标专用权发生冲突时，认定是否构成侵权的问题上，需要从以下3个方面进行分析：权利获得的先后；行为人主观上的恶意；行为人对权利的使用是否会使他人对市场主体及其商品、服务的来源产生混淆或混淆的可能性。

　　从本案来看，虽然上诉人也是经相关部门核准成立的合法企业，依法享有企业名称权。但上诉人的企业名称全称为“厦门韩泰润滑油有限公司”， 其在产品外包装上的使用行为并不属于对企业名称的规范使用。另外，其企业字号虽然为“韩泰”，但并不具备《企业名称登记管理规定》第二十条（从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化，但应当报登记主管机关备案）的规定的可以简化使用的条件。上诉人的使用行为属于对“韩泰”文字标识的不当的突出使用，客观上容易使相关公众产生误认。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于商标法规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。

　　按照上述规定，上诉人对“韩泰”标识的使用行为应属不当，已经侵犯了被上诉人的注册商标专用权，应承担相应的法律责任。

　　三、法律责任的承担方式

　　《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条规定，被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的，人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。

　　依照上述规定，人民法院在确定法律责任的承担方式时，应当区分不同情况，作出不同的处理结果。即如果不正当地将他人具有较高知名度的在先注册商标作为字号注册登记为企业名称，注册使用企业名称本身即是违法，不论是否突出使用均难以避免产生市场混淆的，可以根据当事人的请求判决停止使用或者变更该企业名称；如果企业名称的注册使用并不违法，只是因突出使用其中的字号而侵犯注册商标专用权的，判决被告规范使用企业名称、停止突出使用行为即足以制止被告的侵权行为，因此，这种情况下不宜判决停止使用或者变更企业名称。

　　规范使用企业名称与停止使用或变更企业名称是两种不同的责任承担方式，不能因突出使用企业名称中的字号从而侵犯商标专用权就一律判决停止使用或变更企业名称。考虑到登记企业名称行为与后续的使用行为应属于两个独立的行为，原告如果诉请被告停止突出使用企业字号的行为并停止使用或者变更企业名称两项请求，就应当提起不正当竞争和商标侵权的合并之诉，而不能仅在商标侵权之诉中要求法院判令被告停止使用或变更企业名称。

　　具体到本案，被告虽然由于不规范使用企业名称，构成对原告注册商标权的侵犯，但并没有证据证明其在注册企业名称时具有不正当性，故原审法院仅判决被告在其产品上不得突出使用企业字号，而没有支持原告要求判令被告停止使用“韩泰”作为企业名称的诉求。