老字号知识产权应当得到适度合理的司法保护

　　（作者：马军　北京市高级人民法院）

　　老字号是指历史悠久、信誉好、产品质量优秀、有独特工艺或者传人，在当地乃至全国有强大的影响力的优秀民族企业和品牌。老字号凝聚了开创者及其继承者几代人的智慧和劳动，具有很高价值的知识产权，亦具有很高历史价值的商业历史文化。但近几年来，围绕老字号的权利纷争不断，下面结合案件谈一下如何保护老字号的问题。

　　一、据以研究的案例及法院裁判

　　第1215206号“同德福TONGDEFU及图”商标（即争议商标）由合川市桃片厂温江分厂于1997年8月4日提出注册申请，1998年10月14日经国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）核准注册，指定使用在第30类桃片（糕点）等商品上。2000年11月7日该商标注册人名义经商标局核准变更为成都同德福公司。2003年4月24日，余晓华以争议商标违反了2001年商标法第三十一条、第四十一条规定为由，申请对争议商标予以撤销。2010年5月4日，商标评审委员会作出商评字〔2010〕第9618号《关于第1215206号“同德福TONGDEFU及图”商标争议裁定》（以下简称第9618号裁定），对争议商标的注册予以维持。该裁定认为：根据余晓华提交的证据，“同德福”于20世纪20年代至50年代在桃片商品上在四川地区已形成一定商誉，具有较高知名度。但是1956年公私合营后，由于历史原因，余晓华父亲停止使用“同德福”四十余年。余晓华提交的证据不足以证明“同德福”作为商号经余晓华先辈使用所形成的商誉和商业价值在其停止使用该商号四十余年后仍得以延续至争议商标注册申请日。且余晓华重新启用“同德福”并以其为商号成立合川市老字号同德福桃片厂的时间为2002年，晚于争议商标注册申请日。故不能认定成都同德福公司在“同德福”停用四十余年后申请注册争议商标构成2001年商标法第三十一条所指“损害他人现有的在先权利”之情形。此外，余晓华提交的证据不足以证明“同德福”作为商标经余晓华先辈使用所具有的影响力延续至争议商标注册申请日，亦不足以证明余晓华在争议商标注册申请日之前重新使用“同德福”商标并具有一定影响以及成都同德福公司系以不正当手段恶意抢注争议商标。故亦不能认定争议商标的注册构成2001年商标法第三十一条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。

　　余晓华不服第9618号裁定，于法定期限内提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院一审判决维持第9618号裁定。余晓华不服，提出上诉。北京市高级人民法院二审判决驳回上诉、维持原判。余晓华仍不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院裁定驳回余晓华的再审申请。

　　二、法律分析

　　本案中，余晓华主张其为历史上“同德福”百年老字号的合法继承人。成都同德福公司与其处于相同的地域，有基本相同的销售渠道和范围，经营相同的商品，还在其网站上和产品包装冒用“同德福”桃片的历史和荣誉大肆宣传，这些行为损害了其合法权益。其提交的《合川文史资料》、《合川县志》等证据对“同德福”商标的创牌经历、商誉和影响作了介绍，并经其同意后公开发表，应视为其对同德福商誉的宣传和推广性质。

　　老字号知识产权，主要涉及商标权、专利权、商号权为核心的工业产权与著作权等权利，侵犯老字号企业上述知识产权的行为按照其侵犯权利的种类分别受到商标法、专利法等多种法律的规制。如果对老字号“傍名牌”、“搭便车”的行为所侵犯的权利并非典型的商标权或专利权等，则可以依据反不正当竞争法的规定主张权利。本案中，余晓华主张其为历史上“同德福”百年老字号的合法继承人，并主要依据2001年《商标法》第三十一条主张权利。

　　在我国的商标权利保护制度中，2001年《商标法》第三十一条的规定起到非常重要的作用。2001年《商标法》第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。修法后的2013年《商标法》第三十二条对此也作出了规定。该条规定中的“在先权利”指除商标权之外的其他在先合法权利，包括著作权、外观设计专利权、肖像权、商号权等。当然，当事人在主张在先权利时，应首先明确主张的在先权利是何种权利，没有明确权利的，有可能面临不予审理的风险。同时，当事人针对所主张的在先权利提供证据予以证明，主张不同的权利所承担的举证责任也不同，比如，主张在先商号权就要举证证明其商号在相同或类似商品或服务上在先使用并有一定知名度。

　　商标法规定申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，其中的“不正当手段”和“抢先”体现了诉争商标申请人的恶意。在先使用并有一定影响的商标，必须是在商标法意义上进行使用的商标，商标的使用包括将商标使用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。这种使用使广大观众得以区分服务的来源或不同提供者，故只有能够产生该种识别功能的使用行为才属于商标意义上的使用行为。所谓“一定影响”，是指在一定的持续使用时间、区域或者广告宣传等，从而能够使一定范围的相关公众知晓该商标，进而对服务的来源加以区分。针对余晓华的“同德福”为其在先使用并有一定影响商标的主张，最高人民法院经审查认为，《商标法》第三十一条所称的“他人在先使用并有一定影响的商标”，是指已经使用了一定的时间、因一定的销售量、广告宣传等而在一定范围的相关公众中具有知名度，从而被视为区分商品来源的未注册商业标志。这里所称的“有一定影响”应当是一种基于持续使用行为而产生的法律效果，争议商标的申请日是判断在先商标是否有一定影响的时间节点。“同德福”商号确曾在余晓华先辈的经营下获得了较好的发展，于20世纪20年代至50年代期间，在四川地区于桃片商品上积累了一定的商誉，形成了较高的知名度。但自1956年起至争议商标的申请日，作为一个商业标识的“同德福”停止使用近半个世纪的时间。在这种情况下，即使余氏家族曾经在先将“同德福”作为商业标识使用，但至争议商标的申请日，因长期停止使用，“同德福”已经不具备《商标法》第三十一条所规定的未注册商标的知名度和影响力，不构成“在先使用并有一定影响的商标”。虽然余晓华自2002年又开始使用“同德福”作为字号，成立了同德福桃片厂，但该行为的发生已经晚于争议商标的申请日。在成都同德福公司已经在先注册并实际使用争议商标，余晓华对此又不享有任何在先权益的情况下，不能以其在后的使用行为对抗第三人已经合法形成的注册商标专用权。成都同德福公司注册争议商标的行为，不构成抢注他人在先使用并有一定影响的商标，亦未违反诚实信用原则。 

　　同时，余晓华主张“同德福”为其在先使用的商号，其对“同德福”享有在先权利。按照有关司法解释的规定，作为企业名称最显著识别部分的字号属于商标法规定的在先权利。而企业名称中的字号往往是区别不同商事主体的主要标志，实践中也将这种以字号形式体现的企业名称权益称为商号。针对余晓华主张的在先商号权，最高人民法院经审查认为，《商标法》第三十一条所称的“在先权利”应当是指至争议商标的申请日时仍然存在的现有权利。“同德福”作为商号的使用最早始于同德福京果铺，后经余家人接手经营而逐渐壮大，但至1956年公私合营之时停止使用。至争议商标的申请日，四十余年的时间中没有任何人将“同德福”作为商号使用。因此，在争议商标申请注册之时，“同德福”已不构成商标法所保护的、现有的在先权利，不符合阻却争议商标注册的法定事由。 

　　三、有关思考和建议

　　（一）强化老字号企业的知识产权的保护意识。 

　　通过以上案例的分析，可以看出，有些老字号企业缺乏对自身知识产权战略规划和管理制度，固守着广大消费者对其品牌既有的认可，对于宝贵的无形资产没有积极进行发掘、整理、保护和宣传。有的老字号企业至今没有注册商标，或者虽然注册了商标，由于商标保护意识薄弱，导致商标过期未续展，或者企业名称、地址等信息发生变化却未及时变更商标注册信息。也有一些企业已经进行了商标注册、续展等初步的品牌建设，但缺乏品牌战略规划，没有构建有效的品牌管理制度，不能持续创新品牌内涵，没有不断挖掘品牌潜力，致使其品牌的老化，甚至淡化。这样就会给品牌保护带来不利影响，给了不正当竞争行为可乘之机，也带来一些老字号或商标被抢注时的维权困难。 

　　（二）完善老字号保护立法。 

　　目前立法对老字号的保护也是不足的。老字号的创建者及传承人为建立和提高老字号的知名度付出了大量的时间和精力，凝聚了几代人的心血，因此老字号具有较大的经济价值和社会价值。保护老字号有利于维护正常的市场经济秩序和公平竞争环境，有利于保护我国即将消失的文化记忆。而攀附者使用他人的老字号，能轻易地获得该字号所蕴藏的巨大商业利益，这违背了市场经济公平竞争的原则，也违反了诚实信用原则，是一种不正当竞争行为，严重破坏了市场经济公平竞争的社会秩序。法律必须对这种情况进行规制，否则，将会导致不公平竞争的恶性循环，破坏社会的竞争秩序。我国应当完善老字号保护的先关立法，构建以商标法为主，以反不正当竞争法及民法、企业名称登记管理规定等为辅的知识产权法律保护体系，为老字号提供全面的法律保护。明确将老字号作为在先权利进行重点保护，并且应在行政及司法程序中，建立老字号的认定程序，明确认定标准，如果认定为老字号，将会加大保护力度，同时在证据方面给予一定的裁量。

　　（三）拓宽人民法院在知识产权授权确权案件中的审理范围。 

　　本案中，余晓华主张“同德福”商号具有历史渊源，在本案争议商标申请注册日之前已经具有较高的商誉，商标评审委员会没有对余晓华提交的相应证据进行全面的评述。商标评审委员会则辩称，余晓华在评审阶段没有提出在先权利是商誉的主张。一审法院认为，针对余晓华在本案诉讼中主张的荣誉权，由于余晓华在向商标评审委员会提出商标争议裁定时并未主张该在先权利，因此第三人注册争议商标是否侵犯该在先权利，不是本案审理的范围，不予评述。在目前的司法实践中，人民法院由于受合法性审查及案卷排他原则的限制，只对被诉的行政行为进行审查，而对当事人在行政程序外提出的新的事实和理由不予审理，结果使得当事人失去了有效率地解决纷争的机会，也使得知识产权授权确权案件频繁出现循环诉讼，严重耗费了行政及司法资源，造成当事人诉累。针对这个问题，笔者认为，在知识产权授权确权案件中，人民法院应该拓宽审理范围。在日前召开的全国法院知识产权审判工作座谈会上，最高人民法院副院长陶凯元要求全国法院充分发挥司法保护知识产权的主导作用，为建设知识产权强国和世界科技强国提供坚强有力的司法保障与服务。会议并鲜明地凝练出知识产权司法保护应遵循的四项基本司法政策，即“司法主导、严格保护、分类施策、比例协调”，其中，司法主导就是要进一步强化知识产权司法保护的稳定性和导向性，进一步强化知识产权司法保护的实效性和全面性，进一步强化知识产权司法保护的终局性和权威性，进一步发挥司法审查和司法监督职能，进一步处理好知识产权民事程序和行政程序的关系。司法主导是对司法保护知识产权职能作用的基本要求。按照以上要求，笔者建议人民法院在审理知识产权授权确权案件时，应该拓宽人民法院审理的范围，本着知识产权保护司法主导的要求，不仅审理被诉的行政行为，还应审理当事人在诉讼中提出的新的事实与理由。比如，以上案件中，余晓华在本案诉讼中主张的荣誉权（商誉权？），尽管余晓华在向商标评审委员会提出商标争议裁定时并未主张该在先权利，人民法院亦应本着实质性解决争议的原则对该主张予以审理。

　　（四）正本清源，给老字号应有的权利保护。 

　　最高人民法院审判委员会讨论通过，并于2016年5月20日发布的58号指导案例，即成都同德福合川桃片有限公司诉重庆市合川区同德福桃片有限公司、余晓华侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，法院生效裁判认为：个体工商户余晓华及重庆同德福公司与成都同德福公司经营范围相似，存在竞争关系；其字号中包含“同德福”三个字与成都同德福公司的“同德福TONGDEFU及图”注册商标的文字部分相同，与该商标构成近似。其登记字号的行为是否构成不正当竞争关键在于该行为是否违反诚实信用原则。成都同德福公司的证据不足以证明“同德福TONGDEFU及图”商标已经具有相当知名度，即便他人将“同德福”登记为字号并规范使用，不会引起相关公众误认，因而不能说明余晓华将个体工商户字号注册为“同德福”具有“搭便车”的恶意。而且，在二十世纪二十年代至五十年代期间，“同德福”商号享有较高商誉。同德福斋铺先后由余鸿春、余复光、余永祚三代人经营，尤其是在余复光经营期间，同德福斋铺生产的桃片获得了较多荣誉。余晓华系余复光之孙、余永祚之子，基于同德福斋铺的商号曾经获得的知名度及其与同德福斋铺经营者之间的直系亲属关系，将个体工商户字号登记为“同德福”具有合理性。余晓华登记个体工商户字号的行为是善意的，并未违反诚实信用原则，不构成不正当竞争。基于经营的延续性，其变更个体工商户字号的行为以及重庆同德福公司登记公司名称的行为亦不构成不正当竞争。

　　在该指导案例中，最高人民法院明确了以下两点。
　　第一，与“老字号”无历史渊源的个人或企业将“老字号”或与其近似的字号注册为商标后，以“老字号”的历史进行宣传的，应认定为虚假宣传，构成不正当竞争。
　　第二，与“老字号”具有历史渊源的个人或企业在未违反诚实信用原则的前提下，将“老字号”注册为个体工商户字号或企业名称，未引人误认且未突出使用该字号的，不构成不正当竞争或侵犯注册商标专用权。

　　可以说，最高人民法院该指导案例的发布对老字号的保护是一个利好的消息，使得没有获得商标法保护的老字号获得了应有的权利保护。