基于修改的禁止反悔适用中的若干主要问题

作者 | 徐卓斌 上海市高级人民法院审判员、法学博士

一、基本制度价值

专利法上的等同理论，是对权利要求文字局限性的克服或修补，但其仅在司法这一事后救济程序中适用，而越过文字界限的保护对于社会公众（竞争对手）而言，充满着不确定性，将影响其商业决策。等同理论的适用虽说有着各种标准，但为了控制其内在的不确定性，美国法院在司法实践中不得不发展出多种对等同理论适用的限制，其中较为常见的等同理论限制是申请历史禁止反悔。

禁止反悔（或称禁反言）是一种特别的抗辩，[1]是英美法上非常重要又极为常见的基础性概念，比较常见的是合同法上的允诺禁反言，但实际上英美法上存在多种禁反言制度，并非合同法上所独有，在专利法上就有好几种“estoppel”。《布莱克法律词典》关于禁反言的词条解释为“一种禁止，防止某人主张与其原先言行或被确认法律上正确的东西相矛盾的要求或权利”。[2]禁反言原则源于英国衡平法院，早期涉及禁反言的衡平法案件，阻止一个人作出与其先前对事实的错误陈述不一致的真实陈述，否则将导致对因信赖错误陈述而遭受损害一方的不公。[3]也就是说，在案件中哪怕某一方的陈述并不符合事实，但另一方对此产生信赖，如果后来又愿意作出真实陈述，但将对信赖方产生损害，那么这种后来的真实陈述也不能被法院采信。当然，禁反言适用的典型情形是，某人为某事作出了真实陈述，但后来又想收回该真实陈述。总而言之，如果某人信赖了某一陈述，则有权要求被信赖的陈述人不得与其作出过的陈述相矛盾，不管该陈述是真实还是虚假，[4]可见，禁反言原则的目的是保护信赖利益。专利法上所谓的“申请历史禁止反悔”，也属于禁止反悔的一种，其基本含义、基本功能、基本的法律后果，也处在禁止反悔的一般含义之内。与等同理论一样，申请历史禁止反悔亦属法官造法。[5]所谓申请历史禁止反悔，是指专利权人在申请专利时已经放弃了的部分可专利客体，不能在此后的诉讼中通过适用等同理论而重新占有。正如联邦巡回上诉法院在1991年的伦敦公司诉卡森公司案中所说的，适用等同理论是例外而非一般规则，如果在专利诉讼中总是适用等同理论去超越权利要求的字面范围，则公众会认为权利要求的用语无法信任，权利要求也将无法发挥其预期的功能，竞争者将无法知晓其行为是否会落入专利权的保护范围，[6]因而禁止反悔的根本目的仍在于维持专利权利要求的公示作用。而且，就专利制度的本来功能而言，其目的是通过给予专利权人禁止他人生产、销售、许诺销售、使用的近乎绝对的排他权，来鼓励对科技创新的资源投入，在发明专利的申请中还有实质审查制度以保证授权专利的质量，与此相应，专利权本应被限定于权利要求的文字范围之内，并且权利要求的解释本身即具有一定的弹性，因而超出权利要求文字的范围去运用等同理论提供保护，当然应该是一种例外。为防止例外的“蔓延”，设计对等同理论的限制就具有了正当性，这也是调和专利权人与竞争者以及社会公众利益矛盾的工具。

基于修改权利要求而导致的适用等同理论的禁止反悔，是最为常见的禁止反悔类型。在专利的申请过程中，申请人与专利审查员之间会有很多沟通，专利审查员是社会公众利益的代表，其对申请材料要进行实用性、新颖性、创造性方面的实质审查，如申请不符合法律规定的条件，可要求申请人进行修改，申请人有时也会主动对某些词句进行修改，不管基于何种原因，申请文件的修改几乎是必然发生的。这种修改均是申请人主动为之，或者应审查员的要求而为之，并不存在被迫的情况。在修改申请文件的过程中，如果申请人放弃了某些可专利的客体，当然也是其自愿的处分行为，其所放弃的客体应被视为没有进入专利权的领域，至少其不能再通过等同理论在嗣后的诉讼中又纳入专利保护范围。从专利商标局授权的角度看，其代表公众的利益，申请人通过修改限缩其权利要求从而放弃部分可专利客体，其是在此基础上而授予专利权。从专利授权的契约理论角度看，授予专利权的对象是已被修改限缩后的权利要求所指向的技术方案，而不是修改之前的技术方案，已被放弃的内容不能再通过等同理论这一途径“曲线救国”。可以设想，如果允许此种做法，那么申请人可以在申请审查阶段应审查员要求而修改限缩其权利要求以获取专利授权，又可以在嗣后的诉讼阶段利用等同理论把原先已放弃的内容纳入专利保护范围，这种“两全其美”、两头得利的局面，显然对申请人是一种纵容、对社会公众利益是一种伤害，甚至可能危及专利制度的有效运行，因此用所谓的申请历史禁止反悔制度进行反制，是一种自然的、必然的政策选择。

二、限缩性修改

在费斯托案中，联邦最高法院认为，专利权人应当举证证明对权利要求的修改没有放弃特定的争议等同物。专利权人作为权利要求文字的作者，被期望撰写出包含已知等同物的权利要求。如果专利权人通过修改决定缩小权利要求，可被视为放弃了原权利要求与修改后权利要求之间的领域。但在某些案件中，修改不能被视作放弃了特定等同物。等同物可能在申请时是不可预见的，修改的原因可能与争议等同物没什么关联，或者专利权人不能合理地被期待能够描述非实质性的争议替换物。在这些案件中，专利权人可以推翻申请历史禁止反悔禁止适用等同的推定。当修改原因与可专利性相关时，问题不是禁止反悔是否适用，而是修改放弃了什么领域。禁止反悔并不是完全禁止主张等同，问题在于原告是否能够证明缩小的修改并没有放弃特定的等同物。[7]

有学者根据费斯托案进行了总结，将权利要求修改导致申请历史禁止反悔适用归纳为以下五步：1.权利要求的修改是否为限缩性的。如果修改并非限缩性的，申请历史禁止反悔就不适用，专利权人就可以主张适用等同理论来确定其专利保护范围。2.如果修改是限缩性的，接着就要看专利申请历史档案是否披露了修改的原因。如果没有披露修改原因，法院可以推定申请历史禁止反悔是可以适用的。3.如果申请历史档案披露了权利要求修改原因，接着要判断此原因是否与可专利性的要求相关。如果修改原因与可专利性是无关的，那么申请历史禁止反悔就不适用、专利权人可以主张适用等同理论来确定其专利保护范围。4.如果申请档案披露的权利要求修改原因与可专利性是相关的，就可以推定申请历史禁止反悔可以适用，但专利权人可以推翻此种推定。此时，专利权人必须证明在其修改权利要求时不能期待本领域普通技术人员撰写出一个字面上包含所主张等同物的权利要求，证明途径有：（1）等同物在专利权利要求修改时是不可预见的；（2）修改的理由与涉讼等同物是不相干的；（3）其他的证明专利权人不能合理地被期待描述涉讼等同物的理由。如果专利权人可以证明任何上述一条理由存在，则不能用申请历史禁止反悔去限制等同理论的适用。5.如果专利权人不能证明存在上述任何一条理由，则可以用申请历史禁止反悔去限制等同理论的适用。但是，要判断涉讼的技术特征是否在修改后权利要求与修改前权利要求相差别的放弃范围之内，只有涉讼技术特征处于所放弃客体的范围之内的情况下才能限制等同理论的适用。如果涉讼技术特征处于所放弃客体的范围之外，可以考察该特征与修改后权利要求技术特征是否等同。[8]

借鉴上述理论，按照案件审理的一般进程，修改所导致的申请历史禁止反悔的适用主要依次考察以下问题：1.对权利要求的修改是否缩小了权利要求的覆盖范围、何谓限缩性的修改；2.所主张的等同物是否在修改放弃的范围之内；3.修改权利要求的原因是否与可专利性相关；4.专利权人是否有相反理由以推翻申请历史禁止反悔的推定适用。

根据申请历史禁止反悔的一般原理，只有对权利要求的修改缩小了原先权利要求的范围时，才能适用禁止反悔，因为如果修改权利要求没有导致权利要求覆盖范围的缩小，那么也就不存在放弃前后权利要求之间的范围一说了，如果没有被放弃的客体，就不存在用禁止反悔去限制专利权人的前提和必要。联邦最高法院在费斯托案中明确表示，申请历史禁止反悔只有在修改是为了确保专利获得授权以及修改缩小了专利的范围时才能适用。如果修改确实是修饰性的，就不会缩小专利权范围、不会引发禁止反悔。[9]联邦巡回上诉法院也多次在不同的案件中表示，在决定权利要求的修改是否会导致适用禁止反悔时，法院首先必须决定专利权人的修改是否缩小了专利权利要求的文字范围。[10]综合英思特泡沫公司诉环球泡沫公司案、[11]CAE公司诉菲尔德勒公司案、[12]泽康公司诉斯坦利公司案可以看出，[13]不管是从属权利要求改写为独立权利要求，还是独立权利要求改写为从属权利要求，司法实践中并未演化出一项认为其是否应受到申请历史禁止反悔限制的一般规则，撰写方式这一形式上的变动不是关键所在，而仍应依据申请历史档案、权利要求文字本身、说明书及附图，来确定申请人究竟在申请阶段是否确实放弃了某些可专利客体，并据此来确定申请历史禁止反悔适用与否。判例表明，删除原权利要求、增加新的权利要求，就两者之间的范围适用等同理论，仍要受到申请历史禁止反悔的限制。[14]在增加的权利要求之客体和删除的权利要求之客体之间不存在任何关联的，就不存在放弃两者之间范围的可能性，所谓的禁止反悔就没有适用空间。[15]另外，申请历史禁止反悔的适用，不以认定构成等同为前提，反而可以先决定禁止反悔是否适用、在禁止反悔不适用的情况下再去判断是否构成等同，因为一旦禁止反悔可以适用，等同与否实际就不再重要了，即使认定构成等同，也要受到禁止反悔的限制。对于在权利要求中增加全新的技术特征，道理也是同样的，一般而言并无禁止反悔的适用空间[16]。并且，法院在认定申请历史禁止反悔限制了等同理论适用的时候，并不以被告产品已经在等同理论下落入原告专利权保护范围为前提，即只要认定禁止反悔是适用的，不管被告产品是否在等同理论下落入原告专利权保护范围，禁止反悔均可限制等同理论的适用，因而事先去认定适用等同理论显得有些多余。[17]

三、修改与可专利性

修改与申请专利的发明技术方案的可专利性之所以相关，源于发明制度本身的特点和目的。一项发明要获得专利授权，必须经过专利局关于申请专利的技术方案是否具有实用性、新颖性、非显而易见性（创造性）的审查，还要审查权利要求是否得到说明书的支持、专利文件对发明的披露是否充分等，任何一个方面没有达到要求，即均不能授权。在周边限定制权利要求制度之下，专利权的范围由权利要求文字并结合说明书和附图进行确定，理论上具有十分明确的法律边界，但由于其实际上仍具有不确定性（一旦进入到诉讼，便表现出来，专利诉讼中的首要问题便是厘定专利权的保护范围），导致诉讼阶段需要借助等同理论来保护发明专利的实质部分以避免专利欺诈。可以说，专利诉讼主要是围绕专利权的保护范围而展开的，等同理论、申请历史禁止反悔，均是围绕着如何确定权利要求的保护范围而产生、发展、运用，等同理论是对文字范围的扩张，申请历史禁止反悔为避免等同理论走得太远而予以限制，两者的适用力度以及两者之间的关系，决定着权利要求范围的伸与缩。也正因于此，申请历史禁止反悔中的修改，只不过是一个工具而已，由权利要求的修改作为切入点来适用禁止反悔，无疑使其更具有实证基础，以显示申请历史禁止反悔是基于权利人的处分而非空中楼阁。从这个角度看，何种修改具有法律意义，应当进行甄别，那些申请过程中申请人对文件的纯属程序性、修饰性的文字修改，一般不可能对嗣后专利诉讼案件中专利权的保护范围之确定产生实质影响，也就失去了讨论的意义，而那些与实用性、新颖性、非显而易见性相关的修改，实质上影响到发明是否可以获得专利授权、影响到专利权保护范围的确定，与嗣后的专利诉讼存在极大关联，因而才是申请历史禁止反悔适用时应予考虑的重点。

在费斯托案中联邦最高法院认为，禁止反悔不会在专利申请进行过修改的每一场合都适用，而是适用于与可专利性存在实质性关联的修改，即使修改的目的与可专利性无关，法院也可能考虑此种修改是否适用禁止反悔原则。当修改是为了保证专利获得授权而且修改缩小了专利的范围，就会引发禁止反悔。如果一项《专利法》第112条意义上的修改确实是一种美化妆点，那么它并不会缩小专利的范围，也不会引发禁止反悔。从另一方面讲，如果此种修改是必须的而且缩小了专利范围，那么即使其目的是为了更好地描述发明，禁止反悔也是可以适用的。[18]

对该案的解读，必须注意最高法院措辞中的微言大义。首先，最高法院认为禁止反悔不会在专利申请进行过修改的每一场合都适用，而是适用于与可专利性存在实质性关联的修改，但最高法院并非意图对此进行定义，也不想罗列可能导致禁止反悔适用的每一原因。其次，最高法院认为其想表达的观点是即使修改的目的与可专利性无关，法院也可能考虑此种修改是否适用禁止反悔原则。显然，最高法院在此处对修改和修改的目的是作了区分的。就修改与可专利性必须存在实质性关联而言，并不考虑申请人修改时的主观状态，而是从审查员的视角出发、审查员认为这种修改与发明的可专利性是实质相关的，比如修改前难以授权、而修改后却可以授予专利权，那么这种修改当然可以认为与可专利性存在实质关联。如果修改与发明的可专利性相关，意味着这种修改涉及发明的实用性、新颖性、非显而易见性，已经影响到专利审查员对此的判断、修改与否将影响到专利是否授权，如修改后专利即获得授权，对于这种修改法院就可以适用禁止反悔去限制等同理论在专利诉讼中的运用。

联邦最高法院之所以认为即使修改的目的与可专利性无关仍可能考虑适用禁止反悔，原因在于与可专利性相关的修改中，有的修改目的是与可专利性相关的，但有的修改目的却与可专利性无关。但联邦最高法院的观点是并不考虑申请人修改时的主观心理状态，只要修改影响到了审查员授权与否的判断，即认为是与可专利性相关。其背后的原因可能是：首先，申请人修改的主观动机无法客观探知，存在严重的信息不对称，如果考虑其主观动机，法律标准把握几乎是难以完成的任务；其次，审查员进行判断时，并不考虑申请人修改权利要求的主观动机，只考虑修改后的发明技术方案是否符合可专利性的标准，那么在此后的诉讼阶段引入主观动机显然不适当；再者，由于主观动机无法记录在案并予以公示，如果引入主观动机的考量因素，专利诉讼阶段申请人（专利权人）甚至可以根据诉讼情势随意编造对其有利的修改主观动机，这显然于社会公众不利。

所以，在理解适用禁止反悔要求修改必须与可专利性相关时，必须清楚法院关注的是修改本身是否与可专利性相关，亦即申请人修改的客观外部效果，而并不考虑申请人修改的主观动机。申请人如果在诉讼中明确其修改的目的与可专利性相关，可方便法院查清和确认事实，但即使修改目的与可专利性无关，也并不影响修改与可专利性关联性的判断。比如在劳洛公司诉索尼公司案中，联邦巡回上诉法院明确指出，当申请人针对审查员基于现有技术的反对意见作出修改后，不能抗辩说修改具有其他的理由以躲过适用禁止反悔，审查修改的原因，目的是查清究竟何种客体被放弃了。[19]言外之意，修改的主观原因并不重要，修改的客观效果才是真正需要关注的。

一个很重要的问题是：为什么要求修改必须与可专利性相关，才可适用禁止反悔，或者说，为什么修改如果与可专利性无关就不能适用禁止反悔。

可能的原因是：1.如果修改确实与可专利性无关，意即此种修改并不影响发明的实用性、新颖性、非显而易见性，则此种修改就不会对专利权的保护范围产生影响，也就对嗣后的专利诉讼产生不了影响；2.有的时候也许判断修改是否与可专利性相关本身就很难，但即使假定与可专利性相关，也是无害的，因为正如最高法院在费斯托案中所称，如果一项修改确实是一种美化妆点，那么它并不会缩小专利的范围，这一点通过诉讼双方的交锋是可以查明的，最终结果仍是不会引发禁止反悔。

四、自愿的修改

申请人对其专利权利要求进行修改，一般是基于审查员提出的反对意见，一旦不进行修改，将有可能使发明无法获得专利授权，因此修改主要还是被动型的修改，对于审查员未提出反对意见的部分，一般而言申请人并无动机进行修改。但在现实的案件中，确实也存在申请人在审查员未提反对意见而自行修改权利要求的情况，对于此种性质的修改是否会导致适用禁止反悔，在司法实践中也有不同观点。

在费斯托案之前，法院一直认为对权利要求自愿的修改并不会引发禁止反悔。在2000年关于费斯托案的判决中，联邦巡回上诉法院的观点出现变化，其认为如果没有关于与可专利性有关的意见或陈述，自愿的修改并不必然引发禁止反悔，其法律状态应与权利要求最初申请时相同，禁止反悔并非自动适用于修改增加的技术特征。自愿增加的技术特征并非针对审查员的反对意见，且审查员此后授权的原因陈述也与修改增加的技术特征无关。自愿修改与其他类型的修改同样对待，如果自愿的修改缩小了权利要求的范围、并且其原因与专利授权法定条件相关，那么就可以适用禁止反悔。联邦巡回上诉法院认为，不管是专利商标局要求的修改还是申请人自愿的修改，都是向公众发出的相关客体已经被放弃的信号。当专利商标局认为权利要求不能授权、提出反对意见导致的申请人修改可以引发禁止反悔，就没有理由认为申请人以为专利难以获得授权而自愿修改权利要求就不引发禁止反悔。[20]也就是说，只要是导致放弃部分客体的修改，均可能导致适用禁止反悔，不管这种修改是专利商标局认为必要的，还是申请人自己认为必要的，即使是完全自愿的修改，基于专利文件的公开性，社会公众特别是竞争对手也可以分辨出修改前后的差别，他们可以认为此部分客体已经被申请人主动放弃。

实际上，不管是针对审查员反对意见的修改还是所谓自愿的修改，均是申请人处分权的体现，针对审查员反对意见的修改也并非是申请人不自愿的，即使审查员提出反对意见，申请人是否修改其权利要求、如何修改，均由申请人决定，在专利最终授权之前，申请人如何修改都是其基于自身实际情况作出判断，专利审查员只是作出授权与否的决定而已，针对审查员反对意见的修改与申请人自行修改，并无本质上的不同，因此其法律地位、法律效果应当是相同的。

但是，联邦最高法院的观点与巡回上诉法院还是有所出入。在1997年的华纳案中，最高法院认为，申请历史禁止反悔要么与为避开现有技术的修改相关，要么与类似于显而易见性问题等相关。法院在适用禁止反悔时，会考虑专利商标局要求申请人修改的理由，要求修改一般是权利要求包含了现有技术而难以获得专利授权，但专利商标局的理由是多种多样的，可能专利商标局的要求修改意图并非限制等同物或者认为修改后仍可以主张等同物，那么法院在没有充足理由的情况下并不愿意颠覆专利商标局的假设。[21]在2002年费斯托案的判决中，最高法院并没有直接触及自愿修改的问题，其认为，当权利要求的修改是申请人为了确保专利获得授权并且该修改缩小了专利权范围时，禁止反悔就可能适用。[22]最高法院2002年的表态并不十分明确，自愿的修改是否属于申请人为了确保专利获得授权，仍是一个留待回答的问题。但从最高法院对于基于审查员反对意见的修改应当受到禁止反悔限制的论证，似乎又可以看出端倪。

在费斯托案判决中，最高法院写道：反对意见意味着专利审查员并不相信原权利要求可以授权，申请人本有权就此上诉，但他放弃并提交修改后的权利要求，意味着申请人也承认其发明达不到原权利要求的覆盖广度，申请人是将缩小权利要求作为获得专利授权的条件，必须认为申请人已经承认他没法主张更宽的客体范围，至少他已经放了就反对意见上诉的权利，此时禁止反悔应当适用。[23]这段论证是专门针对基于反对意见的修改，但是自愿的修改并不针对审查员的反对意见，审查员无法知晓申请人修改的意图，申请人当然更无上诉的机会，如果将申请人放弃上诉作为其做出放弃可专利客体的处分行为（放弃上诉显然也是自愿的），那么申请人自愿的修改是否可以看作是放弃部分可专利客体的处分行为呢？笔者认为并无不可，至少从2002年最高法院的态度中无法读出反对意见。当然，对此问题有待最高法院在未来的案件中予以明确。大概也正基于此，联邦巡回上诉法院在其2003年的费斯托案判决中坚持认为，自愿修改是可以导致禁止反悔适用的。[24]

五、审查员的反对意见

申请人在申请过程中对权利要求文字的修改，大多数是针对专利审查员的反对意见。通常的反对意见，是权利要求涵盖范围过宽，以至于覆盖了一些现有技术，如不通过修改的方式缩小范围，专利就难以获得授权。对于反对意见，申请人有上诉的机会，但为获得专利局的授权，多数情况申请人会进行修改，但是申请人要承担修改的法律后果，比如适用禁止反悔限制申请人主张其已经放弃的可专利客体。但是，现实的问题总比想象来得复杂。审查员的反对并非一贯正确，而且完全可能是错误的，因为真正的专利审查员确实只是本领域的普通技术人员，他有可能在审查中向申请人给出错误的审查意见和修改要求。专利授权审查中，审查员有可能把关过松，使不该授权的技术方案获得专利保护，[25]也有可能把关过严，使本可授权的专利也被要求进行修改，从而使申请人丧失一些不该放弃的可专利客体。如果审查员的反对意见事实上是正确的，申请人依此进行修改后，禁止反悔不允许申请人在嗣后的专利案件中主张已被放弃的可专利客体，这对于申请人而言是合情合理的，申请人不会因此受到额外的利益损失。但是，如果审查员的反对意见事实上是错误的，申请人有可能是出于专业上的无知或其他因素，也没有提出上诉，而是根据反对意见进行了修改，此种修改也确实放弃了一些可专利客体。这种情况，是不是可理解为申请人受到了审查员的误导？申请人此时的修改行为如何定性？如果申请人（专利权人）在专利诉讼中主张其修改是受到了审查员的误导、其并无放弃部分客体的本意，因而不应适用禁止反悔去限制其主张那些被认为在放弃范围内的等同物，该如何处理？这些问题，均不无疑问。对此问题，美国法院的认识虽有反复，但基本是一致的，那就是审查员的反对意见正确与否，并不影响申请历史禁止反悔的适用。

在联邦巡回上诉法院1986年判决的大北公司诉戴维斯公司专利案中，原告的专利涉及一种用于航运泡沫基座的包装胶膜，专家证人认为被告产品在等同理论下落入原告专利权保护范围，而被告未提出有力的反驳，法院据此认为认定构成等同不会有明显的错误。被告提出抗辩认为本案应适用禁止反悔，联邦巡回上诉法院认为，根据专利审查档案、专家意见以及当时审查员作出反对意见的材料，禁止反悔不能适用，审查员的反对意见是基于后见之明罗织起来的，申请人在权利要求重写过程中没有放弃任何客体。[26]联邦巡回上诉法院显然认为，审查员的反对意见存在问题，因此申请人根据此种反对意见作出的修改，不应认为放弃了等同物，这是将审查员反对意见是否正确纳入到了是否适用禁止反悔的考量中去。

但联邦巡回上诉法院在此后的案件中表达了不同的观点。在联邦巡回上诉法院1998年卡尔·白诉L&L WINGS公司等专利案的判决中写道：分析专利权人的修改是否必要已经太晚了；当不同意审查员的反对意见时，申请人有两个选择，一是修改权利要求，二是对反对意见提起上诉；申请人不能既修改权利要求，又在嗣后的专利诉讼中挑战修改的必要性；对于已经导致修改的反对意见，不能允许有第二次审查的机会，因此法院拒绝考虑如果申请人不修改审查员是否会授权的问题，不管通过修改所增加的技术特征是否是多余的（意即如果不增加技术特征，原权利要求照样可获授权），申请历史记录已经清晰地表明申请人修改权利要求是为了克服现有技术以获授权。[27]联邦最高法院也数次表达过类似观点。最高法院在1997年判决的华纳案中指出，当修改是为了克服现有技术时，法院在适用禁止反悔时无权审查专利审查员反对意见的正确性，此问题应当在授权程序中提起上诉，而非在专利诉讼中解决。[28]最高法院也曾在1942年判决的展览公司案中指出，审查员反对意见的正确与否并不重要，如果要挑战审查员反对意见的正确性，应当在专利申请过程中，而非在专利诉讼程序中。[29]而早在1931年联邦最高法院就曾指出，申请人如果对审查员的反对意见不满，可以通过上诉程序寻求救济，但一旦申请人接受了更窄的权利要求，那么就应受其制约，审查员的反对意见正确与否，法院不予深究。[30]

可见，美国联邦法院压倒性的观点是：审查员针对专利申请所提出的意见正确与否，在决定是否适用申请历史禁止反悔时并不重要。其原因在于，申请人收到反对意见后存在选择权，他完全可以针对反对意见提起上诉，从而使反对意见的正确性问题在专利授权复审阶段就水落石出，而不必等到民事司法程序中再来争议这一问题。这一观点应认为是合理的，因为专利授权阶段存在准司法的复审程序，此问题完全可以在专利复审阶段解决，否则复审程序的制度设计将失去价值。

六、推定之反驳

前文已述及，修改所导致的申请历史禁止反悔可以推定适用。但专利权人仍有机会进一步提出反驳证据来推翻这种推定，从而继续主张适用等同理论来确定专利权保护范围。专利权人证明在其修改权利要求时不能期待本领域普通技术人员撰写出一个字面上包含所主张等同物的权利要求，证明途径有三种：1.等同物在专利权利要求修改时是不可预见的；2.修改的理由与涉讼等同物是不相干的；3.其他的证明专利权人不能合理地被期待描述涉讼等同物的理由。专利权人只要证明上述任何一个理由存在，就可以推翻适用禁止反悔的推定，从而主张等同理论成立。

既然在撰写或修改专利权利要求时特定的等同物是不可预见的，申请人就不可能将其撰写或修改入权利要求中去，通过修改所放弃的那些等同物也不可能包含不可预见的等同物，也就意味着申请人不可能通过修改予予以放弃，因此用禁止反悔去限制这类等同物，就没有正当性。在2002年的费斯托案判决中联邦最高法院认为，如果所主张的等同物在修改时是不可预见的，就不能解释为申请人已将其放弃，从而可以推翻该等同物已被放弃的推定。[31]如果专利权人主张的等同物是在修改权利要求时可以预见的，禁止反悔就可以适用从而禁止依据等同理论认定专利权的保护范围。联邦巡回上诉法院适用可预见等同物规则遵循如下逻辑：1.等同物在修改权利要求时是否可被预见是一个客观事实问题，其判断主体应为本领域普通技术人员，是否可预见由当事各方举证证明；2.尽管后来开发技术一般被认为是不可预见的，但后来开发的等同物并不必然就是不可预见的；3.可预见性并非要求被控产品或方法是可预见的，也不要求等同物在修改时是存在的，甚至也不要求等同物是事实上可以适用的，仅要求本领域普通技术人员本应合理地预见相关等同物；4.如果被控等同物在申请人修改其权利要求时属本应预见的[32]，则其本应将被控等同物写入权利要求，申请人未将该等同物修改写入权利要求，则表明其放弃了该等同物，禁止反悔限制其在嗣后的诉讼中通过等同理论将其纳入专利权保护范围。

如果申请人对权利要求所作的修改与被控等同物不存在实质的关联，就可能被认为此等同物并没有被申请人所放弃，从而推翻放弃之推定并仍可据等同理论将其纳入专利权保护范围。其正当性逻辑在于，申请人的修改与该等同物并无实质关联，该等同物并不在审查员授权与否的考虑视野之内，与专利是否获得授权没有关系，申请人并无任何动机去放弃它，既然如此，就不能以修改为由去限制专利权人主张该等同物。联邦最高法院在费斯托案判决中指出，对权利要求进行修改，并不意味着发明人突然就比不进行修改的发明人更具预见力，这只意味着他对修改前后权利要求之间的区别是清楚的，没有理由要求进行过修改的专利权人被完全束缚于专利的字面范围。如果修改原因与等同物仅有次要的关系，就没有理由将其排除在外。[33]这意味着如果被控等同物与权利要求修改之间的关联度不高，就没有必要用禁止反悔限制将其纳入专利权保护范围，专利权人应仍可主张等同。如果修改与被控等同物之间并非关联度不高，则专利权人难以推翻禁止反悔之推定，就不能再行主张等同理论下落入保护范围。修改与被控等同物的关联性问题，实质上是被控等同物是否已被通过修改放弃的问题。申请历史禁止反悔的适用多数时候是一种法律上的推定，如果原告能够证明其在申请中进行的修改并非针对审查员的反对意见，则有可能其修改确实与被控等同物仅存在稍稍沾边的关联，只有直接针对审查员驳回意见而修改放弃的等同物才应被认为已经通过修改放弃了，因此在判断修改与被控等同物的关联度时，应当将审查员驳回意见、申请人所进行的修改、被控等同物三者联系起来综合考量，才能得出正确合理的结论。从证明修改与被控等同物仅存在稍稍沾边的关联即可以推翻适用禁止反悔的推定看，申请历史禁止反悔的实质目的是探究申请人在修改权利要求时是否确实将某些特定的等同物放弃掉了，如果根据合理的推论，申请人在修改时不会将特定的等同物放弃，那就应该尊重客观事实，申请人以及审查员当时的内心状态、主观判断在案件中应被认为是一种客观事实，当根据修改时情况可以认定申请人及审查员均不认为特定等同物已经被放弃时，嗣后专利诉讼中的裁判者应尊重当时的客观状态，亦应认定特定等同物没有被放弃，其理由即在于修改与该等同物并不存在实质上的关联（稍稍沾边的关联）、该等同物不在当时申请人及审查员的考虑视野之内，毕竟专利法的目的不是惩罚申请人，不能仅因没有实质关联的修改而限制专利权的保护范围。

如果申请人在修改时不能合理地被期待能够撰写出一个描述了、覆盖了被控等同物的权利要求，那么他没有将其通过修改写入权利要求，就是无可指责的，嗣后在诉讼中运用禁止反悔限制专利权人主张等同物就是不合理的。其内在的逻辑与不可预见性有些类似，均为申请人在修改时基于其认识的局限，客观上难以将被控等同物写入权利要求，如果根据案件实际情况可以认定申请人在修改时应当可以将被控等同物写入权利要求，则其当时没有选择写入即意味着放弃，在嗣后的诉讼中被告就可以主张适用申请历史禁止反悔。联邦巡回上诉法院在2003年判决的费斯托案中认为，申请人不能合理地被期待能够描述被控等同物的抗辩，虽然是模糊的但却是范围狭窄的，在不可预见和关联度不够原因之外再增加这一推翻适用禁止反悔推定的理由，目的是为了不完全排除其他原因的可能[34]。其他原因如语言的短处，导致专利权人在修改时无法将被控等同物写入权利要求。[35]联邦巡回上诉法院的意见，意味着导致申请人无法合理地被期待描述被控等同物的理由是多种多样、无法穷尽列举的，法院只能根据案件具体情况做出自己的判断，所谓语言上的不足，也只是一种原因类型而已。事实上，不可预见、仅存在稍稍沾边的关联，也属于申请人不能合理地被期待将被控等同物在修改时写入权利要求的原因，这两种类型的原因被法院通过判例加以类型化，而之所以设定第三类所谓的“其他原因”，主要是由于法院难以预见未来、难以将所有原因穷尽列举，法院所提到的语言上的障碍，也只不过是实践中可能存在一种类型而已，毕竟社会现实在不断的发展之中，这一“其他原因”必将在判例的不断丰富过程中不断具体起来、鲜活起来。


注 释：
[1]William Blackstone, Commentaries on the Laws ofEngland, West Publishing, 1897, p501.
[2] Black’s Law Dictionary, 9th edition,West Publishing, 2009,p629.
[3]Jeff Ferriell, Understanding Contracts, 3rdedition, Matthew Bender & Company, Inc., 2014, p117.
[4] Ibid.
[5]Janice M. Mueller, Patent Law, 5th editon, Wolters Kluwer,2016, §9.D.2.a.
[6] Wallace London and ClemcoProducts, Inc. v. Carson Pirie Scott & CO., Marshall Field Stores, Inc.,W.Bell & Co., Inc., and Samsonite Corporation.946 F.2d 1534(1991)
[7] Festo Corporation v. ShoketsuKinzoku Kogyo Kabushiki CO., LTD., et al. 535 U.S. 722, 122 S.Ct. 1831, 152L.Ed.2d 944（2002）
[8] Amy L.Landers，Understanding Patent Law，Matthew Bender & Company, Inc.，2012，pp394-395.
[9] Festo Corp. v.Shoketsu KinzokuKogyo Kabushiki Co., Ltd., 535 U.S.722,736,122 S. Ct. 1831, 1840, 152 L. Ed. 2d944, 62 U.S.P.Q.2d 1705 (2002)
[10] Bose Corp. v. JBL, Inc., 274F.3d 1354, 1358–59, 61 U.S.P.Q.2d 1216 (Fed. Cir. 2001)
[11] Insta-foam Products, INC. v.Universal Foam Systems, INC. 906 F.2d698(1990)
[12] CAE Screenplates INC. v. HeinrichFiedler GMBH & CO. KG and Fiedler Corporation. 224 F.3d 1308 (Fed. Cir. 2000)
[13] Zircon Corp. v. The Stanley Works, 2011 WL 4590392, *12–*13(Fed. Cir. Oct. 5, 2011)
[14] Deering Precision Instruments, L.L.C. v.Vector Distribution Systems, inc. 347 F.3d 1314（2003）
[15] Abbott Laboratories and Central Glass Company Ltd. v.Baxter Healthcare Corp.（660 F.Supp.2d 882）
[16] HoneywellInt'l Inc. v. Hamilton Sundstrand Corp.370 F.3d 1131, 1141(Fed.Cir.2004).
[17]Felix v.American Honda Motor CO., INC.562F.3d 1167 (2009)
[18] Festo Corporation v. ShoketsuKinzoku Kogyo Kabushiki CO., LTD., et al. 535 U.S. 722, 122 S.Ct. 1831, 152L.Ed.2d 944（2002）
[19] Loral Fairchild Corp. v. SonyCorp., 181 F.3d 1313, 1326,50 U.S.P.Q.2d 1865 (Fed. Cir. 1999)
[20] Festo Corp. v. Shoketsu KinzokuKogyo Kabushiki Co., Ltd., 234 F.3d 558, 56, 56 U.S.P.Q.2d 1865 (Fed. Cir.2000)
[21] Warner-Jenkinson Co.,Inc. v. HiltonDavis Chemical Co., 520 U.S. 17(1997)
[22] Festo Corp. v. Shoketsu KinzokuKogyo Kabushiki Co.,Ltd., 535 U.S. 722, 733, 122 S. Ct. 1831, 1838, 152 L.Ed.2d 944, 62 U.S.P.Q.2d 1705 (2002)
[23] Festo Corp. v. Shoketsu KinzokuKogyo Kabushiki Co.,Ltd., 535 U.S. 722, 733, 122 S. Ct. 1831, 1838, 152 L.Ed.2d 944, 62 U.S.P.Q.2d 1705 (2002)
[24] Festo Corp. v. Shoketsu KinzokuKogyo Kabushiki Co.,Ltd., 344 F.3d 1359, 1366, 68 U.S.P.Q.2d 1321 (Fed.Cir.2003)
[25]此时似乎申请人获得了不该获得的专利权，但专利法有相应制度设计避免这种情况出现，即专利无效宣告制度，任何人都可以申请宣告某专利无效，专利复审部门将对该专利进行再次审查。在美国的专利诉讼中，被告也可以主张专利非法（invalid），法院有权在诉讼中对专利权的效力作出判断。
[26] Great Northern Corporation v. Davis Core & Pad Company, INC.782F.2d 159，228 U.S.P.Q. 356（1986）
[27] Carl B. BAI v. L & L WINGS, INC., and Great World Co. of New YorkLtd., and Elufa Fashions, Inc. 160 F.3d 1350 48 U.S.P.Q.2d 1674（1998）
[28] Warner-Jenkinson Co., Inc. v.Hilton Davis Chemical Co.,520 U.S. 17, 33 n.7, 117 S. Ct. 1040, 1051 n.7, 137L.Ed. 2d 146, 41 U.S.P.Q.2d 1865 (1997)
[29] Exhibit Supply Co. v. AcePatents Corp., 315 U.S. 126, 137, 62 S.Ct. 513, 519, 86 L. Ed. 736, 52, 52U.S.P.Q. 275 (1942)
[30]Smith v. Magic City Kennel Club, Inc., et al. 282 U.S. 784 51 S.Ct.291 75 L.Ed. 707（1931）
[31] Festo Corp. v. ShoketsuKinzokuKogyo Kabushiki Co., Ltd., 535 U.S. 722, 738, 122 S. Ct.1831, 1841, 152L. Ed. 2d 944, 62 U.S.P.Q.2d 1705(2002).
[32]如果某等同物属于已知的可替代物，则毫无疑问属于可预见。See Ranbaxy Pharmaceuticals Inc.v. Apotex, Inc, 350 F.3d 1235, 1241, 69 U.S.P.Q.2d 1086 (Fed. Cir. 2003)
[33] Festo Corporation v. ShoketsuKinzoku Kogyo Kabushiki CO., LTD., et al. 535 U.S.722(2002)
[34]意即起到了类似于兜底条款的功能。
[35] Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki CO., LTD., a/k/aSMC Corporation, and SMC Pneumatics, Inc. 344 F.3d 1359（Fed 2003）