美国联邦法院适用等同理论的“非实质性区别”标准

作者 | 徐卓斌 上海市高级人民法院

等同理论是平衡专利制度激励效应和专利权利要求公示作用的杠杆支点，[1]长期以来都是专利侵权诉讼中的难点。一般认为美国专利法判断是否构成在等同理论下落入专利权保护范围的方法是，将被控产品或方法与发明专利的权利要求进行比对，看两者是否以实质相同的手段、实施实质相同的功能、获得实质相同的结果，如果答案是肯定的，那么被控产品或方法在等同理论下落入原告专利权的保护范围。但美国联邦法院适用等同理论确定专利权保护范围时并非如此简单，上述“三个实质相同”（即三步检验法）的判断方法虽然是一个历史悠久的经典方法，至今仍发挥作用，但随着司法实践的发展，该方法不断受到质疑，甚至已经称不上是首要的判断方法。

一、判断标准的演变

在1929年判决的克劳德纽灯具公司案中，汉德法官认为，相同的结果必然伴随着实质相同的手段，通常的方法虽然常用但意义不大，在适用中没有什么帮助，只不过是阐述问题的一种方式而已。[2]运用“三个实质相同”的判断方法时，权利人必然从广义上去解释手段、功能和结果，目的就是为了展示被控产品与专利发明之间的相同点；而被告则会尽量将手段、功能、结果作较窄的解释，目的是展示两者之间的区别。因此，仅采用“三个实质相同”的标准，其实很难在被控产品与专利发明是否实质相同这一问题上作出准确判断。

如果回顾一下等同理论的历史，会发现在现当代被视为例外的等同理论，在十九世纪美国的专利侵权诉讼中是常态，[3]其初衷是为了防止针对专利的“欺诈”，而“三个实质相同”只是在实践中发展起来的被认为行之有效的具体判断方法，其本身起初并非一种独立的等同是否成立的判断标准。在等同理论发展的早期，法院强调的是对发明实质的保护。在1814年判决的一起关于制钉机的专利案件中，巡回法院认为：首要的问题是被告使用的机器，是否在原理和运行模式上，与原告的实质相似。如果是，则构成对原告专利的侵害。[4]在1817年判决的一起关于制钉机的专利案件中，巡回法院认为，所谓实质上，目的是要排除形式上的区别。[5]在威南斯诉丹美德案中，联邦最高法院区分了发明的实质和形式，认为只有发明的实质，才是专利所要保护的客体。当形式和实质可以分离时，当发明的整体实质可以被以不同的形式抄袭时，法院和陪审团就有责任透过形式看到发明的实质——这才是发明人的专利所拥有的东西，也正是专利所要保护的东西。如果发明的实质（在被控产品中）被发现了，那就说明存在侵害行为。[6]这意味着在等同理论发展的早期，法院的首要目的是判断被控产品是否使用了发明的实质，[7]而是否使用了发明的实质，可以从是否以实质相同的方式、发挥实质相同的功能、获得实质相同的结果来进行判断，“三个实质相同”是用以判断被告是否使用了发明实质的具体方法，而非认定是否使用了发明实质的一般标准。

在作为现代等同理论适用标杆的格莱富案中，联邦最高法院确认了等同理论的继续存在。最高法院认为：等同理论的要义在于不可在专利上进行欺骗。如果被控行为人以实质相同的方式、行使实质相同的功能、获得实质相同的结果，那么专利权人就可以援引等同理论，阻止被控行为人窃取发明的利益。两个设备如果以实质相同的方式从事相同的工作，并且获得实质相同的结果，那么它们就是相同的，即使形状、名称不同。[8]在此，最高法院似乎直接肯定了“三个实质相同”在等同理论适用时的地位，但从字里行间可以发现，“三个实质相同”仍是判断被控产品与发明专利是否相同或不同的具体方法。

联邦巡回上诉法院在1995年作出的希尔顿公司诉华纳公司案判决中指出，“功能、手段、结果”三个实质相同的三步检验法，与等同理论有关，但确定此三者实质相同并没有结束关于是否等同的调查，其他事实也与确定是否等同相关，适用等同理论的终极问题是：专利发明与被控产品或方法之间区别的实质性程度。联邦巡回上诉法院的多数意见认为，等同理论继续存在，其检验标准是被控方法与专利方法之间是否存在实质的区别。联邦巡回上诉法院的罗瑞法官对“功能、手段、结果”测试法提出批评，认为此种方法在定义发明做什么时很有用，但并不一定能说清发明是什么。[9]联邦巡回上诉法院显然已经意识到“功能、手段、结果”测试法虽然在很多案件中能起到作用，但显然也存在缺陷，并认为“非实质性区别”测试应当上位于“功能、手段、结果”测试。而在此后联邦最高法院对希尔顿公司诉华纳公司案的判决中，对“功能、手段、结果”标准和联邦巡回上诉法院强调的“实质变化”标准都提出质疑，认为这两种方法或标准都存在弱点，但没必要对巡回法院分析等同的特定措辞管得太细，最高法院要求联邦巡回上诉法院继续在个案的审理中提炼适用等同理论的公式。最高法院认为，“三个实质相同”的测试对于分析机械设备可能是合适的，但通常对分析其他产品或方法不能提供有效的框架。另一方面，“非实质性区别”测试对于如何确定现有区别是非实质性的，没有什么指导作用。不同的语言框架可能更适合于不同的案件，这取决于特定的案情。[10]显然，最高法院对三步检验法和“非实质性区别”标准都难言满意，但暂时又“发明”不出更佳的判断标准范式，因此要求下级法院继续探索。但在2002年的费斯托案中，最高法院认为，等同理论允许权利人主张那些在最初撰写权利要求时无法涵盖但又可通过细微变化而获得的非实质性的改动。[11]这表明最高法院从某种程度上认同联邦巡回上诉法院在华纳公司一案中主张的“非实质性区别”标准上位于三步检验法的观点，因为等同理论的目的是将非实质性的改动纳入到专利权的保护范围之内去。判断被控产品或方法中的技术特征与权利要求中的相应技术特征相比，其不同部分是否属于非实质性的区别，成为了判定在等同理论下落入专利权保护范围是否构成的关键问题。

二、非实质性区别的判定

美国联邦法院在近两百年的实践中，不断完善着“非实质性”变化的判断范式。判断被控产品或方法的技术特征与权利要求中的技术特征相比其区别是否属于非实质性的区别，虽然是等同判断的关键问题，也是一个客观的问题，本应有客观标准，但由于人认识的局限性，区别是否属于非实质性的，其本身却是难以把握的，容易滑入到法官恣意裁判的泥淖中去，因此，司法实践中发展出诸多可以辅助客观判断的外围标准。由于标准是客观的，因此获取判断是否落入专利保护范围的信息的机会对于争议双方而言是均等的，[12]无疑对于发现疑点、厘清事实、实现案件审理实质化具有重要意义。

（一）本领域普通技术人员的视角

非实质性区别的判断，要从本领域普通技术人员的视角出发。本领域普通技术人员是在等同判断中不断出现的一个概念，凡涉及技术事实问题，法院均应从普通技术人员的角度出发进行评判。现实中这样的人肯定存在，但很难具体确定，为了判断的方便，必须拟制出这样一个中等技术水平的人。为什么不是尖端的技术人员、也不是水平低劣的技术人员，而要以中等技术水平的普通技术人员作为判断的坐标？首先从专利制度的目的看，专利制度目的是鼓励创新，创新成果产生后，应鼓励进入实施阶段，否则就没有意义，专利期限届满后，专利技术将进入公有领域，如果该技术方案很难理解，那即使专利权期限届满，对公众而言也没有什么意义，因此对专利权利要求、说明书、附图等专利文件的要求就是，本领域的普通技术人员阅读专利文件后，就可以实施专利技术方案。其次，等同理论的作用在于一定程度突破文字呆板的限制从而扩展专利权的保护范围，向专利权人提供实质正义，但这个范围仍是受到限制的，用普通技术人员的眼光判断，就是一种限制，如果以尖端技术人员为坐标，有可能很大的区别也不是实质性区别，从而可能扩大等同的范围；如果以低劣的技术人员为坐标，则可能很小的区别也成为实质性区别，等同的认定标准过苛，那么在等同理论下落入专利权的保护范围也就与从字面上落入专利权保护范围无异，失去了等同理论对专利权利人提供实质正义和公平保护的意义。

同时，必须强调是从技术人员的视角，而不是法律专业人员。原因在于被控产品与权利要求中的技术特征是否实质相同，是一个事实问题，在美国的专利审判中，如果有陪审团参与案件审理，该问题应由陪审团决定。当然，法院也并非完全受制于陪审团的决定，在有的案件中，法院可以陪审团的决定不合理为由予以推翻，[13]法院是否采纳取决于陪审团是否理性。所以，事实上关于技术特征是否存在非实质性区别的决定权，仍操于法官之手，但从程序上看，还是一个事实问题。还需强调的是，该普通技术人员必须是本领域的，而不能是外行专家，并且其证言必须自圆其说，而且经得起对方的质询，特别是当案件中有本领域技术专家相反的证言时。[14]

值得探究的是，认定是否存在非实质性区别，具体的标准是什么？从典型判例看，并没有固定的范式，而是具体案情具体分析，如果法官能够理解技术问题并作出判断，法官可以直接下结论。但在相当多的案件中，普通技术人员如何看待被控产品与专利权权利要求的区别这一技术事实问题，当事双方可以举证证明，一个很重要的方式是专家证人，专家证人以行业内专家的身份对技术事实发表观点，法官根据其理解再行决定是否采信专家证言。比如在福达案中，专家作证认为被告产品的弯曲部分与原告专利的笔直部分只是形状不同，这种区别是非实质性的，心脏科医生在使用时很难将两者区别开来。[15]既然产品的专业使用者都难以将两者区别开来，还能说两者之间存在实质区别吗？这一专家证言就非常具有证明力，对于法官形成内心确信具有很大的作用。所以，在具体案件中，本领域普通技术人员如何判断区别的实质性程度，虽然由于个案的差别而难有统一的范式，但当事人仍有举证和辩驳的空间，[16]这个问题并非主观判断问题，不是法律适用问题，仍是事实问题，应该没有自由裁量空间。在华纳案中，联邦巡回上诉法院明确指出，相关领域普通技术人员为评估区别的实质性提供了很好的视角，这种测试是客观的，区别的实质程度取决于客观证据，而非未经解释的主观结论，不管这种结论是否由专家证人提供。[17]

（二）刻意抄袭

被控产品与专利发明的区别，体现在具体的技术特征区别上，这种区别是否是实质性的，影响到等同理论下落入专利权保护范围是否成立的判断，但是区别的实质性问题是一个事实认定问题，需由事实的发现者从本领域普通技术人员的视角进行判断，而普通技术人员又是一个拟制的概念，现实案件中不可能找出一个真正的完全作出客观技术事实判断的普通技术人员，为了避免这一事实判断问题陷入主观泥淖，必须引入一些客观因素，防止滥用本领域普通技术人员的判断视角。这些客观的辅助因素，就是被控侵害行为人的客观行为。被控产品或方法的研究开发过程中，如果被控行为人的行为表明他是在刻意抄袭权利人的专利发明，那么被控产品与专利发明之间的区别，就有可能被认为是非实质性的。既然被控行为人是处心积虑、想方设法地在模仿、抄袭，从而利用权利人发明的实质部分，以规避从字面上落入专利权的保护范围，那么对于这种人为制造出来的区别，将其认定为实质性区别，其合法性基础确实是值得质疑的，在此情况下，认定该人为制造的区别为非实质性的，就具有正当性。认定刻意抄袭，必须有客观证据的支持。如果被控侵害行为人没有独立研究开发的证据，可据此推断其为刻意抄袭。

专利权的客体是技术方案，载体为产品或方法，任何与产品或制造产品的方法相关的技术方案，绝非理论推演、纸上谈兵的产物，而是必须在研发过程中不断实验、不断修正才可能获得，因此，一个真正在原专利技术（现有技术）基础上创造新技术方案的人（企业），从其研发过程记录是可以判断出来的。而一个刻意抄袭者，虽然他对原专利技术方案的技术特征进行了改动，但其所有的努力无非是使被控产品的相应技术特征显得与专利发明不同，其根本目的仍然是要利用专利发明的实质性特点。对于这种刻意制造出来的区别，法院当然没有必要作为实质性的技术进步加以保护。在格莱富案中法院认为，没有合理的解释来表明被控产品是独立研究出来的，一审法院可以推定被控产品是模仿的产物而不是发明实验的成果。[18]又如在罗迪欧公司案中，被告生产的推车直接从字面上落入了原告专利权的保护范围，在原告指出之后，其仅对其中的十字支撑架作了微小的改动，对此联邦巡回上诉法院认为，等同理论的目的就是防止那些肆无忌惮的抄袭者通过不重要的、非实质性的改动和替换来逃避法律责任，这种改动没有增加任何东西，仍应认定落入原告专利权的保护范围。[19]但是，联邦最高法院在华纳案中对此提出了不同的看法，最高法院认为将制造微小变化以降低诉讼风险的故意抄袭者，与在权利要求周边进行设计开发以求最大限度利用专利的渐进式的创新者区分开来，是项难题。[20]

当然，即使被控产品是被告独立设计开发的产物，也不能仅据此就判定其不落入专利权保护范围。引入独立设计这一因素，目的在于判断被控行为人是否属于刻意抄袭，而判断是否属于刻意抄袭的目的，在于辅助判断被控产品或方法与专利发明之间的区别是否为实质性的，但即使并非刻意抄袭，也不能断定不落入保护范围，因为判断是否落入专利权的保护范围，首先是一个事实的判断，即侵害行为是否确实存在，并不需要考察行为人的主观状态。此处的“刻意”，与侵权构成中的“过错”并不是一回事。“不刻意”的抄袭也是抄袭，只是在处于模糊地带时，刻意的、不进行独立设计开发的抄袭行为，成为判断区别是否实质性的重要因素。因此，在判断区别是否为实质性时，对被告是否进行了独立设计、是否属于刻意抄袭者进行调查，是有其意义的，当被告自己不进行独立的设计、明显属于刻意抄袭原告专利发明时，事实的裁判者无疑将增强所谓的区别只是形式上的区别而非实质性区别的内心确信，因为这种刻意制造出来的区别属于实质技术进步的可能性实在是微乎其微。最高法院的不同意见当然有其道理，但并不能完全否定审查被告是否独立设计在具体个案中的作用。

（三）周边设计

被控行为人是否在专利周边进行了设计努力，也是判断被控产品与专利发明是否存在实质区别的因素之一。如果有证据表明被控侵害行为人有目的地在专利周边进行设计开发，就有可能推断其所作的改动相对于专利发明而言，是实质性的区别。当然，这与上述的独立研发一样，必须有证据支持。其正当性基础在于，专利权人获得专利的对价是公开其技术方案，公众可以利用其技术方案在专利的周边进行设计，其成果无疑也可以是一种技术进步，即使两者相似，也不能当然地认为后者的技术方案是落入专利权保护范围的。周边设计对专利发明构成了竞争，有利于消费者。对于被控侵害行为人而言，如果有证据表明其已经努力地在专利发明的外围进行设计，而不是直接采用专利技术方案，被控产品与专利之间的区别就可能被推定为实质性区别，因为其投入了研究开发的努力、投入了大量资源，其并不希望其技术方案落入他人专利的保护范围，而应是想方设法避开他人的专利，这种区别有可能是实质上的进步，从而脱离了原告专利权的保护范围。

但是，联邦最高法院对于引入周边设计这一因素并不持正面态度。在华纳案中，联邦巡回上诉法院认为刻意在专利周边进行设计的，可推论认为存在实质性区别。最高法院则认为，如何区别进行微小改动以降低诉讼风险的故意抄袭者和在专利周边进行设计以取得技术进步的创新者，是令人疑惑的。当最高法院在格莱富案中谈论独立研究或实验时，其实是在讨论专利中的化合物与被控行为人替换的化合物之间的已知的互换性，如果需要独立实验，则反映出本领域普通技术人员并不掌握两者之间可互换的知识。已知的可互换性，才是认定被控产品与发明专利之间实质相同的客观因素。被控行为人的独立实验，并不必然反映本领域普通技术人员是否知道两者之间的可互换性，但在很多案件中可作为是否知道的证据。[21]

联邦最高法院的意见当然也是有道理的，在司法实践中，既然被告没有被认定为构成从字面上落入专利权保护范围，其实就意味着被告是在专利发明的周边进行设计，但完全否认调查被告是否在专利周边进行了设计努力的价值，是矫枉过正了。周边设计本身有其价值，在周边设计中竞争者通过对专利技术方案的研究可能发现更优的技术方案，竞争者就此亦可能获得专利授权，这也是技术进步的一种方式，[22]有不少重要的技术进步就是周边设计活动的成果。[23]专利权制度的目的之一，是通过让发明人收回沉淀成本，从而激发其发明动力。[24]衡量专利权保护是否适当，要考虑发明的成本和抄袭的成本，两者之间的比率越大（即发明成本高、抄袭成本低），专利权保护力度也应越大。[25]如果被告进行周边设计时投入了大量的成本，这本身就表明被控技术方案并非显而易见，这应当可以削弱等同理论适用的必要性、合理性。仅对原告专利发明的个别技术特征进行了简单的替换，和为替换个别技术特征投入了大量的人力物力进行研究开发，两者之间区别还是很明显的，后者很可能带来显著的技术进步。引入周边设计的努力这一考量因素，并非意味着被告投入大量资源进行了周边设计，就可以认定被控产品与专利发明之间存在实质性区别，而仅是作为一种补强证据，必须与其他证据一起发挥其证明力，更多时候其作用仅在于增强裁判者的内心确信，其价值本身有限，但让其成为证据链的一环，应当还是在合理范围之内，没必要完全否定其积极价值。

（四）申请历史

在具体案件中如何判断被控产品或方法与专利发明之间的区别是否实质性，并没有固定的范式，上文涉及的刻意抄袭和周边设计，是从被控行为人的行为分析推断区别的实质性程度。区别的实质性程度，不仅可以从被控行为人的行为进行推断，也可以从专利权人（或发明人）的行为进行推断，主要有两种行为可资判断，首先是专利申请过程中对申请文件的修改，典型的是联邦巡回上诉法院2003年判决的ACCO公司诉Micro Sec设备公司案。

涉案专利是一种便携式电子设备的锁定装置，根据原告专利的权利要求10，设备锁住时锁栓延伸至锁槽，而被控产品在锁住之前其锁栓已经延伸至锁槽。但是，在涉案专利的复审过程中，权利要求曾经有过改动：权利要求1的“锁住时延伸”被修改为“锁住后延伸”，但权利要求10没有作改动。审查员接受了这个改动并作出复审决定，其理由是现有技术中并没有设备锁住后锁栓延伸的装置。原告认为其权利要求10并未改动，仍为“锁住时延伸”，不应被解读为“锁住后延伸”，被告产品与原告专利的区别是非实质性的。而联邦巡回上诉法院则认为权利要求10与权利要求1应当作同样的解读，因为审查员和申请人都清楚本发明要求锁槽接合构件旋转后锁栓延伸至锁槽，锁住时和锁住后的措辞不同并不产生影响。法院认为，“锁住前”、“锁住时”、“锁住后”的区别是专利复审的关注焦点，也是专利进行修改以区别于现有技术的基础，被控产品的锁栓在钩臂进入锁定位置前已经延伸至锁槽，而涉案专利权利要求是锁栓在锁槽接合构件移动时或移动后延伸。锁栓是否在锁槽接合构件锁住前、锁住时、锁住后延伸，是专利与现有技术的区别点，也是实施例之间的区别点。当被控产品与专利之间的区别，正是权利要求作修改以区别于现有技术的区别点时，此种区别不能被看作是非实质性的，因为此区别在复审中对于判断可专利性是必须的。[26]

联邦巡回上诉法院在此案中的逻辑是：既然权利人在专利申请或复审中已经明确区别点是专利与现有技术的区别，并在此基础上获得了专利授权，这意味着区别就是实质性的，那么在判断是否落入专利保护范围时该区别当然也应被认为是实质性的，从而认定没有在等同理论下落入专利权保护范围。

（五）发明人的陈述

发明人的陈述，也有助于判断区别的实质程度。典型案例为联邦巡回上诉法院1997年判决的田边案。该案类似于中国法院受理的行政案件，原告为专利权人日本田边制药公司，被告是美国国际贸易委员会，案件源于原告发现被控行为人向美国进口硫氮酮，但这些产品的制备方法落入了原告制备方法专利的保护范围。原告遂依据美国《关税法案》第337条款，要求禁止该产品的进口。国际贸易委员会认为被控产品不构成从字面上落入专利权保护范围也不构成在等同理论下落入专利权的保护范围，否决了原告的请求，原告不服上诉至联邦巡回上诉法院。该案的争议焦点是，被控方法使用丁酮，与原告专利方法使用丙酮，该区别是否属实质性区别，如果区别是实质性的，就不存在在等同理论下落入专利权的保护范围。国际贸易委员会得出丁酮和丙酮不构成等同的理由是，原告权利要求的语言明确只包含丙酮、排除了其他的酮的同系物；仅仅将丙酮替换为丁酮并没有用，除非小心地控制化学反应的条件，但原告专利本身并没有教导如何对关键过程变量进行最佳配置；在原告向芬兰、以色列以及欧洲专利局提出的同类专利申请过程中，原告针对专利局的驳回意见，辩称原告的发明使用丙酮比使用其他溶剂其产品产量要高得多，因而其发明并不是显而易见的。国际贸易委员会认为，原告专利权利要求语言本身，以及作为申请历史的权利人向外国专利局所作的陈述，都表明权利人已经明确排除了除权利要求主张的丙酮以外的其他溶剂，包括那些通常被认为是等同物的溶剂，因为发明人相信只有使用权利要求中特别的溶剂混合物才能使硫氮酮获得高产量。国际贸易委员会认为，证明以丁酮替换丙酮不属实质性变化的举证责任在于原告。本领域普通技术人员可能会尝试以丁酮替换丙酮，但是该本领域普通技术人员也会注意到专利权利要求的用语并认为其他的酮比如丁酮并不包含在内，因为这些其他的酮是无用的。联邦巡回上诉法院在判决中认为，原告专利权利要求中将丙酮作为唯一的酮溶剂，此种权利要求用语对于本领域技术人员而言，意味着除丙酮以外的其他酮溶剂在化学反应中是无用的。换句话说，专利权利要求用语本身以及说明书，都暗示以丁酮替换丙酮并非非实质性的变化。联邦巡回上诉法院认为，等同理论并非用于在法院重新获得原先在申请程序中通过缩小权利要求而放弃的客体，而通过等同理论抹杀那些有意义的、公众信赖并据以避开专利的技术特征，也是不被允许的。原告之所以没有在专利中披露和主张其他酮，可能是因为它在先前的试验中使用其他酮结果是失败的，这不能称之为“实验禁止反悔”，原告使用丁酮的失败实验，表明发明人并不认为专利方法中丁酮和丙酮是可互换的。对于原告在外国专利局的陈述，也不能认为是“外国申请禁止反悔”，这些陈述仅与判断本领域普通技术人员如何看待丁酮或其他酮与丙酮是否可互换有关，原告在外国专利局的陈述意味着对于本领域普通技术人员而言，其他溶剂包括丁酮，与权利要求中的丙酮溶剂是不可互换的。被控行为人使用丁酮溶剂进行生产，虽然也达到了很高的产量，但它是通过大量的实验、对生产方法中的条件进行了调整后才达到的，这意味着被控行为人的生产活动不是抄袭而是周边设计，这些实验也表明，在专利方法中丁酮未必与丙酮是可以互换的。联邦巡回上诉法院维持了国际贸易委员会的被控方法不构成在等同理论下落入专利权保护范围的决定。[27]在该案件中，本来丁酮与丙酮的相互替换，本领域普通技术人员应当是知晓的，但是专利权利要求本身的语言，以及原告在外国专利局的陈述，影响了本领域普通技术人员如何看待丁酮或其他酮与丙酮是否可互换，因为看过原告的陈述之后，本领域普通技术人员会产生一种认识，即丁酮与权利要求中的丙酮溶剂是不可互换的。在此处，原告在外国专利局的陈述，并非用于“禁止反悔”，而是用于判断本领域普通技术人员如何看待技术问题，这是值得注意的。

三、等同理论与非显而易见性的关联

从上文可以看出，区别是否是非实质性的，很难总结出、当前也不存在一个完美周延的判断范式，于是只能通过一些外部标准进行间接的观察和判断，所谓的刻意抄袭、周边设计，均是如此。但如果把目光放远，可以发现等同问题与专利法中另一个复杂的问题——非显而易见性，存在着某种微妙的联系。所谓的“非显而易见性”，在美国专利法上是评价技术方案可专利性的终极问题，相当于中国专利法的创造性。根据美国专利法第103条的规定，如果一项发明对于本领域普通技术人员而言相较于现有技术整体上看是显而易见的，那么该发明即不具备非显而易见性，就不符合可转型条件、不应获得专利授权。[28]显然，如果一项发明申请被认为不具有非显而易见性的话，该发明技术方案与现有技术是实质相同的。而等同理论适用时主要考虑的问题，正式被控等同物与权利要求中相应技术特征是否实质相同。这一点，正是等同理论与非显而易见性问题的共通之处，这无疑使专利法上的此两大难点问题产生交集。如果某被控等同物被认定为与权利要求中某技术特征构成等同，那么被控产品或方法的技术方案如果前去申请专利，应当被专利局以缺乏非显而易见性为由予以驳回；反之，根据某一已授权专利技术方案生产的产品，应当在诉讼中难以被认定为与他人专利发明中的技术特征构成等同，因既然专利已经获得授权，必符合可专利性条件，其中包括非显而易见性，则其技术方案与先前专利技术方案存在实质区别，有实质区别者则难以认定等同。从某种程度上说，非显而易见性的判断与等同之判断，可以相互替换予以检验、校准。但是，两者之间存在不同，仍然是不可相互替代的。明显的区别是，非显而易见性的判断，是进行整体判断而非技术特征逐一比较，等同的判定必须逐项技术特征进行，整体等同理论已被否定。更为重要的是，两者的实质性程度标准并非一致。对于非显而易见性而言，专利技术方案相对于现有技术应存在实质性的显著的进步，新的技术方案足以达到应被授予专利权的地步。对于等同理论而言，是特别给予专利权人的额外保护，目的是防止其他人的专利欺诈，其对权利要求文字范围的扩张应是有所克制的。以同一领域在先专利、在后专利为两个参照点，该两专利各自享有一定的等同范围，但其等同范围不能相交集，该两专利的间隔区域并非已经被此两专利及其等同范围所完全覆盖，其间应该有其他人的创新和自由活动的空间；在后专利相较于在先专利的区别，可以衡量非显而易见性；该两专利各自的互不相交的等同范围，用以衡量等同所要求的非实质性区别程度。（见图示）如图所示，等同的非实质性区别程度与非显而易见性所达到的实质程度相比较，当然应是后者高于前者。图示中的创新空间部分，与在先专利A及其等同保护范围（斜线部分），存在实质性区别，因而不应被专利权保护范围所覆盖，但创新空间仍达不到在后专利B的那种实质进步的高度，不足以获得专利权保护，但允许社会公众自由创新、自行活动。在技术进步的历史过程中，前后专利技术方案之间并非一种无缝衔接的承继过程，中间应当存在或大或小的自由创造的空间，这也可以认为是技术发展过程中应当存在的溢出效应，[29]这种正外部性应当由全社会共享。

四、反向等同理论的启示

在美国专利法上，与等同理论相对的，还有一个所谓的反向等同理论，尽管其与等同理论的适用没有直接关联。该理论认为，当一个产品或方法已经从字面上落入了专利权的保护范围，如果被控技术方案已经发生了根本的变化，达到了以实质不同的手段来实施相同或近似功能的程度，则最终仍不能认定其已落入专利权的保护范围。一般而言，既然已经从字面上落入了专利权保护范围，不应又节外生枝。但在反向等同理论适用的特定场合下，原告专利权利要求语言的覆盖性相当完美，以至于被告与原告实质不同的技术方案也落入原告专利字面的保护范围，此时如认定落入保护范围成立，对被告而言产生了实质不公正，反向等同理论为了保护被告的实质正义而生。反向等同理论在美国法院的专利司法中绝少使用，但这并非该理论或制度存在问题，而是需要使用该理论的例外情况过于特殊、实在少之又少。反向等同理论适用于产生了技术范式转换的根本性的技术进步，对于不同产业有不同的适应性，软件产业不太适用，但生物产业却较为适用，反向等同理论的适用相当于一个释压阀，防止专利权人扼杀根本性的技术进步。[30]不过，反向等同理论对于等同的判定，却有一定的可借鉴之处。反向等同理论和等同理论，均着眼于被控技术方案与专利技术方案之间区别的实质程度，这恰恰表明在美国法院的专利司法理念中，被控技术方案与专利技术方案之间区别的实质程度，是审理专利案件的关键所在，从这个意义上看，美国专利法的等同理论与英国专利法的发明精髓理论异曲同工。[31]被控技术方案与专利技术方案之间是否存在实质性的区别，是专利侵权诉讼的关键问题，等同理论是为了解决这一问题，因此根本的判断方法并非所谓的“手段-功能-结果”三步法，非实质性区别判断标准应当成为等同理论适用的首要标准。

五、小结

等同理论源起于法院对专利发明所提供的实质保护，初衷是为了防止针对专利的“欺诈”，而三步检验法只是在实践中发展起来的被认为行之有效的具体判断方法，其本身起初并非一种独立的等同是否成立的判断标准。仅采用三步检验法，很难在被控产品与专利发明是否实质相同这一问题上作出准确判断。在现当代的等同案件中，联邦最高法院虽然多次肯定三步检验法，但仍强调对专利的实质保护。

美国联邦法院在近两百年的实践中，也不断完善着“非实质性区别”的判断范式。判断被控产品或方法的技术特征与权利要求中的技术特征相比其区别是否属于非实质性区别，虽然是等同判断的关键问题，也是一个客观的问题，本应有客观标准，但由于人认识的局限性，区别是否属于非实质性的，其本身却是难以把握的，容易滑入到法官恣意裁判的泥淖中去。因此，发展出诸多可以客观判断的外围判断标准，具体而言就是被控行为人是否存在刻意抄袭行为、被控行为人是否进行了周边设计的努力、相应区别点是否正是权利要求的修改点、发明人在申请过程中就区别点的表态，这些具体的外部判断因素均有客观行为可以佐证，对于法官形成区别是否属于非实质性的内心确信具有相当的影响。如果被控行为人是在刻意抄袭专利技术方案，那么他所替换的技术特征属于非实质性替换的可能性就很高；如果被控行为人投入大量资源在专利周边进行研发，那么所获得的技术方案中的技术特征，与专利技术方案中的相应技术特征的区别属于实质性区别的可能性就很高；专利申请过程中申请人明确区别点为专利技术方案与现有技术的区别点，那么此区别点应被认为属实质性区别，在等同判断中亦应被认为属实质性区别；申请人在申请过程中的陈述导致本领域普通技术人员或社会公众有理由认为区别属实质性区别，则可认为该区别是实质性区别，即使实际上两技术特征之间是可相互替换的。上述美国联邦法院的实践总结，对于中国法院改进涉等同理论专利侵权案件的审理思路、超越“三个基本相同”标准、推进专利案件审理实质化具有很好的借鉴价值。

由等同判断的非实质性区别标准，可引出其与非显而易见性之间的一定关联。如果某被控等同物被认定为与权利要求中某技术特征构成等同，那么被控产品或方法的技术方案如果前去申请专利，应当被专利局以缺乏非显而易见性为由予以驳回；反之，根据某一已授权专利技术方案生产的产品，应当在诉讼中难以被认定为与他人专利发明中的技术特征构成等同，因既然专利已经获得授权，必符合可专利性条件，其中包括非显而易见性，则其技术方案与先前专利技术方案存在实质区别，有实质区别者则难以认定等同。但在技术进步的历史过程中，前后专利技术方案之间并非一种无缝衔接的承继过程，中间应当存在或大或小的自由创造的空间，在先专利的保护范围（字面+等同），不应覆盖其与在后专利差别的所有范围。美国专利法上的反向等同理论，则从侧面展示了美国法院注重被控技术方案与专利技术方案之间区别的实质程度，进一步验证了非实质性区别的判断标准，应是等同理论适用的根本标准。
（本文仅代表个人观点）

注 释：
[1]Peter S. Menell et al.,Patent Case Management Judicial Guide, 2016, p1-5.
[2] Claude Neon Lights, Inc.v. E. Machlett & Son et al. 33 F.2d 300 (1929)
[3]Robert Patrick Merges and John Fitzgerald Duffy, Patent law and policy : cases and materials, Matthew Bender & Company,Inc.,2013,p811.
[4]Odiorne v. Winkley, 18 F. Cas. 581, 582, No.10432 (C.C.D. Mass.1814)
[5]Gray v. James, 10 F. Cas. 1015, 1016, No.5718 (C.C.D. Pa. 1817)
[6]Winans v. Denmead, 56 U.S.330, 342, 15 How.330, 14 L. Ed. 717, 1853 WL 7544(1853)
[7]值得注意的是，等同理论如此之早的兴起，主要原因是当时专利权利要求机制缺失，法院主要运用等同理论来确定专利保护范围。确定是否属于等同物，是美国早期专利诉讼中的主要争点。See Oren Bracha, Owning Ideas: The Intellectual Origins ofAmerican Intellectual Property 1790–1909,Cambridge University Press,2016,§5.2.
[8] Graver Tank &Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605（1950）
[9] Hilton Davis Chemical CO. v. Warner-jenkinson COMPANY, INC.62F.3d 1512 (1995)
[10]Warner-JenkinsonCo.,Inc. v. Hilton Davis Chemical Co. 520 U.S.17, 117 S.Ct. 1040, 137 L.Ed.2d 146（1997）
[11]Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku KogyoKabushiki CO., LTD., et al. 535 U.S. 722, 122 S.Ct. 1831, 152 L.Ed.2d 944（2002）
[12]Christina Bohannan and Herbert Hovenkamp, Creation without Restraint, OxfordUniversity Press, 2012,p77.
[13]Virnetx, Inc. v. Cisco System,Inc. and AppleInc. 767 F.3d 1308, 1322-23, 112 U.S.P.Q.2d（2014）
[14]American Wood-Paper Co. v. FibreDisintegrating Co., 90U.S. 566, 23 L. Ed. 31, 1874 WL 17379 (1874)
[15] JAN K. Voda, M.D. v. Cordis Corporation,2007-1297,-1343（2008）
[16]比如在一起侵权案件中，联邦巡回上诉法院认为专利权人并未提供任何证据来证明本领域普通技术人员会认为被控产品与权利要求等同，因而认定不构成等同。See Lighting World, Inc.v. Birchwood Lighting, Inc., 382 F.3d1354, 1357, 72 U.S.P.Q.2d 1344 (Fed. Cir.2004)
[17]Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-JenkinsonCo., Inc., 114 F.3d 1161, 43 U.S.P.Q.2d 1152 (Fed. Cir.1997)
[18]Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde AirProducts Co., 339U.S. 605, 612, 70 S. Ct. 854, 858, 94 L. Ed. 1097, 85U.S.P.Q.328 (1950)
[19]Radio Steel & Mfg. Co. v. MTD Products,Inc., 731 F.2d 840, 847, 221 U.S.P.Q. 657 (Fed. Cir. 1984)
[20]Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton DavisChemical Co.,520 U.S. 17, 35–36, 117 S. Ct. 1040, 1052, 137 L. Ed. 2d146, 41U.S.P.Q.2d 1865 (1997)
[21]Ibid.
[22] SeeEric Dobrusin and Rnoald Krasnow, IntellectualProperty Culture, Oxford University Press, 2008, p165.
[23]Timothy Maloney, The Enforcement ofPatent Rights in United States, Patent Enforcement Worldwide: A Survey of 15Countries, Hart Publishing, 2005, p414.
[24]Richard A. Posner, Economic Analysis ofLaw, 9th edition, Kluwer, 2014,§11.2.3.
[25]Ibid,§11.2.5.
[26]ACCO Brands, Inc.v. Micro Sec. Devices, Inc.,346 F.3d 1075, 1081, 68 U.S.P.Q.2d 1526 (Fed. Cir. 2003)
[27]Tanabe Seiyaku Co.,Ltd. v. U.S. Intern. TradeCom'n, 109 F.3d 726, 733, 41U.S.P.Q.2d 1976 (Fed. Cir. 1997)
[28] SeeJanice M. Mueller, Patent Law, 4thEdition, Wolters Kluwer, 2012, §5.c; 35U.S.C. 103.
[29]专利由于其公开性、实用性，具有极强的溢出效应，且溢出效应可以跨越国界。美国近些年的技术创新可圈可点，但其生产率并未得到相应的大幅提升，有观点认为是由于其他国家的专利保护强度相对较弱，因此技术溢出效应明显，技术创新在美国国内对经济发展的作用被部分抵销。See Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century,TheBelknap Press of Harvard University Press, 2014, p511.
[30]Dan Burk and Mark Lemley, The Patent Crisis and How the Courts CanSolve It, The University of Chicago Press, 2009, p128.
[31]英国专利法上的“发明精髓（pith andmarrow of the invention）”是指专利权利要求中的核心的完整技术方案（essential integer），如果被控侵权人被认定使用了原告专利的发明精髓，将被认定构成专利侵权。但由于对“非实质性”、“非核心的”等词语理解存争议，并且解释权利要求时并不拘泥于文字，专利保护范围的确定仍有难度。See William Cornish, David Llewelyn and TanyaAplin, IntellectualProperty:Patents,Copyright,Trade Marks and Allied rights,Sweet&Maxwell,2013,pp254-255.