“先行裁驳、另行起诉”制度在专利侵权诉讼中的适用

作者 | 赵千喜 武汉知识产权审判庭

在专利民事侵权诉讼中，为对抗原告的起诉，被告往往会向专利复审委员会提起宣告专利权无效的请求。在专利复审委员会就无效宣告请求作出决定后，有关当事方如不服该决定还可提起行政诉讼。对之前受理民事侵权案件的法院而言，由于其无权审查专利权的效力，通常会选择中止民事案件的审理，等待不服无效宣告请求审查决定行政诉讼案件的结果后再恢复审理。专利民事侵权诉讼和行政确权诉讼“二元分立”的架构，直接导致了专利民事侵权案件审理周期过长、当事人法律关系状态长期不稳的状况。为提高专利民事侵权案件的审理效率，同时考虑专利确权行政诉讼裁判改变专利复审委员会决定的比例较低的实际情况，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（简称“《解释二》”）第二条设计了“先行裁驳、另行起诉”的制度，即在专利复审委员会作出宣告专利权无效的决定后，审理民事侵权案件的法院便可以裁定“驳回起诉”，无需等待行政确权诉讼的最终结果，同时通过“另行起诉”的制度安排，保留宣告专利权无效决定被撤销时权利人再行提起民事诉讼之权利。

一、“先行裁驳、另行起诉”制度的效果分析

从制度设计的初衷和背景看，《解释二》第二条是在专利诉讼“民行二元分立”架构未能从立法层面上加以根本变革，而专利侵权民事诉讼进程受制于行政确权诉讼结果之境况亟待破局的权宜之举。在规定“先行裁驳”制度时，《解释二》第二条第一款对人民法院裁定驳回权利人起诉的诉讼阶段并未加以限定。也即“先行裁驳”制度不仅可以适用于专利民事侵权诉讼的一审程序，亦可适用于二审程序。对一审判决被告侵权而二审权利人主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的案件，二审法院也可以迳行裁定驳回起诉。同时，“先行裁驳”制度对权利人主张的权利要求类型及权利要求的项数也未作限定区分，即不论权利人主张多项权利要求还是只主张一项权利要求，只要其所主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效，即可裁定驳回起诉。从制度运行的实际效果看，“先行裁驳、另行起诉”制度确实有助于消除专利民事侵权案件审理周期长、案件不能及时审结的现象。在权利人主张的权利要求被宣告无效的侵权民事诉讼中，除部分案件由法院裁定驳回起诉外，也有权利人主动的向法院申请撤回起诉，或者选择在维持有效的权利要求基础上继续主张权利。

但作为一项权宜性的制度安排，“先行裁驳、另行起诉”也有其与生俱来的缺陷，尤其是在权利要求书包含多项权利要求，而又仅是部分权利要求被宣告无效时，其缺陷更为明显。在权利要求书仅记载一项权利要求而该专利权即被宣告无效，或者权利要求书虽记载有多项权利要求但权利人在侵权诉讼中所主张的权利要求均被宣告无效的情况下，由于法院并未就案件实体作出裁判，双方对诉讼的投入也相对有限，人民法院在一审诉讼程序中先行裁定驳回权利人的起诉，对当事双方均不会产生太大的影响。但如果仅是部分权利要求被宣告无效，权利人所主张的权利要求中仍有部分被维持有效，此时便产生侵权民事诉讼案件应否继续审理的问题。随之而来的还有，如果法院在维持有效的部分权利要求基础上继续侵权案件的审理并作出裁判，而此前宣告部分权利要求无效的复审决定又被生效行政判决撤销时，权利人能否就同一侵权行为再行起诉也有待分析。

二、部分权利要求被宣告无效后专利侵权案件应否继续中止诉讼

与权利人主张的权利要求均被专利复审委员会宣告无效时迳行驳回起诉不同，在权利人主张的数项权利要求中有部分权利要求被宣告无效而另有部分权利要求维持有效，如独立权利要求被宣告无效而从属权利要求维持有效时，对侵权民事诉讼案件是应恢复审理还是继续中止诉讼，实践中存在着两种不同的观点和做法。

依据《解释二》起草者的观点，如果原告起诉被诉侵权技术方案落入其多项权利要求，而其中部分权利要求被宣告无效，则仅驳回原告基于该被宣告无效的权利要求的起诉，对于未被宣告无效的权利要求，仍继续审理。[①]此种做法既考虑了部分权利要求已被宣告无效的事实，又避免了因继续中止诉讼而引起的侵权案件审理周期过长、权利人维权行动受到延缓迟滞的不利后果，有其科学可取之处。

但也有观点认为，在权利人主张的多项权利要求有部分被宣告无效而另有部分维持有效时，虽可以恢复侵权民事诉讼案件的审理，但如果权利人不同意放弃依据被宣告无效的权利要求向被告主张权利，则侵权民事诉讼案件应继续中止。该种观点的顾虑在于，如果法院在维持有效的部分权利要求基础上对案件作出了裁判，而此前宣告部分权利要求无效的审查决定又被生效行政判决撤销时，按照“另行起诉”制度，权利人可以依据曾被宣告无效的权利要求再行起诉，将导致权利人可以基于同一专利权和同一侵权事实多次起诉侵权人，引发重复诉讼的问题。又或者是，当宣告部分权利要求无效的审查决定在侵权案件二审时被生效行政判决撤销，二审法院就面临是允许权利人按最终维持有效的权利要求直接进行主张，还是基于该新的事实将案件发回重审，抑或是告知权利人另行提起诉讼的问题。鉴于潜在问题的复杂性，该种观点认为，应由权利人在诉讼效率和胜诉几率之间进行选择，其要么同意放弃依据该被宣告无效的权利要求向被告主张权利以保障侵权民事诉讼继续进行，要么选择等待专利确权诉讼的判决结果以保留争取较大的权利保护范围的机会。

上述两种观点都有其合理性，但相较之下，笔者更赞同第一种观点。“先行裁驳、另行起诉”制度本身即是一项权宜之举，其目的就是要解决民事侵权案件因专利确权行政诉讼而拖延不决的问题。在权利人主张的该部分权利要求经过无效审查程序后仍能维持有效，更能反映该权利要求具备稳定性，权利人据此主张权利并要求法院继续审理侵权案件具有正当性，不应加以过多的限制。要求权利人在宣告部分权利要求无效的审查决定尚未生效时即承诺放弃依该部分权利要求另行起诉之权利，否则将继续中止侵权案件审理的做法，有损害权利人起诉权利之嫌。至于在侵权案件恢复审理之后，之前宣告权利要求部分无效的审查决定又被生效行政判决撤销，权利人据此再行起诉可能引发的问题，属于后案审查判断的范畴，不宜预先的在已受理的侵权案件中进行考虑。

三、宣告部分权利要求无效的决定被撤销后权利人可否再行起诉

按照《解释二》第二条第二款设计的“另行起诉”制度，宣告权利要求无效的审查决定被生效行政判决撤销的，权利人可以另行起诉。如果法院此前的驳回起诉裁定系未就侵权诉讼案件作实体审理情况下作出的，权利人再行起诉的案件与普通的专利侵权诉讼案件应无甚差别。但如果法院在权利人主张的部分权利要求被宣告无效而另有部分权利要求维持有效的情况下继续侵权案件的审理，而宣告部分权利要求无效的审查决定嗣后又被撤销，权利人此时能否依照该曾被宣告无效的权利要求再行起诉，以及再行起诉行为是否构成重复诉讼，则需要区分不同情况来进行分析。

情形之一，宣告部分权利要求无效的审查决定在民事侵权案件一审法庭辩论终结之前即被撤销，权利人在立案起诉时曾主张过该部分权利要求，只是因为中途被宣告无效而未能继续。由于权利人未曾主张该部分权利要求并非出其自愿选择，从节约司法资源和诉讼成本的角度考虑，应准许权利人在一审法庭辩论终结前按照最终确认有效的权利要求一并主张权利。此时，权利人并无存在另行起诉之必要。

情形之二，宣告部分权利要求无效的审查决定在民事侵权案件一审判决之后二审开庭审理前被撤销，权利人在二审阶段将该生效行政判决作为证据，并请求以最终被确认有效的权利要求一并主张权利。对权利人的该种请求应否予以支持，尚未见到相关的分析。从节约司法资源、尽量通过一次诉讼解决纠纷的角度出发，在双方当事人同意的情况下，可以在二审中对该新证据有关的事实直接予以查明，并在进行侵权比对之后作出终审裁判。如果被控侵权人不同意并就权利人二审中主张的权利要求提出技术性抗辩意见的，可以考虑以存在新证据为由将案件发回重审。此时也不存在由权利人另行起诉的问题。

情形之三，宣告部分权利要求无效的审查决定在法院就侵权民事案件作出的判决生效之后被撤销。由于不同的权利要求具有不同的保护范围，每一项权利要求的效力应当被推定为独立于其他权利要求的效力，在宣告部分权利要求无效的审查决定被撤销后，权利人依据曾被宣告无效的权利要求再行主张权利应不存在法律障碍。但权利人再行起诉是否具有现实意义以及能否达到预期的效果，需视生效民事判决的裁判内容及结果而定。首先，如果生效民事判决认定被控侵权产品与权利人主张的权利要求所载技术特征不相同或等同，并据此判决驳回权利人的诉讼请求，由于权利人享有的专利权保护范围得以回复到被宣告无效之前的状态，被控侵权产品存在落入曾被宣告无效的权利要求保护范围之可能，权利人再行起诉符合“先行裁驳、另行起诉”制度设计的初衷，也具有现实意义。其次，如果生效民事判决认定被控侵权产品与权利人主张的权利要求所载技术特征相同或等同，而被控侵权人在案件中并未提出现有技术抗辩、先用权抗辩等技术性抗辩，又或者有关技术性抗辩不能成立，法院判决被控侵权人承担了相应的民事侵权责任。虽然权利人可以就该部分曾被宣告无效的权利要求再行主张权利，但就同一被控侵权产品而言，落入同一专利的多项权利要求保护范围与落入某一项权利要求保护范围对侵权裁判结果并无实质上的影响，法院并不会因被控侵权产品又落入该曾被宣告无效的权利要求保护范围而再行判赔，权利人再行起诉缺乏现实意义。再次，如果生效民事判决认定被控侵权产品技术特征虽与权利人主张的权利要求所载技术特征相同或等同，但因被控侵权人提出的现有技术抗辩或先用权抗辩成立而认定不构成侵权，权利人虽可以再行起诉，但现实意义有限。原因在于，曾被宣告无效的权利要求通常为独立权利要求或部分从属权利要求，而此前一直维持有效的权利要求通常为次从属权利要求，在权利人依据维持有效的次从属权利要求起诉尚且不能对抗被控侵权人提出的现有技术抗辩或先用权抗辩时，其依据权利得以回复的独立权利要求或从属权利要求再行起诉亦会遭到被控侵权人的同种抗辩，其胜诉的可能性显然较小。

综上，“先行裁驳、另行起诉”制度从整体上可以较大程度的破解当前专利民事侵权案件因行政确权诉讼而迟滞、延缓的情况，但在权利人主张的多项权利要求有部分被宣告无效而有部分维持有效时，该项制度又有使侵权诉讼复杂化的可能。从长远看，从立法层面解决专利民事侵权诉讼和行政确权诉讼“二元分立”局面，仍将是我国专利诉讼制度发展变革的方向。

①宋晓明王闯李剑：《＜最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）＞的理解与适用》，载《人民司法（应用）》2016年第10期。