以申请日前在境外实施的技术方案主张先用权？没戏

作 者 | 赵千喜 武汉知识产权审判庭

要 旨 

为平衡保护境内专利权人和在我国进行工业投资者的利益，能够产生先用权的在先实施行为应当是在我国境内发生的行为，专利申请日前在境外实施相同的技术方案并不产生先用权。被控侵权人以在申请日之前在境外制造相同产品为理由提出先用权抗辩的，不予支持。

案 情 

2012年12月19日，上海岑闵新材料公司向国家知识产权局提出名为“一种刚性单层网壳结构的节点结构”的发明专利申请，于2015年8月19日获得授权，专利号：ZL201210557265.2。该专利包括有7项权利要求，其中独立权利要求1又可分解为11项技术特征。2016年3月，岑闵公司以中建三局承包的武汉市“凯德广场古田商用综合体”工程圆形天窗顶侵害其专利权为由，向法院提起诉讼，请求判令被告停止侵权、拆除侵权部分的施工结构，并赔偿侵权损失及维权费用共计1052000元。因该圆形天窗顶工程系江河公司分包施工，应岑闵公司和中建三局的申请，法院追加江河公司为共同被告参加诉讼。江河公司参加诉讼后，辩称被控侵权钢结构与该公司2008年完成的迪拜商业广场幕墙钢结构工程的技术方案相同，其享有先用权，不构成对本案专利权的侵犯。为此，江河公司提交了其与阿联酋阿尔萨米亚承包有限公司2008年5月签订的《迪拜商业广场幕墙分包工程合同》以及迪拜商业广场幕墙工程施工设计图（标注时间2008年7月2日），并提交了对方付款的商业发票。将江河公司主张先用权的迪拜商业广场幕墙工程施工设计图与本案专利权利要求1所载技术方案相比较，权利要求1所载11项技术特征中有8项特征在该施工设计图中有体现，另有2项特征在图纸中不能直接观察得知，还有1项技术特征图纸中明示缺少。而将被控侵权钢结构与迪拜商业广场幕墙施工设计图所示结构相比较，亦存在上述三点区别。对上述源自域外的先用权抗辩证据资料，江河公司未办理公证认证手续，并解释称被控侵权钢结构系在迪拜商业广场幕墙工程施工设计图基础上做调整后再行设计的。

判 决 

武汉中院经审理认为，根据专利法第69条第2项关于先用权的规定，产品制造者提出先用权抗辩应具备两项条件，其一为该行为人在专利申请日前已制造相同产品或者已经作好制造、使用的必要准备；其二为该行为人仅在原有范围内继续制造、使用。具体到本案，首先，从在先实施行为是否确实存在的角度分析，江河公司提交的迪拜商业广场幕墙工程施工设计图标注时间虽在专利申请日之前，但该设计图系在我国领域外形成的证据，江河公司未按民事诉讼证据若干规定第11条第1款的规定办理相关公证和认证手续，无法确认其在专利申请日之前即已实施了迪拜商业广场幕墙工程施工图所载之技术方案；其次，被控侵权人主张先用权抗辩时，被控侵权技术方案应与被控侵权人在先实施的技术方案相比，至少应在被指落入权利要求保护范围的技术特征上保持相同，而迪拜商业广场幕墙工程施工设计图与被控侵权钢结构相比存在技术区别，且相区别的技术特征为专利权利要求1所记载的技术特征，在此情况下江河公司不能主张先用权；再次，将迪拜商业广场幕墙工程施工技术图与本案专利技术方案相比较，迪拜商业广场幕墙工程施工图所载技术方案与本案专利技术方案之间亦存在区别，不能确定江河公司已在先实施了与本案专利技术方案相同的技术；最后，即使认定江河公司在迪拜商业广场幕墙工程中实施了与本案专利技术方案相同的技术，但由于能够产生先用权的在先实施行为应当是在我国境内发生的行为，江河公司该项抗辩不符合先用权抗辩所要求的仅在原有范围内制造、使用的限定条件。鉴于被控钢结构已施工完毕，拆除该钢结构将造成不必要的经济损失，在由江河公司作出侵权赔偿情况下，可不予拆除。遂判决：江河公司停止再行设计制作侵犯本案专利权的钢结构，赔偿岑闵公司经济损失及维权合理支出302000元，驳回岑闵公司其他诉讼请求。

江河公司不服一审判决，提起上诉。二审期间，双方自愿达成和解，江河公司承诺停止再行设计制作侵犯本案专利权的钢结构并支付岑闵公司经济损失280000元，岑闵公司放弃其他诉讼请求。

评 析 

本案系一起被控侵权人以在境外在先实施的技术方案为依据主张先用权的案件，在专利侵权诉讼中还极为少见。根据我国专利法第69条第2项的规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。但该项规定未明确先用权人的在先实施行为是否应限定于我国境内，由此即产生在侵权诉讼发生时，被控侵权人可否以其在境外在先实施了相同技术方案为由主张先用权的问题。

一、有关境外的在先实施行为能否产生先用权的观点

根据德国专利法第12条和日本专利法第79条的规定，产生先用权的在先实施行为应发生于其本国境内。我国专利法第69条第2项对此未作明确规定。根据国家知识产权局条法司原司长尹新天的观点，我国授予的专利权只能在我国境内具有法律效力，因此能够产生先用权的在先实施行为或者准备行为也应当是在我国境内发生的行为。[i]清华大学崔国斌教授也赞同“在先使用行为应该发生在本国境内。在境外在先使用，并不能对抗境内的专利权。”[ii]至于为何侵权人在境外的在先实施行为不能产生先用权，除专利权的效力仅及于本国范围之内的解释外，尚未看到其他更为深入的分析。

从先用权的性质看，通行观点认为先用权并不是一种单独存在的权利，它只能作为反对专利侵权的一种抗辩[iii]。因此，先用权抗辩在性质上更接近于现有技术抗辩，其与专利权在权利性质和来源方面具有明显的区别，专利权的地域效力并不能自然的限定产生先用权的在先实施行为应发生在本国范围之内。实质上，是否允许依据境外的在先实施行为主张先用权，属于一国的专利立法政策考量范畴，涉及到本国专利权人和先用权人之间的利益平衡问题。与现有技术抗辩所援引的技术资料通常具有公开性、稳定性特征不同，被控侵权人主张先用权抗辩时所依据的技术方案可能处于并不公开的状态。尤其是对于发生在境外的在先实施行为而言，其具体技术内容更加难以核实确定。如果允许以发生在境外的在先实施行为为依据提出先用权抗辩，将更有利于被控侵权人特别是外籍的被控侵权人，保护发生在境外的工业投资，而使本国专利权人利益受到更大的不利影响。虽然也有可能发生如本案被告江河公司那样先在境外实施有关技术的境内公司，但此种情况相较境外当事人于专利申请日前在其本国实施有关技术方案的情形相比，其概率要小得多。从保护我国专利权人和我国工业投资者的利益考虑，将在先实施行为限定为在我国境内具有其合理性。

二、有关境外的在先实施行为不产生先用权的效果分析

在境外的在先实施行为不产生先用权的情况下，面对权利人提出的侵权指控，被控侵权人除提出被控侵权产品不落入专利权保护范围的抗辩外，也可以考虑依据该发生在境外的在先实施行为提出现有技术抗辩。当然，该种现有技术抗辩能否成就，除取决于被诉侵权技术方案与在先技术方案的相同性外，还取决于被控侵权人在境外是以公开还是保密的方式实施该在先技术方案。如果被控侵权人在境外并非以公开的方式实施在先技术方案，则现有技术抗辩亦难以成就。

此外，应予注意的是，如果有关当事方自境外进口该在先实施行为所生产的产品进入我国境内并进行销售或使用，因发生在境外的制造行为并不产生先用权，该种进口及在国内的销售或后续使用行为均可能构成专利侵权，反之亦然。由于德、日等国都将在先实施行为限定为其本国境内实施的行为，如果我国企业在境内生产制造完有关产品后再出口至境外，且未就该种产品在出口目的地国申请专利，而该国恰好又有当事人在此后就该产品申请了专利，则即使有关产品的制造行为早于该境外专利的申请日，也有可能面临侵权的指控。可见，从先用权的实施效果分析，对那些易于被模仿抄袭且有境外市场需求的产品而言，除在本国申请专利保护外，尽早的在产品出口目的地国申请专利也是明智之选。 


注 释：
[i]尹新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社2011年3月第1版，第809页。
[ii]崔国斌：《专利法：原理与案例》，北京大学出版社2012年1月第1版，第574页。
[iii]汤宗舜：《专利法解说》，知识产权出版社2002年8月第2版，第374页。