双环与本田确认不侵权及损害赔偿纠纷案

【基本案情】

2003年9月起，本田向双环发送警告函，称双环生产的SUV汽车“来宝S-RV”侵犯了本田C-RV的外观设计专利，双环回应称车型设计尚未定型。同年10月，双环将改进后的定型产品图样传真至本田方面，本田方面认为定型设计仍存在侵权问题。

2003年10月16日，双环向石家庄中院提起请求确认不侵权及损害赔偿之诉，并针对涉案专利提出无效宣告请求。

2003年11月本田向北京市高级人民法院提起侵害外观设计专利权之诉。

2006年3月6日，专利复审委员会8105号决定宣告涉案专利权无效，得到一、二审法院维持。
双环在其提起的确认不侵害外观设计专利权及损害赔偿之诉中，增加损害赔偿额至36574万元。

2010年11月26日，最高人民法院提审后判决撤销一审、二审行政判决及第8105号决定。涉案专利权恢复有效。
本田撤诉，后将索赔金额提高到34857.04万元，重新向河北高院起诉双环侵权。

2014年2月19日，一审判决：不侵害涉案专利权，本田赔偿双环经济损失人民币5000万元。

2015年12月8日，最高人民法院二审判决，确认双环不侵害本案专利权，改判本田赔偿1600万元。

【裁判意见】

一、发出侵权警告函的时间：侵权行为判定后、提起侵权诉讼前或起诉期间

专利权人针对法院已经判决认定的侵权行为可以向被诉侵权行为人发送侵权警告函，也可以在提起侵权诉讼之前或者起诉期间发送侵权警告函。

专利权人发送侵权警告函是其自行维护权益的途径和协商解决纠纷的环节，法律对于在法院侵权判决之前专利权人自行维护其权益的行为，并无禁止性规定。允许以此种方式解决争议有利于降低维权成本、提高纠纷解决效率和节约司法资源，符合经济效益。

本案中，双环向最高院上诉时称，本田在未经人民法院判定侵权的情况下，向双环连续多次发送警告函，向双环全部经销商发送责令停止销售的警告函的行为是滥用专利权的行为。而法院认为，本田发送侵权警告函属于专利权人维护其专利权的一种自力救助行为，双环主张本田在法院侵权成立的判决作出前发送侵权警告函无法律依据的理由，法院不予认同。

二、发送侵权警告函时的审慎注意义务

权利人发送侵权警告函维护自身合法权益是其行使民事权利的应有之义，但行使权利应当在合理的范围内。判断侵权警告函是不是正当的维权行为，应根据发送侵权警告函的具体情况来认定，以警告函内容的充分性、确定侵权的明确性为重点，权利人应善尽审慎注意义务。而且，从侵权警告函的发送对象看，权利人所履行的审慎注意义务因对象的不同也不尽相同。

制造者作为侵权的源头，通常是权利人进行侵权警告的主要对象，权利人希望被警告的制造者停止侵权行为或与其进行协商以获得授权，而制造者也往往会选择以与权利人正面协商、沟通的方式解决纠纷。

销售者或者使用者作为制造者的交易相对方，通常情况下，对是否侵权的判断认知能力相对较弱，对所涉侵权的具体情况知之较少，与制造者不同，他们的避险意识较强，更易受到侵权警告的影响，可能会选择将所涉产品下架、退货等停止被警告行为，拒绝对制造者的商品进行交易，从而直接导致制造者无法销售，影响所涉产品的竞争交易秩序。

因此，向销售者或使用者发送侵权警告时，其注意义务要高于向制造者发送侵权警告的注意义务。向这些主体发送的警告应当详细、充分，如披露请求保护的权利的范围、涉嫌侵权的具体信息以及其他与认定侵权和停止侵权相关的必要信息。

本案中，本田在第一阶段向制造者双环发送侵权警告函属于专利权人正当行使专利权的维权行为。双环接到侵权警告信后，与本田协商沟通，明确了被警告行为的具体信息，并立即对其所称“非定型产品”的外观进行了修改，其行为表明，本田侵权警告函的内容足以使双环知悉被警告行为可能存在侵害涉案专利权的事实。因此，双环主张的所谓停止生产、推迟涉案汽车上市以及对产品外观等进行改造导致的损失，属于其自行对侵权警告进行判断后的商业风险，应由其自行承担。

本田在第二阶段向涉案汽车的经销商发送的侵权警告函，仅记载了涉案专利权的名称、涉嫌侵权的产品名称以及受函客户涉嫌侵权的性质，没有披露主张构成外观设计相近似的具体理由或进行必要的侵权比对，也没有披露其与双环均已向法院寻求司法救济等其他有助于经销商客观合理判断是否自行停止被警告行为的事实。本田在没有进一步证据证明存在侵权事实的情况下，在第二阶段扩大发送内容不明确的警告函，难以认定其尽到了合理的审慎注意义务。

三、发送警告函的正当性，不以最终判决是否侵权为标准，亦不受专利权随后被宣告无效的影响。

侵权警告中的侵权事实是权利人的单方认识，所涉侵权行为是否构成侵权需要法院审理确定。权利人维权的方式是否适当并非以被警告行为是否侵权的结论为判断依据，而是以权利人维权的方式是否正当，是否有违公平的竞争秩序，是否存在打击竞争对手作为衡量的标准。

由于侵权认定的专业性和复杂性，不能过高要求权利人对其警告行为构成侵权的确定性程度。在权利人发送侵权警告行为得当，不存在过错时，即使最终被警告的行为不构成侵权，也可能不属于滥用权利，无需对竞争者的损失进行赔偿。