在非法商品上使用商标的行为不应产生未注册商标的在先保护权益

一、问题的提出 

2011年3月29日，波克公司向国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出第9274903号“捕鱼达人”商标的注册申请，指定使用在第42类“计算机软件设计、计算机软件更新、技术研究、包装设计、室内装饰设计、服装设计、书画刻印艺术设计、无形资产评估、气象信息、质量体系认证”等服务上。2012年1月6日商标局初步审定公告后，第三人希力公司和千贝公司以在先使用“捕鱼达人”商标并已经具有一定影响力为由提出了异议。而后，三公司围绕“捕鱼达人”商标开展了长达5年的商标争夺战【1】，直到向最高院申请了再审。2016年11月25日，最高院开庭审理了该案。在案件审理过程中，双方提交了很多证据，其中之一便是证明第三人希力公司早在2009年推出的《捕鱼达人》游戏街机具有退币功能，属于国家禁止销售的赌博机的证据。 

并且在非法杂志中刊登广告称其产品以小博大，博弈营收，属于宣扬赌博。在波克公司搜集的判决书中，自2011年以来，浙江、湖南、福建等多地法院的139 份判决中均认定街机《捕鱼达人》为赌博机。由此，便引发了该案中的一个关键问题，即如果希力公司的《捕鱼达人》街机最终被法院认定为赌博机，那么，在违法商品上在先使用商标能否产生原《商标法》第31条第2款【2】规定的对未注册商标予以保护的权益？对该问题予以明确则成为了本案之关键。 

【1】 2013年，商标局作出（2013）商标异字第17885号《“捕鱼达人”商标异议裁定书》；2014，商标评审委员会作出商评字（2014）第058754号《关于第9274903号“捕鱼达人”商标异议复审裁定书》；2014年，北京市第一中级人民法院作出（2014）一中行（知）初字第9066号行政判决；2015年北京市高级人民法院作出(2015)高行(知)终字第2074号行政判决；2016年，最高人民法院再审。 

【2】即2013年修订的新商标法的第32条第2款，由于该案被诉的第58754号裁定系由商标评审委员会于2014年5月1日前作出，因此，本案适用的是2001年10月27日修改的原《商标法》。


二、司法实践中的观点及评价 

司法实践中，对在非法商品上使用未注册商标能否获得法律保护的问题，主要有以下两种观点： 

（一）违法行为可产生商标权 

第一种观点认为，在未注册商标所标识的商品或者在先使用人的商业经营行为具有违法性的情况下，并不能否定未注册商标在先使用所产生的法律效果，该商标仍然可以获得原《商标法》第三十一条所规定的在先权益。比如，商品质量不符合规定或者在先使用人未获得生产许可证等情况【3】。在此种观点中，违法行为的可责性与商标权益的可得性相分离，违法行为应当受到法律制裁，但并不意味着在先使用未注册商标所产生的利益被否定进而被他人侵占。此观点表面上赏罚分明、就事论事、分层次分析问题，但实质上却忽略了权利的本质与来源。“权利”一词是近代由英语中的“right”翻译过来的，而“right” 的本义即为正当、合理、合法、合乎道德，这也就意味着权利应源自于合法、合乎道德的行为，行为的正当性与权利的可得性之间有密切的联系。那么，在商标法中，在先使用人所享有的权利也应源自于合法的使用行为，因此，此种将行为与权益剥离开的观点不足为取。

（二）违法行为不能产生商标权 

第二种观点则认为，根据有法必依、违法必究法制原则的要求，违法行为不能产生受到法律保护的利益和权利，即以法律禁止方式在先使用商标不能产生受法律保护的在先权利。在“七匹狼”商标争议行政纠纷案【4】中，二审法院即认为，第三人龙岩卷烟厂违反《中华人民共和国烟草专卖法》第二十条第一款的规定，在香烟上使用未经注册的商标，属于法律禁止性行为，因此，其在先使用行为不能产生受法律保护的在先使用权利。在赖茅商标异议复审行政纠纷案【5】中，最高人民法院亦指明：“赖世家酒业公司的使用行为实为侵犯“赖茅”商标专用权的行为，并不能因违法行为而产生商标权益”。由此可看出，我国司法机关在众多典型案例中均秉持着“违法行为不能产生商标权益”这一司法精神，而生产、销售非法商品的行为即属于违法行为的范畴，因此，在非法商品上使用商标并不能产生在先权益。这不仅与法制原则的要求一致，还有利于各部门法之间协调规制违法犯罪行为。因此，笔者较为认可第二种观点，认为非法商品上并不能产生商标权益。 

【3】北京市第一中级人民法院知识产权庭编著：《商标确权行政审判疑难问题研究》，知识产权出版社2008年版，第128页。
【4】北京市高级人民法院（2004）高行终字第463号判决书。
【5】最高人民法院 （2015）知行字第115号裁定书。


三、非法商品上不能产生商标权益 

（一）国内理论分析 

首先，我国商标法采用的是注册原则，商标所有人仅对商标局核准注册的商标享有注册商标专用权。在商标注册申请人向商标局提出注册申请时，首先应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称，而商标局所提供的可供选择的商品或服务类别均为国家事先分类筛选的合法商品或服务。因此，我国现行商标法仅强调在核定使用范围之内的商品上使用注册商标，而未明文规定在非法商品上不能获得商标权，是因为使用商标的商品或服务的合法性是申请商标注册的内置前提条件，其已隐性的存在于商标申请过程之中。另外，虽然我国商标法对未注册商标给予一定的保护，但相对于注册商标来说，对未注册商标予以保护的程度低、要求高。未注册商标在需具备显著性的同时，还需具备“有一定影响”等其他要件。因此，对注册商标予以保护既已要求基于合法商品或服务的情况下，对未注册商标予以保护更不可能缺乏此必备要件。也因此，在非法商品上使用未注册商标，并不能产生商标法予以保护的在先权益。 

其次，从权利属性上看，旧《商标法》第四十四条第（四）项规定的“撤三”中，对注册商标的使用属于维持权利的使用；而旧《商标法》第三十一条规定的“在先权益”中，对未注册商标的使用属于创设权利的使用，即通过使用取得对抗他人注册商标的在先权益。因此，从逻辑上讲后者使用的门槛必然要高于前者【6】。在云南滇虹药业集团股份有限公司与商评委等商标行政纠纷一案中【7】，最高人民法院在（2007）行监字第184-1号驳回再审申请通知书中曾指出：“我国商标法第四十四条第（四）项规定的“使用”，应该是在商业活动中对商标进行公开、真实、合法的使用。从商标法第四十五条的规定来看，判断商标使用行为合法与否的法律依据，并不限于商标法及其配套法规。对于违反法律法规强制性、禁止性规定的生产经营活动中的商标使用行为，如果认定其法律效力，则可能鼓励、纵容违法行为，与商标法有关商标使用行为规定的本意不符。”因此，根据“举轻以明重”的法理，可以推导出：旧《商标法》第三十一条第二款规定的未注册商标权益必须基于合法的使用行为产生，违法生产非法商品的经营活动并不能创设商标权益。 

最后，可依据我国2001年《著作权法》第四条的规定进行类比分析。2001年《著作权法》第四条第一款规定“依法禁止出版、传播的作品，不受本法保护”，意即违法作品上不能产生著作权。虽然2011年《著作权法》删除了该款，改为“国家对作品的出版、传播依法进行监督管理”，但违法作品仍然不可能获得著作权法上的保护。因为，根据我国相关法律规定，违法作品不可能在市场上出版、传播，具有排他性质的著作权也就没有机会得以实施。同理，根据我国相关法律规定，非法商品位属国家禁止生产、销售之列，属于禁止流通的范畴，在非法商品上使用的商标也就不能依法流入市场、建立商誉、发挥识别作用。因此，当附带商标的非法商品通过地下渠道等方式违法进入市场后，该商标所有人获得的利益即为非法利益，不具有正当性。也因此，使用在非法商品上的未注册商标的所有人不具有合法的正当权益以寻求商标法的在先保护。

（二）美国相关规定 

根据我国的司法实践及法学理论分析可得出，商品的非法性将会妨碍未注册商标的在先权益的获得。那么，我们一直学习借鉴的美国商标法就此问题是如何规定的呢？ 

美国商标法的保护范围包括联邦注册商标、州注册商标，以及通过普通法予以保护的未注册商标三部分。首先，联邦注册商标只有在“合法使用”的前提下才能申请注册。美国专商局商标审查程序手册（TMEP）第907条指出：“根据商标规则2.69的规定，在商业活动中合法使用商标是申请联邦注册的基础”。因此，美国专利商标局与法院在司法实践中仅允许在商业活动中合法使用的商标得以注册【8】，而《兰哈姆法》则将“商业活动”进一步明确定义为“美国宪法所规定的合法的商业交易”【9】，意即在非法商业活动中使用的商标并不能获得注册。比如，美国严禁在大麻、可卡因等违法商品上使用的商标获得联邦注册。其次，各州注册商标的获得也须建立在合法商业行为之上。比如，使用在大麻上的商标只能向将大麻合法化的各别州申请商标注册，因为获得美国商标注册是基于实际使用，而投入实际运营的前提是该商业活动合法。同理，源于实际使用或意图使用、基于普通法予以保护的未注册商标也必须适用于合法商品之上。尽管《兰哈姆法》第43条（15 U.S.C. §1125）允许未注册商标的所有者在联邦法院起诉侵权行为，但如果商标所有人的商业使用行为不符合联邦法律，则商标所有人无权依据该条获得普通法的救济【10】。由此可见，在美国法的相关规定中，也以商业经营活动合法、所标商品合法作为获得商标权益的前提要件。 

【6】袁相军：《只有经过“合法使用”的未注册商标才能获得法律保护》，中华商标，2014年06期。
【7】北京市高级人民法院（2009）高行终字第649号判决书。
【8】Gray v. Daffy Dan’s Bargaintown, 823 F.2d522, 526, 3 USPQ2d 1306, 1308 (Fed. Cir. 1987) (stating that “[a] valid application cannot be filed at all for registration of a mark without ‘lawful use in commerce’”); TMEP § 907; see In re Stellar Int’l, 159 USPQ 48, 50-51 (T.T.A.B. 1968); CreAgri Inc. v. USANA Health Sc. Inc., 474 F.3d 626, 630, 81USPQ2d 1592, 1595 (9th Cir. 2007).
【9】15 U.S.C. § 1127.
【10】Miriam D. Trudell：《Marijuana in the U.S.—Some States Let You Smoke It, But You Can’t Register a Trademark for It at the USPTO》，the voice of the international trademark association, August 1, 2015 Vol. 70 No. 14.


四、结语 

综上所述，在非法商品上使用商标的行为不应产生未注册商标的在先保护权益，这不仅遵守商标法本身，也是遵守其他法律和法规的体现。在“捕鱼达人”案中，希力公司生产、销售的《捕鱼达人》街机多次被认定为赌博机，且一直未获得文化部备案、未进入文化部所发布的指导目录，也一直未向所在地省级文化行政部门提出内容审核申请，甚至涉嫌构成非法经营罪。若这些案件事实成立，那么希力公司在违法赌博机上使用“捕鱼达人”商标的行为将不能产生在先使用权益，从而不能基于原商标法第三十一条对抗波克公司的商标注册行为。

△捕鱼达人商标及状态