商标共存协议只作为适用商标法第二十八条考量因素

       本案要旨 
　　商标共存协议不能突破商标法第二十八条的规定，只能作为申请商标是否属于商标法第二十八条规定情形的考量因素。如果商品相同或类似而且商标相同或近似程度较高，非常容易导致消费者产生混淆误认，即使有商标共存协议，也不应当准许申请商标注册。
案情
　　2009年7月3日，项目管理协会有限公司（下称项目管理公司）向国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）申请在35类的部分服务上注册第7518037号商标■(下称申请商标)。2010年7月26日，商标局以申请商标与第5634268号商标■（下称引证商标一）和第890627号商标■（下称引证商标二）构成类似服务上的近似商标，违反了商标法第二十八条的规定为由，驳回了申请商标的注册申请。项目管理公司不服，向国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商评委）申请复审。2012年2月20日，商评委作出商评字〔2012〕第06604号关于第7518037号“PMI及图”商标驳回复审决定（下称第06604号决定），驳回申请商标的注册申请。项目管理公司不服，提起了行政诉讼。
　　在一审诉讼中，项目管理公司补充提交了下列证据：一、经公证认证的引证商标一所有人五金管件产业协会同意项目管理公司在第35类服务上使用和注册申请商标的同意函；二、经公证认证的引证商标二所有人麦盖提经济学有限公司与项目管理公司在第16类、第35类、第42类商品和服务上就申请商标的注册订立的《商标共存协议》。上述证据表明引证商标一和引证商标二的所有人均同意项目管理公司注册申请商标。
判决
　　北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持第06604号决定。项目管理公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院判决：一、撤销一审判决；二、撤销第06604号决定；三、判令商评委重新作出复审决定。
       评析
　　商标法第二十八条规定，申请注册的商标，同他人在同一种或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。对于申请商标因违反上述规定被商标局驳回后，申请人在驳回复审程序中与引证商标（在先已经注册或者初步审定的商标）所有人签订申请商标与引证商标的共存协议，申请人据此请求核准申请商标注册的情况，该如何处理，曾经是我国商标授权确权司法实践中的一个难题。
　　对于商标共存协议的效力，司法实践中主要有3种观点：第一种观点认为，商标权为民事权益，申请商标与引证商标之间是否存在冲突主要是私权性质的民事纠纷，应当允许当事人自由处分相关权益。如果当事人达成了商标共存协议，应当认定其效力，准予申请商标注册。第二种观点认为，商标权虽然是私权，但商标的基本功能是区分商品或服务的来源，如果许可商标共存协议的效力，会导致易使消费者产生混淆的商标在市场上共存，从而损害消费者的利益。因此，不应当认可商标共存协议的效力。第三种观点认为，商标共存协议可以作为认定申请商标与引证商标是否近似、是否会导致相关消费者混淆的考量因素。
　　虽然上述观点均有各自的道理，但在我国商标法背景下讨论这个问题必须强调，在立法机关没有修改商标法第二十八条之前，申请商标必须遵守该条规定。是否应当可以采信商标共存协议，必须在不违背商标法第二十八条的立法目的和基本原则的前提下进行讨论。结合商标法的基本原理可以知道，商标法第二十八条的立法目的不仅仅在于保护在先注册或者初步审定商标，避免商标权利冲突，还在于通过禁止相同或类似商品或服务上出现相同或近似商标注册，从而避免相关消费者产生混淆。只要申请商标与引证商标共存可能导致相关消费者混淆，那就应当认定构成同他人在同一种或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似，属于商标法第二十八条规定的情形，不得准许注册。
　　只有在商标法第二十八条的制定法背景下才能正确地对上述三种观点进行评判。在私权的冲突中，应当允许当事人以意思自治的方式处分各自的民事权益。因此，在商标授权确权案件中，如果申请人与引证商标所有人达成了共存协议，引证商标所有人已经同意申请商标的注册，表明申请人与引证商标所有人之间的私权冲突已经消除。但是，保护消费者利益亦是商标法第二十八条的立法目的之一，也是我国商标法的立法宗旨之一，故在决定是否允许商标共存时还应考虑双方的商标在整体上是否能够为相关消费者所区分，商标共存是否容易造成消费者产生混淆误认。因此，在司法实践中，要区分以下两种情况：第一，如果申请商标与引证商标属于相同商品或服务上的相同商标，申请商标与引证商标共存必然会导致相关消费者产生混淆误认，申请商标肯定属于商标法第二十八条规定不应核准注册的情形，那么，商标共存协议并不存在参考使用的空间。第二，如果申请商标与引证商标不属于相同商品或服务上的相同商标，那么在判断两者是否构成类似商品或服务上的近似商标，是否属于商标法第二十八条规定的情形，是否会导致相关消费者产生混淆误认时，商标共存协议则具有参考使用的空间。因此，前述3种观点中的第三种观点是符合我国制定法现实背景的。
　　本案中，申请商标指定使用的服务与引证商标一和引证商标二核定使用的服务，在目的、内容、方式、对象等方面具有共同性，构成类似服务。但是，申请商标与引证商标一和引证商标二的商标标志并不完全相同，有一定的差异，在判断上述商标共存在类似服务上是否会造成相关公众产生混淆误认时，应当考虑商标共存协议。由于申请商标与引证商标一和引证商标二并不完全相同，且近似程度并不高，而且引证商标一和引证商标二的注册人在共存协议中明确同意申请商标注册，能够佐证申请商标与两引证商标共存于类似商品上不容易引起相关公众产生混淆误认。因此，二审法院在认可共存协议效力的情况下认为申请商标的注册并不属于商标法第二十八条规定的情形，商评委应当在重新认定事实的基础上重新作出审查决定。
     （石必胜 北京市高级人民法院）