创造性评判中最接近现有技术的确定（五）

作者：
李 越 专利复审委员会质量保障处处长
魏 聪 专利复审委医药生物申诉二处审查员
李亚林 专利复审委员会化学申诉二处处长
第二作者、第三作者所作贡献等同第一作者

可见，对于最接近现有技术的确定，应当从所处的技术领域、涉及的技术问题、产生的技术效果、实现的功能及其技术方案本身等多个角度进行综合判断。其中，技术方案是技术特征的集合，然而这种特征的集合是发明出于解决技术问题的目的所采用的发明构思以及构思付诸实践转化而来的技术手段的外在表现，故对于发明构思及其相关技术手段的考量在确定最接近的现有技术过程中的作用也是不容置疑的。

五.以最接近现有技术的确定标准指引专利审查与代理实务 

明晰最接近现有技术的确定标准，对于专利审查具有积极的指导意义。作为专利创造性评判的基础，最接近现有技术的确定属于“以三性为主线的全面审查”中不可或缺的内容，直接影响着创造性评述的思路和结论。例如，出于检索策略的应用，容易实际上以现有技术公开能否覆盖尽可能多的权利要求技术特征作为选择最接近现有技术的标准，这是检索思路与创造性评判思路之间的有待调和之处。然而可以理解，如果选取的“最接近现有技术”不能够成为现有技术整体的最佳代表，将发明与之比较则会造成对发明所做贡献的认定不准确；如果选取的“最接近现有技术”不能成为称职的“三步法”的逻辑起点，则本领域难以获得以此为基础完成发明创造的动机，容易在技术启示的判定环节中出现失误，得出错误的创造性结论。再如，创造性评判中容易出现为赋新诗强说愁的现象。当面对多篇现有技术时，一旦发现其中某篇现有技术公开了涉及专利申请发明点的关键技术手段时，往往会直接将其确定为最接近的现有技术；于是，该现有技术是否存在发明所关注的技术问题有待解决以及该手段在现有技术中解决的技术问题与其在专利申请中是否相关等等问题往往会被遮盖起来，结果导致强评强判，为审查结论的偏差留下隐患。采用前述最接近现有技术的确定标准规范专利审查，就能够有效地避免上述问题的发生，提高创造性评判的合理性与说服力。

同时，明晰最接近现有技术的确定标准，对于广大创新主体亦具有现实价值。创新主体在答复审查意见或者无效宣告请求时，其抗辩意见往往更加聚焦评判的结论，而忽视评判的过程；更加聚焦“三步法”中启示动机的判断，而忽视“三步法”评判的起点，这相当于默认了审查员或者无效请求人对于最接近现有技术的选取。但从前述分析可以看出，最接近现有技术的选择影响的是评判的根基，创新主体可以尝试对于最接近的现有技术提出不同的看法，理清思路，借由技术领域、技术问题、发明构思及相应的技术手段等方面，或者直接利用不同的最接近现有技术提出争辩，从而证明专利具有创造性。

综上所述，在《专利审查指南》对于最接近的现有技术做出了原则性规定的基础上，近年来的审查实践已经促使最接近现有技术的判断思路和具体判断方式逐步走向清晰明朗。系统分析阐释本文所载案例及其他各类典型案例的《专利复审委员会复审无效案例指引》一书即将出版，裁判者和创新主体均可借此更加体系化地了解和体会专利复审委员会的相关观点，在为专利权人提供公平保护的同时，给予社会公众合理的预期，维护公众的信赖利益，促进专利审查与代理实务间的良性互动，提升专利授权和确权质量，践行严格的知识产权保护政策。