创造性评判中最接近现有技术的确定（四）

作者：
李 越 专利复审委员会质量保障处处长
魏 聪 专利复审委医药生物申诉二处审查员
李亚林 专利复审委员会化学申诉二处处长
第二作者、第三作者所作贡献等同第一作者

可见，对于最接近现有技术的确定，应当从所处的技术领域、涉及的技术问题、产生的技术效果、实现的功能及其技术方案本身等多个角度进行综合判断。其中，技术方案是技术特征的集合，然而这种特征的集合是发明出于解决技术问题的目的所采用的发明构思以及构思付诸实践转化而来的技术手段的外在表现，故对于发明构思及其相关技术手段的考量在确定最接近的现有技术过程中的作用也是不容置疑的。

四.以欧美立法司法实践作为宏观参照 

他山之石，可以攻玉。更何况由于历史的原因，我国创造性立法及审查标准的诸多方面都与欧美专利法有着深刻的渊源。

举例说来，美国专利法第103条规定了与我国创造性相对应的非显而易见性，该法条所需要考虑的现有技术范围不仅包含判定美国专利法第102条（即涉及新颖性及“占先”规定）的现有技术，还有“与请求保护的发明或与所要求保护的主题所涉及的问题有关的技术域”5 的现有技术；进一步地，联邦巡回法院在其经典判例中将选择现有技术的标准明确为应当是“与发明同属相同技术领域”以及“与发明人所要解决的特定题合理相关”的现有技术，因为后者“逻辑上讲会使发明人在考虑问题时引起他的注意”6 。同时，在分析将对比文件结合的“理由、启示或动机”时，相关经典判例亦强调了技术问题对于寻找相关现有技术的重要性，即“所要解决的问题的性质引导发明人去注意可能与解决该问题相关的对比文件”7 。欧洲在确定最接近的现有技术时，在提出发明目的或效果是否相同是首要考虑因素时，强调关注“目的和效果的相同，而不是技术特征披露的多少，这样可以使得选择最接近的现有技术时更符合发明产生的过程，其创造性评判的推理过程更具说服力”8 。可见，美国和欧洲的立法和司法实践为前述依据“与发明所要关注的目标之间的内在技术联系，来确定最接近现有技术的思路提供了一定的支撑。

同时，我们注意到欧美各自具有一定的自身特点。美国非显而易见性的评判是在整体考虑不同现有技术的基础上，依据判断主体自身的能力水平确定能否结合或者改进得到发明技术方案9 ，体现出其对于现有技术的选择原则既适用于“最接近现有技术”，也适用于与其结合的现有技术，由此获得的现有技术往往不是唯一的；且在经典判例10 中还特别强调，虽然在技术上存在采用最接近现有技术的方案解决本发明要解决的技术问题的可行性，但是本领域技术人员依然有动机去寻找其他相关的现有技术的教导来决定如何解决该技术问题。相比较下，欧洲更加注重最接近现有技术的独特地位，将其表述为本领域技术人员可使用的通向发明的“最有希望的跳板”11；其申诉委员会进一步强调，最接近的现有技术应该是“提供了最适宜评价创造性的起点，涉及为了相同的目的而构思，或者与要求保护的发明具有相同目标的现有技术”12 。

可见，对于最接近现有技术的选择是与各国创造性评判的整体方法思路相适应的，由于我国《专利审查指南》鉴了欧洲的“问题和解决方案方法”的创造性评判逻辑，所以从具体操作上近似度更高。由此提示我们，在我国创造性审查的实践中，最接近现有技术的确定亦需要与我国现行的“三步法”评判基准相适应，应当借鉴不同判断基准蕴含的思想和原则的内在精髓，但不可一味照搬照抄欧美的具体做法。 

注释
5 专利法原理，第二版，罗杰·谢克特等著，第5章第5.2节
6 966 F.2d, 659, 23 USPQ2d, 1060
7 75 F.3d 1568, 37 USPQ2d 1626 (Fed. Cir. 1996)
8 欧专局申诉委员会案例法，第8版，第I部分，第D章，第3.2节
9 MPEP，2015年11月版，专利性部分，第2141章第2节C段
10 851 F.2d 1401, 7 U.S.P.Q.2d 1500 (Fed. Cir. 1988)
11 欧专局申诉委员会案例法，第8版，第I部分，第D章，第3.4节
12 T 1241/03