专利侵权赔偿中许可费的合理倍数、约定赔偿及合理开支

作者：蒋利玮 华东政法大学知识产权法博士
节选自：《从10个案例看专利侵权赔偿的计算方法》

许可费的合理倍数和约定赔偿

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许可费的合理倍数

在美国，合理许可费方法是专利侵权诉讼中计算损害赔偿的最主要方式。而在我国司法实践中，该计算方法适用的比率较低。

在江苏固丰管桩集团有限公司诉宿迁华顺建筑预制构件有限公司侵害发明专利权纠纷一案中，涉案专利为混凝土方桩模具，固丰公司提交了被控侵权专利的关联技术许可合同及其备案证明。关联技术许可合同约定“模具制造的许可实施使用费，每米模具六千元。模具使用的许可实施使用费，每米4元”。案外人制造的侵犯关联技术的混凝土方桩模具的加工费用3187.8元/米。江苏高院在二审判决中认为：关联技术许可合同经过备案，且从案外人代加工侵犯关联技术的加工费用来看，其许可费用未见明显不合理。关联技术与涉案专利系同日申请的专利技术，其区别仅在于后者增加了技术特征，是对前者的进一步限定，关联技术的许可合同包含了涉案专利权利要求保护的技术方案。因此可以参照关联技术的许可费用确定本案侵犯专利权的赔偿数额。

该案将关联技术的许可费作为参照确定专利侵权赔偿数额，一定程度上可以提高“许可费的合理倍数”这一计算方法的适用频率。由此引发的思考是既然权利人关联技术的许可费可以作为参照，那么如何确定关联技术的范围？是否限于同一专利权人？是否技术效果类似也可以作为关联技术？许可费之外，是否关联技术的侵权赔偿金也可以作为参照？

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约定赔偿

在再审申请人中山市隆成日用制品有限公司与被申请人湖北童霸儿童用品有限公司侵害专利权纠纷案件中，童霸公司2008年9月25日因侵犯隆成公司外观设计专利权被法院判决赔偿经济损失1.75万元，2009年6月16日因侵犯隆成公司实用新型专利权被法院一审判决赔偿经济损失8万元，二审调解为赔偿5.5万元，双方同时达成调解协议如下：“如发现一起侵犯隆成公司外观设计专利权的行为，童霸公司自愿赔偿人民币50万元，如发现一起侵犯隆成公司实用新型专利权的行为，童霸公司自愿赔偿人民币100万元。”2011年3月14日，隆成公司公证购买了童霸公司的侵权产品，随后提起侵犯专利权诉讼，请求以调解协议作为依据确定赔偿标准。

一审法院判决认为：侵权民事责任与违约民事责任的事实基础和法律基础不同，产生于不同的法律关系。因隆成公司主张侵权之诉，导致童霸公司不能就违约之诉的违约事实及违约金是否过高提出抗辩，违约之诉也无法纳入法庭调查和辩论的范围。法院出具的调解书是对当事人已发生的行为所产生的责任的约定，并不具有对将来未发生行为的责任进行预判及强制执行的效力，如发生调解书中当事人约定的于将来发生的违约情形，该违约条款仍需当事人按合同法的相关规定另行诉讼，并经人民法院确定违约的事实及区分违约情节后判定违约责任。本案赔偿数额仍应根据童霸公司侵权行为的性质，依据专利法关于法定赔偿的规定加以确定。据此一审判决童霸公司向隆成公司赔偿2.6万元。隆成公司上诉后，二审法院维持一审判决。隆成公司不服，申请再审。

最高人民法院再审判决认为，调解协议并是对侵权行为发生后如何承担侵权赔偿责任（包括计算方法和数额）的约定，不属于合同法第一百二十二条规定的侵权责任与违约责任竞合的情形。基于举证困难、诉讼耗时费力不经济等因素的考虑，双方当事人在私法自治的范畴内完全可以对侵权赔偿数额作出约定，这种约定既包括侵权行为发生后的事后约定，也包括侵权行为发生前的事先约定。因此，本案适用调解协议中双方约定的赔偿数额确定方法，与专利法第六十五条的有关规定并不冲突。因此，本案可以适用隆成公司与童霸公司在调解协议中约定的赔偿数额确定方法。

该案判决确定的司法规则最终被司法解释所吸收，体现为法释[2016]1号第28条规定。 


合理开支

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合理开支的单独计赔

法释[2015]4号第22条规定，权利人主张其为制止侵权行为所支付合理开支的，人民法院可以在专利法第六十五条确定的赔偿数额之外另行计算。但在司法实务中，大量法院判决并不单独列明合理开支，而是笼统写成“赔偿经济损失及合理开支共计”或“赔偿经济损失（含合理开支）”。

《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（法发[2009]23号）第16条曾经明确提出，除法律另有规定外，在适用法定赔偿时，合理的维权成本应另行计赔。

最高人民法院陶凯元副院长2016年7月7日在全国法院知识产权审判工作座谈会暨全国法院知识产权审判“三合一”推进会上的讲话进一步提出：要加大对合理开支的支持力度，除法律另有规定外，在适用法定或者酌定赔偿时，应另行计算合理的维权成本。

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合理开支的证据

在申请再审人株式会社普利司通与被申请人浙江杭廷顿公牛橡胶有限公司、北京邦立信轮胎有限公司侵犯专利权纠纷一案中，最高人民法院判决认定，“普利司通虽未提供其支付本案律师代理费的证据，但因其实际上委托代理律师参加本案诉讼，客观上需要支付代理费用，本院在确定损害赔偿额时对此一并予以考虑。”可见，法院未提交律师代理费证据的行为较为宽容。

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二审和再审的合理开支是否属于增加诉讼请求

北京高院民三庭《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》明确指出：如果当事人在一审诉讼中已就律师费、差旅费等合理开支提出诉讼请求，二审期间就新增加的上述费用请求增加赔偿数额的，不属于民事诉讼法司法解释第三百二十八条“增加独立的诉讼请求”的情况，法官可以对上述费用的赔偿数额重新作出判决，并在判决书中说明理由。

在申请再审人徐永伟与被申请人宁波市华拓太阳能科技有限公司侵犯发明专利权纠纷案中，最高人民法院再审判决认为，“关于徐永伟在再审中申请调整损失赔偿数额，因该申请的主要理由是被诉侵权行为在本案诉讼期间仍在继续，故徐永伟申请调整损失赔偿数额属于对一审诉讼请求的增加。根据《最高人民法院关于适用<民事诉讼法>若干问题的意见》第184条的规定，徐永伟可就诉讼期间华拓公司的实施行为另行起诉，徐永伟为调查此期间华拓公司实施行为而支出的800元公证费，亦不在本案处理之列。另，徐永伟为本案的申请再审、再审所支付的差旅、住宿、律师代理等费用并不针对华拓公司在诉讼期间的实施行为，属于因制止本案被诉侵权行为所支付的费用，本院结合具体案情，酌情确定该期间的合理费用为3万元。”

可见，在二审和再审期间支付的合理开支，不属于增加诉讼请求，可在二审或再审程序中直接作出判决，无需当事人另行起诉。